從專利侵權(quán)訴訟探討發(fā)明、實用新型專利申請文件的撰寫

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作者：廖青松 沈錢

原標題：從專利侵權(quán)訴訟探討發(fā)明、實用新型專利申請文件的撰寫

2018年12月5日，國務(wù)院常務(wù)會議通過了《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》，草案最大的亮點就是“加大專利保護力度，維護權(quán)利人合法權(quán)益”。專利權(quán)人合法權(quán)益的維護依賴于專利授權(quán)后的維權(quán)行為，而訴訟既是最重要的維護專利權(quán)人合法權(quán)益的途徑，也是能維護專利權(quán)人合法權(quán)益的最終途徑。專利侵權(quán)訴訟的前提是存在專利權(quán)，專利權(quán)的基礎(chǔ)則是專利申請文件本身，可見專利申請文件對專利侵權(quán)的維權(quán)行為有至關(guān)重要的影響。本文擬從專利申請文件對專利侵權(quán)訴訟的影響來探討專利申請文件的撰寫。

為了有利于專利權(quán)人維權(quán)行為的開展，專利申請文件的撰寫應(yīng)盡可能大的獲的授權(quán)保護范圍，并盡可能利于侵權(quán)行為發(fā)現(xiàn)和侵權(quán)判定，以及盡可能規(guī)避各種侵權(quán)抗辯和利于獲得侵權(quán)賠償。

以下從申請文件整體、權(quán)利要求書、說明書三塊分別探討如何撰寫專利申請文件更加有利于專利權(quán)人后續(xù)維權(quán)行為的開展。

一、關(guān)于申請文件整體撰寫的探討

1.若不能確定專利權(quán)的保護范圍，可以判決駁回原告訴訟請求，而發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。因此，為了便于保護范圍的確定，權(quán)利要求書一定要簡潔、清楚，說明書與權(quán)利要求應(yīng)保持一致或者不得相互矛盾，說明書必須圍繞權(quán)利要求書撰寫，并對原理、效果等詳細描述，以便僅根據(jù)權(quán)利要求的描述無法獲得確定的保護范圍時，說明書可對保護范圍作出有利于專利權(quán)人的解釋。

2. 僅在說明書或者附圖中描述而未被概括到權(quán)利要求中的技術(shù)方案，應(yīng)視為專利權(quán)人放棄了該技術(shù)方案，權(quán)利人主張該技術(shù)方案落入專利權(quán)保護范圍的，不予支持。因此，為了避免技術(shù)方案的無償捐獻，如非特殊要求，盡量做到技術(shù)交底書提及的內(nèi)容全部在說明書中體現(xiàn)，說明書中包含的技術(shù)方案或技術(shù)特征在權(quán)利要求書中全面體現(xiàn)（還可避免發(fā)明人指責(zé)漏掉技術(shù)點；另外，按照無效程序的修改原則，只有在權(quán)利要求中描述的技術(shù)特征才能參與到無效程序的修改中去）。

二、關(guān)于權(quán)利要求書撰寫的探討

1. 采用“由……組成”表達方式的權(quán)利要求為封閉式權(quán)利要求，一般應(yīng)解釋為不含有權(quán)利要求所述以外的結(jié)構(gòu)組成部分或方法步驟，被訴侵權(quán)技術(shù)方案在包含一項封閉式權(quán)利要求全部技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，增加其他技術(shù)特征的，應(yīng)當認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入該權(quán)利要求的保護范圍。因此，為了盡可能大的獲得保護范圍，如非特殊要求，盡量采用開放式寫法，不宜采用“由……組成”表達方式。

如：一種XX設(shè)備，由A系統(tǒng)和B系統(tǒng)組成，如果涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品在包含AB系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了C系統(tǒng)，則不侵權(quán)；若寫成一種XX設(shè)備，包括A系統(tǒng)和B系統(tǒng)，如果涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品在包含AB系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了C系統(tǒng)，則侵權(quán)。

2. 被訴侵權(quán)技術(shù)方案不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護范圍，專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護范圍。因此，為了盡可能大的獲得保護范圍，如非特殊要求，不宜限定應(yīng)用領(lǐng)域、用途、使用環(huán)境等。

如：權(quán)利人甲擁有一種用于測量火車速度的傳感系統(tǒng)專利，包括A、B、C、D，發(fā)現(xiàn)某款汽車上（乙）用了一款測量車速的傳感系統(tǒng)，也包括了A、B、C、D四大技術(shù)特征，是否會侵權(quán)，則存在以下情況：

第一種情況，權(quán)利人甲若主張侵權(quán)，則得證明汽車上的這款傳感系統(tǒng)能用在火車上且能正常測量火車速度，反之，乙若能證明汽車上的傳感系統(tǒng)不能在火車上的正常使用則可認為不侵權(quán)抗辯成功；

第二種情況，若根據(jù)權(quán)利人甲的申請文件能得到其的傳感系統(tǒng)僅僅能用于測量火車的速度，則無論如何，汽車上應(yīng)用的傳感系統(tǒng)都不會侵權(quán)。

3. 權(quán)利要求采用數(shù)值范圍特征的，權(quán)利人主張與其不同的數(shù)值特征屬于等同特征的，一般不予支持；權(quán)利要求采用“至少”“不超過”等用語對數(shù)值特征進行界定，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后認為專利技術(shù)方案特別強調(diào)該用語對技術(shù)特征的限定作用，權(quán)利人主張與其不相同的數(shù)值特征屬于等同特征的不予支持。因此，為了有利于等同侵權(quán)的認定，如非特殊要求，不宜包含具體數(shù)值范圍限定，也不宜包含“至少”、“不超過”等用語對數(shù)值特征進行界定。

4. 在確定專利權(quán)保護范圍時，不應(yīng)將不能實現(xiàn)發(fā)明目的、效果的技術(shù)方案解釋到權(quán)利要求的保護范圍中。因此，為了避免將保護范圍做縮小解釋，獨權(quán)依據(jù)發(fā)明目的（技術(shù)問題）出發(fā)，僅包括解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，并盡量采用上位寫法，可以解決多個技術(shù)問題時，獨權(quán)僅包括解決首要解決的技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。

5. 為了盡可能大的獲得保護范圍，為了有利于獲得侵權(quán)賠償，為了減少侵權(quán)人采取分工合作逃避侵權(quán)，為了減少侵權(quán)人逃避法律責(zé)任的可能性，權(quán)利要求應(yīng)以發(fā)明創(chuàng)造可實施的最小單元寫?yīng)殭?quán)，但應(yīng)進一步包含應(yīng)用、最終產(chǎn)品等多個獨權(quán)，譬如涉及整機的零部件時，應(yīng)包含零部件獨權(quán)和整機獨權(quán)。

如：A生產(chǎn)攪拌機，B生產(chǎn)計量系統(tǒng)，C購買A生產(chǎn)的攪拌機和B生產(chǎn)的計量系統(tǒng)后生產(chǎn)混凝土攪拌站。整機產(chǎn)品為混凝土攪拌站，混凝土攪拌站包括攪拌機、傳送系統(tǒng)、計量系統(tǒng)、存料系統(tǒng)等，創(chuàng)新點在攪拌機和計量系統(tǒng)上。

若申請文件僅包括混凝土攪拌站的獨權(quán)，除非有證據(jù)證明A、B、C存在共同侵權(quán)的可能，否則A、B的行為肯定不侵權(quán)。

若申請文件僅包括攪拌機或計量系統(tǒng)的獨權(quán)，則A或B的行為是制造侵權(quán)，C的行為屬于使用侵權(quán)。但，為生產(chǎn)經(jīng)營目的，使用不知道且不應(yīng)知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品、且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任，如果C能證明合法來源，則無需承擔(dān)賠償責(zé)任。進一步的，使用者實際不知道且不應(yīng)知道其使用的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出，能夠證明其產(chǎn)品合法來源且能夠舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的，對于權(quán)利人請求停止使用行為的主張，不予支持，也就是說C可能連停止侵權(quán)的責(zé)任都不用承擔(dān)。侵權(quán)賠償依據(jù)填平原則僅能依據(jù)攪拌機的價值來計算損失或者獲利。

若申請文件包括攪拌機、計量系統(tǒng)、混凝土攪拌站的獨權(quán)，則C為生產(chǎn)，逃脫不了各種法律責(zé)任。且C的侵權(quán)行為賠償，可依據(jù)混凝土攪拌站的價值來計算獲利（一般情況下，認為整機比零部件的獲利要大），且A、B的行為不僅分別侵犯攪拌機、計量系統(tǒng)的保護范圍，還存在共同侵犯混凝土攪拌站權(quán)利的可能。

6.為了提高對使用涉嫌侵權(quán)行為的保護，涉及產(chǎn)品的發(fā)明創(chuàng)造，盡可能包含使用方法的獨權(quán)。使用者實際不知道且不應(yīng)知道其使用的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出，能夠證明其產(chǎn)品合法來源且能夠舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的，對于權(quán)利人請求停止使用行為的主張，不予支持，但若存在使用方法的權(quán)利要求，則使用者使用時存在侵犯使用方法權(quán)利要求的可能。

7.為了便于侵權(quán)行為認定，權(quán)利要求盡量采用單側(cè)撰寫，且是產(chǎn)品本身一側(cè)，有多側(cè)需要保護的，每側(cè)均單獨保護。

8. 被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制備方法與專利方法既不相同也不等同的，應(yīng)當認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護范圍。如非特殊要求，不應(yīng)以制備方法界定產(chǎn)品的技術(shù)特征，而應(yīng)以產(chǎn)品本身界定產(chǎn)品的技術(shù)特征，可以將制備方法作為另外獨權(quán)保護。

如：甲有一個專利，一種產(chǎn)品，包含A、B、C成分，且限定通過干蒸獲得。乙生產(chǎn)了一種產(chǎn)品，也包含A、B、C成分，若甲主張乙侵權(quán)，則還得證明乙的生產(chǎn)方法也是干蒸，反之，若乙能證明其不是通過干蒸而是通過其他方法（非等他）獲得，則不侵權(quán)。

9. 涉及生產(chǎn)產(chǎn)品方法的發(fā)明創(chuàng)造時，應(yīng)盡可能包含方法獨權(quán)和產(chǎn)品獨權(quán)。

如：一種制造橡膠的方法。使用此方法，屬于使用此專利方法的行為，侵權(quán)；使用、許諾銷售、銷售、進口（等行為）依照該方法直接獲得的橡膠，屬于使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，侵權(quán)；購買前述橡膠后，制造成輪胎，屬于將依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品（橡膠）進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品，進行再加工、處理的行為，屬于使用依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，侵權(quán)；銷售上述輪胎，用于生產(chǎn)汽車，是對該后續(xù)產(chǎn)品（輪胎）的進一步加工、處理，不屬于使用依照該專利方法所直接獲得的產(chǎn)品的行為，不侵權(quán)。

如果有橡膠產(chǎn)品權(quán)利要求，則生產(chǎn)出的橡膠侵權(quán)，由于輪胎是用該橡膠生產(chǎn)，因此輪胎本身侵權(quán)，汽車上用了該輪胎，也侵權(quán)。

10. 步驟本身以及步驟之間的順序均應(yīng)對專利權(quán)的保護范圍起到限定作用，為了盡可能大的獲得保護范圍，如非特殊要求，方法專利權(quán)利要求不應(yīng)對步驟順序有明確限定。

11.為了避免經(jīng)過無效程序后保護范圍受到限制，不得采取完全遞進引用的方式。

如：權(quán)1包括A+B，權(quán)2引1進一步包括C，權(quán)3引2進一步包括D，權(quán)4引3進一步包括E。無效過程中，權(quán)1被無效，兩種選擇：

第一種選擇，不做任何修改，保護范圍分別為：A+B+C、A+B+C+D、A+B+C+D+E；

第二種選擇，進行修改，保護范圍最大為A+B+C、A+B+D、A+B+E三者中的一個，選擇其中一種，另外兩種方案則不侵權(quán)。

無論何種選擇，都沒法使權(quán)利保護范圍最大化。

三、關(guān)于說明書撰寫的探討

1. 專利所要克服的技術(shù)缺陷的技術(shù)方案、整體上屬于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案，不應(yīng)納入保護范圍的內(nèi)容。被訴侵權(quán)技術(shù)方案屬于說明書中明確排除的技術(shù)方案，或者屬于背景技術(shù)中的技術(shù)方案，權(quán)利人主張構(gòu)成等同侵權(quán)的，不予支持。背景技術(shù)應(yīng)僅包含發(fā)明創(chuàng)造的相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，背景技術(shù)中對現(xiàn)有技術(shù)及專利所要克服的技術(shù)缺陷的描述盡量結(jié)合主權(quán)的內(nèi)容，避免主權(quán)的保護范圍包括有現(xiàn)有技術(shù)，或者主權(quán)包括了所要克服的技術(shù)缺陷的技術(shù)方案。

如，針對混凝土攪拌站中的攪拌機構(gòu)的發(fā)明創(chuàng)造，背景技術(shù)僅針對攪拌機構(gòu)本身介紹即可，而不應(yīng)針對整個混凝土攪拌站進行介紹，更不應(yīng)針對混凝土攪拌站的其他機構(gòu)進行介紹。

2. 在確定專利權(quán)保護范圍時，不應(yīng)將不能實現(xiàn)發(fā)明目的、效果的技術(shù)方案解釋到權(quán)利要求的保護范圍中。背景技術(shù)中描述的技術(shù)問題、發(fā)明內(nèi)容部分的發(fā)明目的、發(fā)明內(nèi)容部分的有益效果描述要一一對應(yīng)，且應(yīng)該都是最主要的，并與主權(quán)項對應(yīng)，確保主權(quán)項能解決描述的技術(shù)問題、能實現(xiàn)發(fā)明目的、能達到所描述的有益效果，至于其他附加的技術(shù)問題、發(fā)明目的及有益效果可在具體實施方式中進一步根據(jù)技術(shù)特征詳細說明。

3. 對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，應(yīng)當結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。專利權(quán)的保護范圍不應(yīng)受說明書中公開的具體實施方式的限制，但權(quán)利要求包括功能性特征的除外。因此，權(quán)利要求中存在以功能或者效果表述的功能性特征時，說明書中應(yīng)盡可能多的給出具體實施方式。

4.為了便于等同侵權(quán)的認定，每個實施例的原理、有益效果均應(yīng)詳細說明，權(quán)利要求中提及的區(qū)別技術(shù)特征，均應(yīng)對應(yīng)原理說明、有益效果說明（也有利于創(chuàng)造性的認定）。

5. 說明書對技術(shù)術(shù)語的解釋與該技術(shù)術(shù)語的通用含義不同的，以說明書的解釋為準，對于專利文件中的自定義詞，應(yīng)當依據(jù)說明書中的特定含義進行解釋，如果在說明書中未對自定義詞的含義作出定義，同時本領(lǐng)域普通技術(shù)人員結(jié)合權(quán)利要求、說明書的上下文也無法予以清楚解釋，導(dǎo)致無法確定權(quán)利要求的保護范圍的，可以判決駁回原告訴訟請求。因此，技術(shù)術(shù)語存在特定含義時，說明書務(wù)必對其詳細說明和解釋。

當然，以上總結(jié)的可能并不全面，僅僅是筆者在實際工作中和理論研究中對遇到的部分問題的思考。另外，專利申請文件的撰寫不僅僅要考慮專利權(quán)人的維權(quán)，還應(yīng)綜合考慮授權(quán)、無效等多個程序，均有待進一步研究探討。

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作者：廖青松 沈錢

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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