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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:姜瑩麗蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)
原標(biāo)題:專利侵權(quán)之合法來源有效抗辯
1. 合法來源的對象僅針對生產(chǎn)者、銷售者和許諾銷售者,不包括制造者和進(jìn)口者;
2. 合法來源方需提供完整的合法來源證據(jù)鏈,原告認(rèn)為被告應(yīng)知其行為針對的是侵權(quán)產(chǎn)品的,應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明;
3. 合法來源方雖然免除了損害賠償責(zé)任,但并不阻礙其承擔(dān)停止侵權(quán)的責(zé)任,對于合理維權(quán)開支仍需承擔(dān)賠償責(zé)任。
在專利侵權(quán)訴訟中,最常見的一種抗辯理由就是“當(dāng)事人不知道自己使用或者銷售的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可制造、售出的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”。該理由在法律界被稱為“合法來源抗辯”或者“合理來源抗辯”。我國《專利法》第70條明確規(guī)定“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,能證明該產(chǎn)品合法來源的,不承擔(dān)賠償責(zé)任”,司法實(shí)踐中,對合法來源的抗辯的支持要求較為嚴(yán)格,本文將從合法來源的對象,舉證責(zé)任及法律責(zé)任承擔(dān)三個角度審視該制度,以期在實(shí)務(wù)中能有效地抗辯專利侵權(quán)之訴。
合法來源針對下游經(jīng)營者
合法來源抗辯是對善意第三人的一種保護(hù),《專利法》第70條規(guī)定,合法來源的行為僅僅限于使用、許諾銷售或者銷售“侵權(quán)產(chǎn)品”的行為,而不包括專利法第11條規(guī)定的“制造、進(jìn)口產(chǎn)品的行為”,這是因?yàn)橄啾扰c制造與進(jìn)口商而言,使用者、許諾銷售及銷售者均位于產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的下游,如果要求零售商對其銷售的每件產(chǎn)品都要進(jìn)到高標(biāo)準(zhǔn)的審核義務(wù),不符合實(shí)際。況且專利侵權(quán)判斷本身就是一個十分復(fù)雜的專業(yè)判斷,尤其是對于產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)的侵權(quán)判定,必須達(dá)到專家級別的能力,這將極大的加重了市場主體的經(jīng)營成本,情理上明顯不公,經(jīng)濟(jì)也不利于商品的流通。
而制造商和進(jìn)口商屬于“侵權(quán)產(chǎn)品”的源頭,屬于侵權(quán)鏈條的毒樹,是對專利權(quán)人造成損害的根本所在,故其必須承擔(dān)較高的注意義務(wù),不但要求其知道本領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)的情況,也要求其判斷所生產(chǎn)或進(jìn)口的產(chǎn)品是否構(gòu)成專利侵權(quán),故在專利侵權(quán)判斷中對制造商和進(jìn)口商采取過錯推定原則。
況且,在專利侵權(quán)訴訟中,將銷售者或使用者作為被告通常是為建立管轄連接點(diǎn),而真正的訴訟目標(biāo)是制造者。在復(fù)雜的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,有些情況下,原告很難鎖定制造商或者進(jìn)口商,狀告銷售商或者使用者,利用合理抗辯制度,在被告舉證的過程中可為侵權(quán)源頭提供線索。
合法來源的舉證責(zé)任分配
《專利法》第70條要求合法來源抗辯必須滿足兩個要件:第一,不知道;第二具有合法來源。該兩個要件相互獨(dú)立,如果被告明知使用或者銷售的是侵權(quán)的產(chǎn)品,即便能夠證明合法來源,也不構(gòu)成合法來源抗辯,免除賠償責(zé)任。
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋二》第25條第2款規(guī)定,不知道是指實(shí)際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道。“不知道”是一種消極的主張,應(yīng)由原告舉證證明被告知道或應(yīng)當(dāng)知道其銷售或使用的產(chǎn)品系侵權(quán)產(chǎn)品,否則應(yīng)推定被告不知道且不應(yīng)當(dāng)知道其使用的產(chǎn)品屬于侵權(quán)產(chǎn)品。
例如,被告銷售侵權(quán)產(chǎn)品前銷售過專利產(chǎn)品、被銷售的產(chǎn)品價格極不合理的低于專利產(chǎn)品的市場價格、被告因涉案專利受到過行政機(jī)關(guān)的查處、甚至被告曾就涉案專利提出過無效宣告請求【1】,均可以認(rèn)定行為人“知道”其行為針對的是侵權(quán)產(chǎn)品。如果上述情況均不存在,僅僅是權(quán)利人向銷售者或者生產(chǎn)者發(fā)出了侵權(quán)警告函,則要對該警告函所記載的信息內(nèi)容進(jìn)行考察。如果該警告函記載或者附加了被訴侵權(quán)產(chǎn)品信息、專利權(quán)信息(專利號、專利名稱、專利權(quán)證書復(fù)印件等)、侵權(quán)比對基本信息及聯(lián)系人信息等,銷售者收到該警告函,就應(yīng)該知道其銷售的是專利侵權(quán)產(chǎn)品。【2】
《北京市高級人民法院<專利侵權(quán)判定指南(2017)>》(以下簡稱《侵權(quán)指南》)第146規(guī)定,合法來源是指通過合法的進(jìn)貨渠道、以合理的價格購買侵權(quán)產(chǎn)品,并提供符合交易習(xí)慣的票據(jù),但權(quán)利人明確認(rèn)可被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源的除外。
在司法實(shí)務(wù)中,對于合法來源的抗辯的審查標(biāo)準(zhǔn)較高,不但要求被告在提供的買賣合同、供銷單、支付單據(jù)中可以體現(xiàn)供貨主體的信息(公章或者確認(rèn)簽字),收貨人也要和銷售者或使用者的關(guān)系對應(yīng);還需要買賣合同、供銷單據(jù)體現(xiàn)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和被訴產(chǎn)品對應(yīng);且發(fā)票金額和支付價款數(shù)額對應(yīng),形成完整的合法來源的證據(jù)鏈。【3】
但實(shí)際的交易往往是多樣化的,靈活的交易模式下有些交易并未留有規(guī)范的“票據(jù)”,如果銷售商或使用者有支付合理費(fèi)用的票據(jù)并提供了制造商,在制造商承認(rèn)其制造被控侵權(quán)產(chǎn)品的事實(shí)下,就無需再要求相關(guān)票據(jù)與侵權(quán)產(chǎn)品之間具有高度的關(guān)聯(lián)性。
合法來源的法律責(zé)任承擔(dān)
《專利法》第70條對具有合法來源的行為人免除了賠償責(zé)任,但并未免除其停止侵權(quán)的責(zé)任。對于銷售者及許諾銷售者而言,根據(jù)《專利法司法解釋二》第25條第1款的規(guī)定,權(quán)利人要求停止許諾銷售、銷售行為的主張,人民法院應(yīng)予支持;對于使用者而言,《專利法司法解釋二》第25條第1款及《侵權(quán)指南》147條均規(guī)定,使用者能夠證明其產(chǎn)品合法來源且已支付該產(chǎn)品的合理對價的,對于權(quán)利人請求停止使用行為的主張,不予支持。
那么對于合理維權(quán)開支,具有合理來源方是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)?筆者認(rèn)為,合法來源抗辯雖然成立,但是銷售和使用行為的侵權(quán)性質(zhì)并未改變,權(quán)利人為維護(hù)自身開發(fā)權(quán)益,制止侵權(quán)行為的合理維權(quán)開支也是因?yàn)樯鲜銮謾?quán)行為引起的,合理來源方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)此部分的賠償責(zé)任。
對此在東莞冠威綠之寶公司訴深圳居上美家電子商務(wù)公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中,廣東省高級人民法院也認(rèn)為:“《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第22條進(jìn)一步明確規(guī)定,權(quán)利人主張其為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支的,人民法院可以在專利法第六十五條確定的賠償數(shù)額之外另行計算。被告的合法來源抗辯成立,免除其損害賠償責(zé)任時,由于合理開支基于侵權(quán)行為而發(fā)生,并且與損害賠償具有不同的法律屬性,原則上不宜同時免除其承擔(dān)原告合理開支的責(zé)任?!?/p>
綜上,專利侵權(quán)訴訟中對于合法來源的對象僅針對生產(chǎn)者、銷售者和許諾銷售者。合法來源方須提供完整的合法來源證據(jù)鏈,原告認(rèn)為被告應(yīng)知其行為針對的是侵權(quán)產(chǎn)品的,應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。同時合法來源方雖然免除了損害賠償責(zé)任,但并不阻礙其承擔(dān)停止侵權(quán)的責(zé)任,對于合理維權(quán)開支仍需承擔(dān)賠償責(zé)任。
注釋:
【1】:參見:王明達(dá),《北京市高級人民法院<專利侵權(quán)判定指南》第610頁,2014年9月;
【2】:最高人民法院(2014)民申字第1045號民事裁定書;
【3】:參見:江蘇省高級人民法院(2007)蘇民三終字第0102號判決書、棗莊市中級人民法院(2016)魯04民初40號判決書、杭州市中級人民法院(2015)浙杭知初字第1174號判決書;
【4】:廣東省高級人民法院2018粵民終784號判決書。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:姜瑩麗 蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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