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作者：徐蘇明 付倩 專利代理師
原標(biāo)題：在專利審查“提質(zhì)增效”的背景下，專利代理師應(yīng)該何去何從？
2019年已經(jīng)過(guò)半，各機(jī)構(gòu)上半年及第二季度的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相繼出爐。作為工作在專利代理事業(yè)前線的專利代理師，筆者也會(huì)定期對(duì)自己的代理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。不知各位專利代理師是否與筆者有同感，第二季度的發(fā)明專利授權(quán)好像變得有點(diǎn)“難”了。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于近日公布了2019年上半年國(guó)內(nèi)發(fā)明專利相關(guān)數(shù)據(jù)。筆者認(rèn)為，通過(guò)比對(duì)第一季度與第二季度的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，可以獲得一些與審查相關(guān)的信息。例如，第一季度的授權(quán)數(shù)為127399件，第二季度的授權(quán)數(shù)為110838件，在當(dāng)前授權(quán)率計(jì)算方式（同一時(shí)段內(nèi)授權(quán)數(shù)/受理數(shù)）說(shuō)服力有限，且審查效率較為平穩(wěn)的情況下，僅單純比較授權(quán)數(shù)，應(yīng)該也可反映出相應(yīng)趨勢(shì)。尤其是，2019年第二季度的授權(quán)數(shù)相對(duì)第一季度的授權(quán)數(shù)下降了16561件，下降率接近13%。筆者認(rèn)為，這從側(cè)面說(shuō)明了目前發(fā)明專利授權(quán)正趨于收緊。
回顧上半年的專利大事件，2019年3月7日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局召開(kāi)了提升專利審查質(zhì)量和審查效率專項(xiàng)工作動(dòng)員部署會(huì)，并制定了《提升發(fā)明專利審查質(zhì)量和審查效率專項(xiàng)實(shí)施方案》。2019年3月21日，中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)發(fā)出《專利代理提質(zhì)增效倡議書》。
無(wú)獨(dú)有偶，筆者處理的部分審查意見(jiàn)答復(fù)，特別是對(duì)于3月左右發(fā)文的且根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)具有較樂(lè)觀授權(quán)前景的審查意見(jiàn)的答復(fù)，在6、7月左右相繼收到后續(xù)審查意見(jiàn)，甚至駁回決定。讓筆者后知后覺(jué)地對(duì)本次專利審查“提質(zhì)增效”有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。
筆者遇到的上述情況包括在先審查意見(jiàn)僅指出形式問(wèn)題（A26.4），而在后審查意見(jiàn)則指出創(chuàng)造性問(wèn)題（A22.3），以及在先審查意見(jiàn)答復(fù)論據(jù)非常充分且對(duì)權(quán)要進(jìn)行了相應(yīng)修改，后續(xù)駁回決定卻并未明確指出上述論據(jù)的問(wèn)題等。對(duì)于上述幾個(gè)案例，細(xì)節(jié)暫且不表，筆者認(rèn)為審查員的操作是值得商榷的，姑且不論審查過(guò)程是否符合程序節(jié)約原則，亦或是聽(tīng)證原則，但這種情況在以往確實(shí)是較為少見(jiàn)的，或者說(shuō)如此集中地出現(xiàn)是不太常見(jiàn)的。但也必須承認(rèn)，這只是筆者基于個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的主觀判斷，嚴(yán)格講，審查員的操作應(yīng)該還是合規(guī)的，畢竟后續(xù)還有救濟(jì)程序。
如果說(shuō)上述案例還屬于專利審查“提質(zhì)增效”的實(shí)施范疇，筆者是予以支持并接受的，但筆者遇到的另一個(gè)案例則可能爭(zhēng)議會(huì)更大一些。
審查員于2018年2月23發(fā)文的一通中指出基于對(duì)比文件1，該案全部權(quán)利要求均存在創(chuàng)造性問(wèn)題（A22.3）。
經(jīng)答復(fù)后，審查員于2018年8月23發(fā)文的二通中繼續(xù)指出該案全部權(quán)利要求均存在創(chuàng)造性問(wèn)題（A22.3）。
經(jīng)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行合并式修改與補(bǔ)充論據(jù)后，審查員于2019年3月7發(fā)文的三通中指出該案權(quán)利要求1與同日申請(qǐng)的已授權(quán)實(shí)用新型專利，即對(duì)比文件2存在重復(fù)授權(quán)的問(wèn)題（A9.1）。
隨后，審查員又于2019年6月27發(fā)出四通，并引用對(duì)比文件3和對(duì)比文件4，指出當(dāng)前的全部權(quán)利要求依然存在創(chuàng)造性問(wèn)題（A22.3）。
由于該案為一案雙申類案件，且技術(shù)方案是存在一定創(chuàng)新性的，在收到三通后，經(jīng)與申請(qǐng)人協(xié)商，申請(qǐng)人同意放棄在先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)。在這樣的情況下，答復(fù)文件提交三個(gè)多月后，竟然又收到了重新評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的新的審查意見(jiàn)。暫且不論本案最終是否能夠獲得授權(quán)，筆者認(rèn)為審查員如此操作是存在一定瑕疵的。
由于申請(qǐng)人在三通答復(fù)中聲明放棄在先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)是依據(jù)專利法第九條和專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條執(zhí)行的，那就不妨仔細(xì)研讀一下相關(guān)法律法規(guī)條文。
專利法第九條：
同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。
兩個(gè)以上的申請(qǐng)人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，專利權(quán)授予最先申請(qǐng)的人。
專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條：
兩個(gè)以上的申請(qǐng)人同日（指申請(qǐng)日；有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)在收到國(guó)務(wù)院專利行政部門的通知后自行協(xié)商確定申請(qǐng)人。
同一申請(qǐng)人在同日（指申請(qǐng)日）對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)時(shí)分別說(shuō)明對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請(qǐng)了另一專利；未作說(shuō)明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定處理。
國(guó)務(wù)院專利行政部門公告授予實(shí)用新型專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)公告申請(qǐng)人已依照本條第二款的規(guī)定同時(shí)申請(qǐng)了發(fā)明專利的說(shuō)明。
發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)審查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)駁回理由，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)通知申請(qǐng)人在規(guī)定期限內(nèi)聲明放棄實(shí)用新型專利權(quán)。申請(qǐng)人聲明放棄的，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，并在公告授予發(fā)明專利權(quán)時(shí)一并公告申請(qǐng)人放棄實(shí)用新型專利權(quán)聲明。申請(qǐng)人不同意放棄的，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)駁回該發(fā)明專利申請(qǐng)；申請(qǐng)人期滿未答復(fù)的，視為撤回該發(fā)明專利申請(qǐng)。
實(shí)用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。
筆者標(biāo)出了其中的“可以”和“應(yīng)當(dāng)”，二者的相關(guān)含義及用法可以參見(jiàn)筆者撰文的《專利中的可以怎么用？》(點(diǎn)擊標(biāo)題閱讀原文)，在此不做贅述。
研讀專利法第九條的規(guī)定，由于“申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”，也就是說(shuō)，此時(shí)可以授予發(fā)明專利權(quán)，也可以不授予發(fā)明專利權(quán)。如此看來(lái)，審查員發(fā)出四通的行為看似并不違反專利法的相關(guān)規(guī)定。
但是，繼續(xù)研讀專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條的規(guī)定，一方面，由于“發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)審查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)駁回理由，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)通知申請(qǐng)人在規(guī)定期限內(nèi)聲明放棄實(shí)用新型專利權(quán)”，也就是說(shuō)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)發(fā)明專利申請(qǐng)的駁回理由應(yīng)是通知申請(qǐng)人放棄同日申請(qǐng)并在先授權(quán)的實(shí)用新型專利權(quán)的充要條件，如此則不應(yīng)“反悔”，再次在四通中指出發(fā)明專利申請(qǐng)具有創(chuàng)造性問(wèn)題這一顯著的駁回理由。另一方面，由于“申請(qǐng)人聲明放棄的，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定”，也就是說(shuō)，申請(qǐng)人聲明放棄同日申請(qǐng)并在先授權(quán)的實(shí)用新型專利權(quán)應(yīng)是專利局對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)予以授權(quán)的充要條件，如此更不應(yīng)“反悔”，使發(fā)明專利申請(qǐng)?jiān)俅芜M(jìn)入權(quán)利不穩(wěn)定狀態(tài)。如此看來(lái)，審查員發(fā)出四通的行為便有違反專利法實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定的可能性。換言之，就是不違法，但違規(guī)，但這似有對(duì)專利審查“提質(zhì)增效”的矯枉過(guò)正之嫌。
需要說(shuō)明的是，該案確為個(gè)案，上述觀點(diǎn)也僅是筆者基于自己對(duì)專利法律、法規(guī)的認(rèn)識(shí)而提出的。
專利法第一條規(guī)定：“為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動(dòng)發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，制定本法”，這一立法宗旨應(yīng)是專利界的基本準(zhǔn)則。同時(shí)，無(wú)論出于家國(guó)情懷，還是個(gè)人職業(yè)發(fā)展，筆者都是支持專利向高質(zhì)量、高價(jià)值方向發(fā)展的。但必須承認(rèn)的是，這需要包括專利代理機(jī)構(gòu)與專利行政部門的共同努力。
在此，筆者也倡議，各位專利代理師應(yīng)盡職盡責(zé)撰寫更多高質(zhì)量專利，各位專利審查員也有必要更準(zhǔn)確合理把握相關(guān)審查原則，實(shí)現(xiàn)上述《專利代理提質(zhì)增效倡議書》所言，“共同提升專利代理行業(yè)的服務(wù)質(zhì)效，有力支撐知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)，為營(yíng)造更好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境做出新的更大貢獻(xiàn)”。
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作者：徐蘇明 付倩 專利代理師
編輯：IPRdaily王穎 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
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