談專利申請相對于優(yōu)先權文件的修改

#文章由作者授權發(fā)布，未經作者允許，禁止轉載，不代表IPRdaily立場#

原標題：談專利申請相對于優(yōu)先權文件的修改

優(yōu)先權制度源于《保護工業(yè)產權巴黎公約》，按照巴黎公約第四條的規(guī)定，已經在該聯盟的一個國家正式提出申請專利、實用新型注冊、外觀設計注冊或商標注冊的任何人，或其權利繼承人，在其他國家就相關內容再次提出申請時，可以自在先申請?zhí)岢鲋掌?2個月（對發(fā)明專利和實用新型申請）或6個月（對外觀設計申請）內應享有優(yōu)先權。筆者近日看到一個申請在審查過程中涉及優(yōu)先權認定的問題，這類問題并不是很常見，但是很具有代表性，所以筆者在此對該申請進行分析，以供大家參考。

優(yōu)先權的意義在于使得申請人有充裕的時間完善自己的申請，并有時間考慮自己還要在哪些國家再提申請，選擇其他國家的專利代理人等等?？梢?，優(yōu)先權制度的設立是完全有益于申請人的。

筆者近日看到一個申請在審查過程中涉及優(yōu)先權認定的問題，這類問題并不是很常見，但是很具有代表性，所以筆者在此對該申請進行分析，以供大家參考。

本申請的權利要求1要求保護一種耐火材料，其限定了各組分（A、B、C和D）的類型及相關參數，并且限定了其中組分A的內部結構。

本申請根據巴黎公約要求一項優(yōu)先權，該優(yōu)先權是外國首次申請，且符合在12個月內的要求，然而該優(yōu)先權文件在全文中均未提及組分A的內部結構。

根據專利審查指南第二部分第八章第4.6.2節(jié)“優(yōu)先權核實的一般原則”中的規(guī)定，“判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權利要求書，不包括摘要）中”，“如果在先申請對上述技術方案中某一或者某些技術特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權的申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細敘述，以致于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權的基礎”。

由于本申請在權利要求1中增加的特征“組分A的內部結構”未記載于優(yōu)先權文件中，審查員認定本申請的優(yōu)先權不成立，并且以另一件在本申請的申請日和優(yōu)先權日之間公開的專利申請（對比文件1）評述了本申請的權利要求1不具備創(chuàng)造性。

如果本申請的權利要求1中不包含特征“組分A的內部結構”，那么優(yōu)先權將會是成立的，并且對比文件1的公開日在優(yōu)先權日之后，無法作為現有技術評述創(chuàng)造性。

根據專利法第三十三條的規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和使用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。在該情況下，本申請的原說明書和權利要求書即申請人在申請日向中國專利局提交的說明書和權利要求書，而優(yōu)先權文件不能作為本申請的修改依據。

而且，根據專利審查指南第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)“答復審查意見通知書時的修改方式”中的規(guī)定，以下修改方式不予接受：“主動刪除獨立權利要求中的技術特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍。例如，申請人從獨立權利要求中主動刪除技術特征，或者主動刪除一個相關的技術術語，或者主動刪除限定具體應用范圍的技術特征，即使該主動修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，只要修改導致權利要求請求保護的范圍擴大，則這種修改不予接受”。這么一來，想通過刪除權利要求1中的特征“組分A的內部結構”來使優(yōu)先權成立這條路也被堵死了。

至此，可以看到，本申請已經難以通過修改解決優(yōu)先權不成立的問題。雖然申請人爭辯專利法的宗旨是“為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，提高創(chuàng)新能力，促進科學技術進步和經濟社會發(fā)展”（專利法第一條），且本申請的刪除式修改符合申請人的本意，但是在專利法和專利審查指南中已有上述具體條款的情況下，申請人的修改和爭辯難以被接受。

本申請的問題是相對于優(yōu)先權文件所做的不適當的修改造成的。盡管優(yōu)先權制度有益于申請人，但申請人在按照優(yōu)先權制度完善自己的申請時，其完善的程度必須符合上述“優(yōu)先權核實的一般原則”。申請人在利用該規(guī)則時，應當注意該規(guī)則的界限。如果難以判斷是否符合規(guī)則，可考慮依照以下兩點：

1、申請文件的說明書包含優(yōu)先權文件的說明書的所有內容，且在后補充的說明內容或實驗數據與優(yōu)先權文件的內容不矛盾；

2、申請文件的權利要求與優(yōu)先權文件的權利要求的保護范圍一致，在此基礎上再增加需要修改的其他權利要求。

如此，即使增加的其他權利要求不能享有優(yōu)先權，也不會影響那些未改變保護范圍的權利要求繼續(xù)享有優(yōu)先權，避免由判斷失誤而導致的缺陷。

來源：康信知識產權

作者：曲在丹

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀（點擊圖文，閱讀全文）

“IP生態(tài)新變局”2019全球知識產權生態(tài)大會將于11月5日-6日在京舉辦！

官宣！首屆“全球科技創(chuàng)新與知識產權總裁研修班”招生簡章

可信好用的全球專利數據庫

延期通知！尋找40位40歲以下企業(yè)知識產權精英（40 Under 40）活動改期

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

談專利申請相對于優(yōu)先權文件的修改

「關于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產權媒體+產業(yè)服務平臺，致力于連接全球知識產權人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務、政府機構、律所、事務所、科研院校等全球近50多萬產業(yè)用戶（國內25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質量的技術資源+專利資源，通過媒體構建全球知識產權資產信息第一入口。2016年獲啟賦資本領投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網：iprdaily.com 中文官網：iprdaily.cn）

本文來自康信知識產權并經IPRdaily.cn中文網編輯。轉載此文章須經權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://m.globalwellnesspartner.com/”