技術(shù)效果在“慣用手段的直接置換”認(rèn)定中的重要性

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作者：何紅信 頂峰知識(shí)產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：淺談技術(shù)效果在“慣用手段的直接置換”認(rèn)定中的重要性

摘要：本文從“慣用手段的直接置換”認(rèn)定條件的角度出發(fā)，來(lái)論述技術(shù)效果在慣用手段接置換的認(rèn)定過(guò)程中所起到的重要作用，從而在提交專利申請(qǐng)文件時(shí)，可以引起申請(qǐng)人對(duì)技術(shù)效果的注意，以提高專利的授權(quán)概率。

關(guān)鍵詞：技術(shù)效果、慣用手段、置換、專利審查

目前，在實(shí)用新型專利審查過(guò)程中，關(guān)于新穎性的判定，審查意見(jiàn)中經(jīng)常會(huì)采用“慣用手段的直接置換”來(lái)判定對(duì)比文件中未出現(xiàn)的一些技術(shù)特征。但是針對(duì)“慣用手段的直接置換”的認(rèn)定條件，以及如何避免被認(rèn)定為慣用手段的直接置換，由于官方?jīng)]有出具明確的法律依據(jù)，很多申請(qǐng)人對(duì)此沒(méi)有清楚的認(rèn)識(shí)。本文從慣用手段的直接置換的認(rèn)定條件和技術(shù)效果在慣用手段的直接置換認(rèn)定中的作用來(lái)進(jìn)行論述。

一、“慣用手段的直接置換”的認(rèn)定條件

在《專利審查指南2010》第二部分第三章第3.2.3節(jié)中，關(guān)于“慣用手段的直接置換”的規(guī)定如下：如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對(duì)比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。

例如，對(duì)比文件公開(kāi)了采用螺釘固定的裝置，而要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型僅將該裝置的螺釘方式改為螺栓固定方式，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。由此可以看出，在《專利審查指南2010》中針對(duì)慣用手段的直接置換并沒(méi)有做出明確的判定標(biāo)準(zhǔn)，且僅僅列出了螺釘固定和螺栓固定屬于慣用手段的直接置換這一案例。

目前最權(quán)威的說(shuō)法源自于國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無(wú)效審理部的網(wǎng)站上公布的一些文章，在一定程度上體現(xiàn)了目前國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)“慣用手段的直接置換”的認(rèn)定條件。

（一）在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無(wú)效審理部的網(wǎng)站上，2016年03月08日，復(fù)審無(wú)效決定評(píng)析中發(fā)布了一篇新穎性評(píng)判中對(duì)慣用手段的直接置換的理解與適用的文章，此文章中公開(kāi)了“慣用手段的直接置換”的認(rèn)定條件，具體如下：

1、有待置換的兩種技術(shù)手段所解決的技術(shù)問(wèn)題相同。

2、該兩種技術(shù)手段均屬于申請(qǐng)日之前本領(lǐng)域解決所述技術(shù)問(wèn)題慣常采用的技術(shù)手段。

3、無(wú)須對(duì)整體技術(shù)方案的其他組成部分作以改變，即可以將這兩種慣用手段直接互相置換。

4、兩者置換之后，整體技術(shù)方案所能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果不發(fā)生改變。

（二）在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無(wú)效審理部的網(wǎng)站上，2018年11月09日，復(fù)審無(wú)效決定評(píng)析中發(fā)布了一篇淺析“慣用手段直接置換”的適用的文章，此文章中公開(kāi)了“慣用手段的直接置換”的認(rèn)定條件，具體如下：

1、對(duì)比文件應(yīng)公開(kāi)與區(qū)別技術(shù)特征相應(yīng)的技術(shù)特征，即存在置換基礎(chǔ)，當(dāng)權(quán)利要求中的區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件中沒(méi)有相對(duì)應(yīng)特征的情況下，一般不適用慣用手段的直接置換。

2、相互置換的技術(shù)手段在各自技術(shù)方案中所起的作用應(yīng)當(dāng)是相同的。

3、相互置換的技術(shù)手段本身應(yīng)當(dāng)均為本領(lǐng)域解決相同技術(shù)問(wèn)題慣常采用的技術(shù)手段。

4、置換后與權(quán)利要求中其他技術(shù)特征的關(guān)系不應(yīng)被改變，也不會(huì)對(duì)技術(shù)方案中的其他要素提出不同的要求。

這兩篇文章的作者均為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)的工作人員，上述認(rèn)定條件在一定程度上上代表了目前國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)于“慣用手段的直接置換”的認(rèn)定條件；此外，兩篇文章的認(rèn)定條件在文字描述上雖然有區(qū)別，但是實(shí)質(zhì)上表達(dá)了同樣的認(rèn)定條件，兩篇文章中的時(shí)間上不同，可以看出國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定條件近年來(lái)保持一致。

二、技術(shù)效果在“慣用手段的直接置換”認(rèn)定中的作用

（一）技術(shù)手段在技術(shù)方案中所起到的作用/技術(shù)效果是認(rèn)定慣用手段的直接置換是否成立的重要依據(jù)。

以2018年11月09日最新公布的慣用手段的直接置換的認(rèn)定條件為依據(jù)，其中第2條為“相互置換的技術(shù)手段在各自技術(shù)方案中所起的作用應(yīng)當(dāng)是相同的”。

該條所表達(dá)的意思為：在相互置換時(shí)的作用相同，不是指的兩個(gè)相互置換的技術(shù)手段本身固有的作用相同，而是指兩個(gè)相互置換的技術(shù)手段在技術(shù)方案中的所起到的技術(shù)效果相同。

例如：螺栓和電磁鐵本身的作用不同；若將兩者均用于將鐵制工件固定在機(jī)床上，那么在各自的技術(shù)方案中所達(dá)到的技術(shù)效果均為固定鐵制工件的作用，那么兩者仍然屬于慣用手段的直接置換。

由此可見(jiàn)，在認(rèn)定慣用手段的直接置換是否成立，技術(shù)手段在技術(shù)方案中所達(dá)到的技術(shù)效果，是重要的條件之一。若申請(qǐng)文件中缺少相應(yīng)的技術(shù)效果，那么在認(rèn)定慣用手段的直接置換是否成立時(shí)，沒(méi)有不同的技術(shù)效果作為支撐，則很容易被認(rèn)定為慣用手段的直接置換，因此，在專利申請(qǐng)文件中技術(shù)效果是比不可少的。

（二）技術(shù)手段在技術(shù)方案中所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果越豐富，被認(rèn)定為慣用手段的直接置換的概率越低。

一個(gè)技術(shù)手段在技術(shù)方案中可能起到多個(gè)技術(shù)效果，若其中一個(gè)技術(shù)效果是對(duì)比文件中對(duì)應(yīng)的對(duì)象所不能實(shí)現(xiàn)的，“慣用手段的直接置換”就不再適用了，因此，專利申請(qǐng)文件中記載越多的技術(shù)效果，被認(rèn)定為慣用手段的直接置換的概率越低。

2018年11月09日發(fā)布的淺析“慣用手段直接置換”的適用的文章中還提到了一起案例，案例的權(quán)利要求1：一種功能多種的兩面刀，所述兩面刀包括刀體，其特征在于：所述刀體一邊設(shè)弧形刀口，刀體另一邊設(shè)有鋸齒刀口，刀體后端中部設(shè)有刀柄，在所述刀體上設(shè)有刮皮刀口和刮齒。在說(shuō)明書的技術(shù)效果主要是實(shí)現(xiàn)了刀的多功能。

對(duì)比文件公開(kāi)了一種多功能菜刀，包括刀體，刀體的上下部各設(shè)置有刀刃與鋸齒刀刃，刀體的后端中部連接有一刀把，所述刀體上設(shè)置有鍋鏟。技術(shù)效果記載了有效克服了現(xiàn)有菜刀所存在的功能過(guò)于單一的缺陷。

根據(jù)申請(qǐng)文件的記載，在駁回決定、駁回復(fù)審、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審和北京市高級(jí)人民法院終審均認(rèn)定：“在刀體上設(shè)置刮皮刀口、刮齒”和“在刀體上設(shè)置鍋鏟”在各自技術(shù)方案中的技術(shù)效果均為實(shí)現(xiàn)了刀的多功能，滿足“慣用手段的直接置換”的認(rèn)定條件，最終專利被駁回。

筆者認(rèn)為，若在提交的申請(qǐng)文件中，將“刮皮刀口、刮齒”在刀體中的技術(shù)效果描述的更豐富的話，而不單一的強(qiáng)調(diào)刀的多功能，也許會(huì)出現(xiàn)不同的結(jié)論；例如：從“刮皮刀口、刮齒在刀體位置設(shè)計(jì)上起到的技術(shù)效果”，“刮皮刀口、刮齒與刀刃與鋸齒刀刃可以組成某些專用刀具”等角度出發(fā)多列舉一些技術(shù)效果，若對(duì)比文件中刀具所實(shí)現(xiàn)不了其中一個(gè)技術(shù)效果，那么該專利申請(qǐng)被認(rèn)定為“慣用手段的直接置換”的概率會(huì)降低很多。

（三）在答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)，技術(shù)效果越豐富在意見(jiàn)陳述中，獲得通過(guò)的概率越高。

在實(shí)用新型審查過(guò)程中評(píng)判新穎性時(shí)，針對(duì)對(duì)比文件中未明確記載的技術(shù)特征，經(jīng)常會(huì)將該技術(shù)特征列為慣用手段的直接置換。

在審查意見(jiàn)結(jié)論中，筆者總結(jié)出了慣用手段的直接置換的三類情形：

一是對(duì)比文件中存在明確的置換基礎(chǔ)；

二是對(duì)比文件中隱含公開(kāi)了置換基礎(chǔ)；

三是不存在相應(yīng)的置換基礎(chǔ)。

無(wú)論是哪一類情形，只要在申請(qǐng)文件中記載了豐富的有益效果，在意見(jiàn)陳述時(shí)論點(diǎn)越多，獲得通過(guò)的概率越高。

這里需要注意的是第三種類型，雖然在認(rèn)證條件中明確了慣用手段的直接置換需要存在置換基礎(chǔ)，但是在實(shí)際操作時(shí)與認(rèn)定條件還是有一定的區(qū)別：

一方面是由于這個(gè)認(rèn)定條件雖然是重要的參考依據(jù)，但并非官方出具的明確標(biāo)準(zhǔn)；另一方面由于實(shí)用新型只進(jìn)行初步審查，往往只評(píng)判新穎性，評(píng)判新穎性需要符合單獨(dú)對(duì)比的原則。

由于一篇對(duì)比文件中記載的技術(shù)特征有限，很難覆蓋所有的慣用技術(shù)手段，申請(qǐng)文件中難免會(huì)有一些很常規(guī)且不會(huì)給技術(shù)方案實(shí)質(zhì)帶來(lái)明顯影響的技術(shù)手段在最接近的對(duì)比文件中未被記載，這種情況給予授權(quán)顯然不合理，但基于單獨(dú)對(duì)比原則的限制，審查員通常仍會(huì)給予慣用手段直接置換的審查意見(jiàn)。

筆者在這方面認(rèn)可國(guó)知局的上述處理方式，若因單獨(dú)對(duì)比原則的限制，而導(dǎo)致本不應(yīng)該授權(quán)的專利獲得專利權(quán)，會(huì)導(dǎo)致垃圾專利泛濫，明顯對(duì)公眾不利。

此外，在實(shí)際操作過(guò)程中，由于標(biāo)準(zhǔn)不明確，在國(guó)知局下發(fā)的審查意見(jiàn)中，難免會(huì)出現(xiàn)一些誤判的情況；若在申請(qǐng)文件中詳細(xì)記載了相關(guān)技術(shù)手段的有益效果，可以很大程度上降低被誤判的概率。

根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，下發(fā)慣用手段的直接置換的審查意見(jiàn)，大多是說(shuō)明書中沒(méi)有記載相關(guān)技術(shù)手段的技術(shù)效果，從字面上很難理解其可能存在一些不同的技術(shù)效果。若說(shuō)明書記載了豐富的技術(shù)效果，即使下發(fā)了相關(guān)的審查意見(jiàn)，我們也可以基于不同的技術(shù)效果據(jù)理力爭(zhēng)，獲得較高的授權(quán)概率，尤其是不存在置換基礎(chǔ)的兩種類型獲得授權(quán)的概率更高。

下面的案例為對(duì)比文件中不存在相應(yīng)的置換基礎(chǔ)情形，國(guó)知局下發(fā)了慣用技術(shù)手段直接置換的審查意見(jiàn)，由于申請(qǐng)文件中詳細(xì)記載了相關(guān)的技術(shù)效果，且該技術(shù)效果是對(duì)比文件中所不能實(shí)現(xiàn)的，經(jīng)過(guò)意見(jiàn)陳述后獲得審查員的認(rèn)可，最終被授予專利權(quán)，具體情況如下：

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

權(quán)利要求1：一種階梯式收納玩具柜，其特征在于：包括階梯式收納玩具柜本體；所述階梯式收納玩具柜本體包括若干個(gè)呈階梯式排列的玩具柜；所述階梯式收納玩具柜本體每一列的最上層的玩具柜的上表面設(shè)有收納箱存放區(qū)，收納箱存放區(qū)的側(cè)部設(shè)有防止物品滑落的彈性隔離墊；每個(gè)玩具柜的底板上設(shè)有防滑槽，所述防滑槽內(nèi)設(shè)有防滑墊；所述收納箱存放區(qū)內(nèi)設(shè)有防滑條紋，所述階梯式收納玩具柜本體的底部設(shè)有彈性橡膠墊。

權(quán)利要求1中的技術(shù)特征：防滑墊、防滑條紋以及彈性橡膠墊等均未被對(duì)比文件1所公開(kāi)；并在說(shuō)明書對(duì)技術(shù)效果進(jìn)行了詳細(xì)記載。

審查意見(jiàn)中審查員表達(dá)的觀點(diǎn)為：防滑墊、防滑條紋以及彈性橡膠墊均屬于慣用技術(shù)手段的直接置換。申請(qǐng)人在意見(jiàn)陳述書中結(jié)合技術(shù)效果說(shuō)明了防滑墊、防滑條紋以及彈性橡膠墊等不屬于慣用技術(shù)手段的直接置換，并獲得了審查員的認(rèn)可，最終獲得專利權(quán)。若申請(qǐng)文件中沒(méi)有對(duì)上述技術(shù)特征的技術(shù)效果進(jìn)行詳細(xì)記載，在答復(fù)時(shí)，則很難獲得國(guó)知局的認(rèn)可。

三、結(jié)語(yǔ)

在實(shí)用新型專利審查過(guò)程中，慣用手段的直接置換雖然有一個(gè)認(rèn)定依據(jù)，雖然是國(guó)知局的重要參考，但畢竟該認(rèn)定依據(jù)非官方出具的明確規(guī)定，在專利實(shí)際審查中也并非完全按照上述認(rèn)依據(jù)來(lái)執(zhí)行。

作為專利申請(qǐng)人，在提交的專利申請(qǐng)文件中應(yīng)盡可能的提供豐富詳細(xì)的技術(shù)效果，才能以不變應(yīng)萬(wàn)變，從而降低創(chuàng)新點(diǎn)被認(rèn)定為慣用手段直接置換的概率。當(dāng)然，如果技術(shù)方案本身不具備技術(shù)創(chuàng)新，那么技術(shù)效果描述的再豐富也是徒勞的；因此，在申請(qǐng)人申請(qǐng)專利時(shí)，在保證有創(chuàng)新的條件下，盡可能在專利申請(qǐng)文件中記載豐富詳細(xì)的技術(shù)效果。
 

參考文獻(xiàn)：

[1] 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)、范明瑞、路劍鋒、丁秀華和姜巖.淺析“慣用手段直接置換”的適用.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無(wú)效審理部網(wǎng)站.2018

[2] 頊曉娟.新穎性評(píng)判中對(duì)慣用手段的直接置換.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無(wú)效審理部網(wǎng)站.2016

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：何紅信 頂峰知識(shí)產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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