專利“臨時保護”二三事

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原標題：專利“臨時保護”二三事

最近，遇有咨詢關于專利臨時保護之事宜，遂將有關法律規(guī)定及實踐進行簡單梳理，在此與大家分享。

所謂專利“臨時保護”，可見于專利法第十三條之規(guī)定：“發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用”。其是針對發(fā)明專利申請“早期公開，延遲審查”制度的配套規(guī)定，因在專利申請公布至授權這段時間，發(fā)明已經(jīng)為公眾所獲知，因此面臨可能被實施的風險，而此時專利申請尚未授權，不能適用專利法第十一條有關專利權保護的規(guī)定，為保護專利申請人的利益而給予發(fā)明在此“保護空白時間段”一定程度的“臨時保護”。因?qū)嵱眯滦图巴庥^專利均為授權后再公開，因此不存在臨時保護之規(guī)。

何時可以請求臨時保護？

雖然根據(jù)專利法的上述規(guī)定，專利申請人可以在發(fā)明專利申請公布后即告知發(fā)明實施者支付適當?shù)氖褂觅M，但實踐中實施者通常會以該專利申請尚未授權為由而拒絕立即支付費用?？紤]到公布后的發(fā)明專利申請審查結果并不必然是授權，如果審查結果導致專利申請被駁回或者撤回，此時專利申請人若可以強制實施者支付費用顯然是缺乏充分的理由的。專利法實施細則中對此進行了進一步規(guī)范，專利法實施細則第八十五條的規(guī)定，請求管理專利工作的部門調(diào)解“發(fā)明專利申請公布后專利授予前使用發(fā)明而未支付適當使用費的糾紛”，應當在專利權被授予之后。同理，專利申請人通過司法途徑要求使用費的支付也應在專利被授權之后。

因此，關于臨時保護期的使用費的糾紛，無論是請求管理專利工作的部門調(diào)解，還是到法院提起民事訴訟，均需要等到專利申請授權后才能夠進行。

專利申請授權后必然可以主張臨時保護嗎？

答案是否定的。

由于在專利申請授權之前，公眾對于授權后的權利要求的保護范圍不得而知，而僅能夠依據(jù)公布時的保護范圍進行判斷，雖然大部分發(fā)明專利申請在審查過程中授權時的范圍會小于等于申請公布時的保護范圍，但也不排除存在授權專利保護范圍大于專利申請公布時保護范圍的情況，此時若給予專利權人以臨時保護期，顯然有悖于對公眾利益的信賴保護。雖然專利法中未就此給出明確的規(guī)定，但2016年實施的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱“司法解釋二”）中對此給出了明確的規(guī)定，司法解釋二第十八條第二款規(guī)定：

發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與發(fā)明專利公告授權時的專利權保護范圍不一致，被訴技術方案均落入上述兩種范圍的，人民法院應當認定被告在前款所稱期間內(nèi)實施了該發(fā)明；被訴技術方案僅落入其中一種范圍的，人民法院應當認定被告在前款所稱期間內(nèi)未實施該發(fā)明。

可見，只有在他人實施的方案均落入公布的發(fā)明專利申請及授權后專利權的保護范圍時，才可以主張臨時保護。

臨時保護的訴由及保護程度

鑒于處于臨時保護期時，專利申請尚未獲得授權，實施該發(fā)明不屬于專利侵權行為，因此若提起民事訴訟請求的訴由應為“發(fā)明專利臨時保護期使用費糾紛”而非“專利侵權糾紛”。

另外，因?qū)嵤┱卟⒎菍＠謾?，顯然無法適用專利法第六十五條規(guī)定的專利侵權時侵權者應當承擔的賠償責任。對于臨時保護期的保護，目前專利法僅規(guī)定了申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人“支付適當?shù)馁M用”。關于何為適當費用，專利法未有其他詳細規(guī)定。對此，在司法解釋二中予以進一步釋明，司法解釋二第十八條第一款中規(guī)定：權利人依據(jù)專利法第十三條訴請在發(fā)明專利申請公布日至授權公告日期間實施該發(fā)明的單位或者個人支付適當費用的，人民法院可以參照有關專利許可使用費合理確定。

實踐中很多案件的情況是并沒有許可使用費可供參照。鑒于法律分別規(guī)定了侵權損害賠償與臨時保護期的適當費用，多數(shù)法院目前在實踐中通常傾向于在不超過專利侵權賠償額度的情況下綜合考慮專利權的類型、實施發(fā)明的行為性質(zhì)和情節(jié)以及查明的事實等，參照專利法第六十五條有關侵權賠償?shù)囊?guī)定處理（參見北京高院(2017)京民終55號關于日本電產(chǎn)（東莞）有限公司與LG伊諾特有限公司發(fā)明專利臨時保護期使用費糾紛、侵害發(fā)明專利權糾紛二審民事判決書）。

另外，對于臨時保護期期間產(chǎn)生的制造、銷售、進口行為，其后續(xù)侵權與否的判斷標準在司法解釋二第十八條第二款中做出了明確的規(guī)定：“發(fā)明專利公告授權后，未經(jīng)專利權人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售、銷售在本條第一款所稱期間內(nèi)已由他人制造、銷售、進口的產(chǎn)品，且該他人已支付或者書面承諾支付專利法第十三條規(guī)定的適當費用的，對于權利人關于上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權的主張，人民法院不予支持?！睘榫C合平衡專利權人與公眾之間的利益，如實施者支付了臨時保護期內(nèi)的適當費用，專利權人針對已支付費用產(chǎn)品或方法后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售行為不能再主張侵權。

以上只是簡單梳理了發(fā)明專利臨時保護的相關實踐及規(guī)定，難免有不足及疏漏之處，還望同行讀者多多指正。

來源：康信知識產(chǎn)權

作者：吳孟秋

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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