商標(biāo)侵權(quán)糾紛抗辯之“商標(biāo)合理使用”表述的思考

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作者：鞠翔上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：商標(biāo)侵權(quán)糾紛抗辯之“商標(biāo)合理使用”表述的思考

2019年11月1日，新修改的《商標(biāo)法》正式實(shí)施，彼時(shí)知產(chǎn)界一片沸騰，當(dāng)然不只是因?yàn)榍謾?quán)賠償數(shù)額提高至五百萬元，該次修法更預(yù)示著中國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)又往前邁進(jìn)了一大步。作為業(yè)界的一員，當(dāng)然也是為之振奮。但從職業(yè)的角度而言，在商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件中，如果作為侵權(quán)方的代理人，不侵犯商標(biāo)權(quán)抗辯肯定是訴訟策略中的第一道防線。

當(dāng)下的商標(biāo)注冊(cè)可謂是五花八門，并且在商標(biāo)獲得授權(quán)后，權(quán)利人更是存在他人不能在相同或類似商品上再使用相同或類似文字或圖形的誤解，從而在維權(quán)中為商標(biāo)的不侵權(quán)抗辯提供了契機(jī)，其中“商標(biāo)合理使用”更是當(dāng)下使用頻率最高的詞匯。筆者認(rèn)為，在一些特殊的商標(biāo)中，“商標(biāo)合理使用”的抗辯并非是準(zhǔn)確的表述。為此，筆者將從法律定義、商標(biāo)類型等方面發(fā)表一下個(gè)人觀點(diǎn)。

一、“商標(biāo)合理使用”的前提是該文字或圖形標(biāo)識(shí)具備了商標(biāo)的意義即是能夠區(qū)別商品來源的商標(biāo)

筆者曾經(jīng)代理合肥美菱股份有限公司的“美菱”商標(biāo)侵權(quán)糾紛及不正當(dāng)競爭糾紛案件中，法院認(rèn)定涉案公司繼續(xù)使用“美菱”為自己的企業(yè)名稱組成部分已無合法依據(jù)，且其在宣傳時(shí)突出“美菱智能”或“美菱”，客觀上容易造成相關(guān)公眾誤以為與商標(biāo)權(quán)人美菱股份有限公司有著某種聯(lián)系，其應(yīng)停止侵權(quán)。【1】該案中侵權(quán)人認(rèn)為因歷史原因可以繼續(xù)使用該商標(biāo)，故而用“商標(biāo)合理使用”提出不侵權(quán)抗辯，雖然最終侵權(quán)行為依舊成立，但該表述是準(zhǔn)確的。因?yàn)?，“美菱”是臆造詞，具備顯著性，能夠區(qū)分商品來源，該案中侵權(quán)人對(duì)“美菱”是商標(biāo)性使用。

商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為。【2】在商業(yè)行為中，只有文字或圖形標(biāo)識(shí)具備了識(shí)別商品來源的作用后，才構(gòu)成對(duì)商標(biāo)的使用。

換言之，若是商品上的文字或圖形標(biāo)識(shí)并非是用于識(shí)別商品的來源，不具備商標(biāo)的性質(zhì)，就不屬于是對(duì)商標(biāo)的使用。在商標(biāo)侵權(quán)判斷中，被訴標(biāo)識(shí)必須被用作識(shí)別商品來源的商標(biāo)時(shí)，或者說構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用行為時(shí)，才具有構(gòu)成侵權(quán)的可能性，否則，非商標(biāo)意義上的使用行為，不會(huì)構(gòu)成侵權(quán)(通常是正當(dāng)使用)。這種概念已在司法實(shí)踐中普遍接受，但也有人認(rèn)為這一概念是法院創(chuàng)造出來的，沒有法律依據(jù)。

實(shí)際上，商標(biāo)意義上的使用是認(rèn)定被訴商標(biāo)侵權(quán)的性質(zhì)所當(dāng)然決定的，因?yàn)榉?a href='http://m.globalwellnesspartner.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)意義上的使用行為不會(huì)給注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利造成商標(biāo)意義上的侵害。【3】對(duì)于一個(gè)不具備商標(biāo)性質(zhì)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行使用顯然不屬于商標(biāo)侵權(quán)，但如果用“商標(biāo)合理使用”的表述予以抗辯顯然不夠準(zhǔn)確，該處如果用“非商標(biāo)意義的使用”，故而不是侵權(quán)行為，不構(gòu)成侵權(quán)，似乎更加合適一些。

二、常見的“非商標(biāo)意義使用”的類型

1、描述性使用

“描述性使用”是指雖然使用了商標(biāo)標(biāo)識(shí)，但該標(biāo)識(shí)并非是用來指示商品或服務(wù)的特定來源，而僅是對(duì)商品或服務(wù)本身所進(jìn)行的描述。

現(xiàn)實(shí)生活中有些商標(biāo)并非是商標(biāo)權(quán)人臆造出來的，而是將本來就處于公有領(lǐng)域中的個(gè)別元素注冊(cè)成商標(biāo)。比如有些是對(duì)商品或服務(wù)的數(shù)量、重量、功能、用途等進(jìn)行直接描述。諸如此類的商標(biāo)，只有經(jīng)過長期的使用取得“第二含義”，獲得顯著性之后，才能被注冊(cè)成商標(biāo)。

但即便如此，商標(biāo)權(quán)人也不能阻止他人使用商標(biāo)中的描述性文字或圖形，善意的說明其商品或服務(wù)的特征。因?yàn)檫@些文字畢竟不是商標(biāo)權(quán)人臆造出來的，他們本來就處于公有領(lǐng)域之中，只不過通過商標(biāo)權(quán)人長期將其與特定商品或服務(wù)聯(lián)系在一起，使其被賦予了“第二種含義”，而該標(biāo)志的“第一含義”，仍然保留在公共領(lǐng)域，供公眾自由使用，而且他人只要善意的使用“第一含義”，也不會(huì)引起消費(fèi)者對(duì)商品或服務(wù)來源的混淆。【4】對(duì)于此類描述性標(biāo)識(shí)的使用顯然是“非商標(biāo)意義使用”，不會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

在美食達(dá)人股份有限公司訴光明乳業(yè)股份有限公司就85°C商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件中，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為光明公司在被控侵權(quán)商品上使用85℃，僅是為了向相關(guān)公眾說明其采用的巴氏殺菌技術(shù)的工藝特征，仍屬于合理描述自己經(jīng)營商品特點(diǎn)的范圍，并非對(duì)美食達(dá)人公司注冊(cè)商標(biāo)的使用，而是對(duì)溫度表達(dá)方式的正當(dāng)使用。【5】該案中顯然是對(duì)85℃第一含義的使用認(rèn)可，侵權(quán)抗辯的理由應(yīng)是“非商標(biāo)意義使用”，并非是“商標(biāo)合理使用”。

2、對(duì)商品或服務(wù)用途的使用

《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》第27條規(guī)定“在銷售商品時(shí)，為說明來源、指示用途等在必要范圍內(nèi)使用他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的”屬于正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為。比如在某寶網(wǎng)站上購買手機(jī)外殼，通過收索發(fā)現(xiàn)會(huì)出現(xiàn)大量的與手機(jī)品牌、型號(hào)相匹配的銷售信息，但出售該手機(jī)外殼的商家不會(huì)因?yàn)樵诰W(wǎng)站上使用了手機(jī)商標(biāo)而構(gòu)成侵權(quán)，因?yàn)橹灰皇菍?duì)商標(biāo)加以突出使用，消費(fèi)者只會(huì)認(rèn)為該手機(jī)外殼適合該品牌手機(jī)使用，而不會(huì)認(rèn)為是該品牌手機(jī)廠家所生產(chǎn)的誤認(rèn)。

法律對(duì)商標(biāo)的保護(hù)是為了防止對(duì)消費(fèi)者的欺騙和維護(hù)商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)，并不是為了讓商標(biāo)權(quán)人壟斷相關(guān)的商品或服務(wù)，因此，商標(biāo)權(quán)人雖然可以阻止他人以令消費(fèi)者混淆的方式在相同或類似的商品或服務(wù)上使用相同或近似的標(biāo)志，卻無權(quán)禁止他人提供與自己的商品或服務(wù)相配套的商品或服務(wù)，也不能阻止他人使用該商標(biāo)說明自己的商品或服務(wù)與商標(biāo)權(quán)人的商品或服務(wù)配套或者說明商品與服務(wù)的真實(shí)來源。【6】

三、結(jié)語

筆者認(rèn)為，在商標(biāo)侵權(quán)糾紛抗辯中，是否是“商標(biāo)合理使用”，要具體看案涉的標(biāo)識(shí)是否起到了識(shí)別商品來源的作用，如若不是，用“非商標(biāo)意義使用”進(jìn)行抗辯，其表述會(huì)更加準(zhǔn)確。

注：

【1】安徽省高級(jí)人民法院. （2017）皖民終473號(hào)民事判決書。

【2】《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十八條。

【3】孔祥?。骸渡虡?biāo)法適用的基本問題》，中國法制出版社2014年8月第2版，第078頁。

【4】王遷：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》，中國人民大學(xué)出版社2016年8月第5版，第479頁。

【5】上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院. （2018）滬73民終289號(hào)判決書。

【6】王遷：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》，中國人民大學(xué)出版社2016年8月第5版，第484頁。

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作者：鞠翔上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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