從一起商標(biāo)侵權(quán)案看新舊《商標(biāo)法》的適用

案情 　　2014年4月8日，江蘇無錫工商局北塘分局接黑龍江綏化市稻香村米業(yè)有限公司（以下簡稱稻香村米業(yè)）投訴稱：自己為天賜康商標(biāo)在第30類商品（含米；谷物制品；生糯粉；湯元粉；食用面粉；人食用的去殼谷物；玉米粉）上的商標(biāo)注冊人，商標(biāo)注冊證號為第5089296號，無錫市北塘區(qū)某糧油經(jīng)營部有銷售侵犯其天賜康注冊商標(biāo)專用權(quán)大米的行為。

　　次日，工商執(zhí)法人員至當(dāng)事人經(jīng)營場所檢查，發(fā)現(xiàn)該經(jīng)營部存放有待售的16.9噸標(biāo)注黑龍江綏化市天賜康米業(yè)有限公司（以下簡稱天賜康米業(yè)）生產(chǎn)的袋裝大米，該批大米包裝袋正面印有顯著的“天賜康”字樣（未使用注冊標(biāo)記）。

　　經(jīng)查，當(dāng)事人從2010年起在無錫地區(qū)代理經(jīng)銷天賜康米業(yè)生產(chǎn)的“天賜康”大米。2014年3月中旬，稻香村米業(yè)在無錫地區(qū)拓展業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人經(jīng)銷的“天賜康”大米屬侵犯該公司注冊商標(biāo)專用權(quán)商品，當(dāng)即告知當(dāng)事人并要求其停止銷售侵權(quán)商品。當(dāng)事人得知該情況后與天賜康米業(yè)取得聯(lián)系并詢問情況，天賜康米業(yè)表示會與稻香村米業(yè)溝通，當(dāng)事人可以繼續(xù)銷售。當(dāng)事人遂于2014年4月2日和4月6日分兩批（每批26噸）從天賜康米業(yè)以每公斤5.4元的價格購進(jìn)該公司生產(chǎn)的“天賜康”純天然長粒香米52噸，在無錫市場上以每公斤5.6元的價格出售，至案發(fā)已售出35.1噸。

　　在調(diào)查取證過程中，當(dāng)事人向工商機(jī)關(guān)提供了進(jìn)銷貨憑證、運輸單據(jù)、賬冊以及天賜康米業(yè)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件。天賜康米業(yè)也提供了一份情況說明，表示以前不知道“天賜康”在米這一商品類別上已被他人注冊，以后的產(chǎn)品不會再突出使用“天賜康”字樣。

　　爭議

　　由于當(dāng)事人的違法行為發(fā)生在新《商標(biāo)法》施行前，而對該案的調(diào)查取證及作出處罰決定時間延續(xù)到新《商標(biāo)法》施行后，辦案人員對該案如何處理有兩種不同意見。

　　第一種意見認(rèn)為：《工商總局關(guān)于執(zhí)行修改后的〈中華人民共和國商標(biāo)法〉有關(guān)問題的通知》（工商標(biāo)字〔2014〕81號）規(guī)定：“商標(biāo)違法行為發(fā)生在2014年5月1日以前的，適用修改前的商標(biāo)法處理；商標(biāo)違法行為發(fā)生在2014年5月1日以前且持續(xù)到2014年5月1日以后的，適用修改后的商標(biāo)法處理。”根據(jù)此規(guī)定，本案中當(dāng)事人的商標(biāo)侵權(quán)行為發(fā)生在2014年5月1日前，應(yīng)當(dāng)直接適用舊《商標(biāo)法》處理，認(rèn)定當(dāng)事人2010年起經(jīng)銷涉案“天賜康”大米構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，沒收、銷毀侵權(quán)商品，并可處非法經(jīng)營額三倍以下的罰款。

　　第二種意見認(rèn)為：舊《商標(biāo)法》與新《商標(biāo)法》對銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)商品行為的定性規(guī)定是一致的，但處罰上出現(xiàn)了新變化。新《商標(biāo)法》第六十條第二款規(guī)定：“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責(zé)令停止銷售?！备鶕?jù)“從舊兼從輕”原則，對于當(dāng)事人的行為應(yīng)區(qū)分主觀故意，不知道銷售的是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)商品的，應(yīng)當(dāng)適用新《商標(biāo)法》，認(rèn)定其侵權(quán)行為成立，但只能責(zé)令停止銷售；對于當(dāng)事人明知的侵權(quán)行為，則應(yīng)適用舊《商標(biāo)法》，認(rèn)定其侵權(quán)行為成立，沒收侵權(quán)商品，并可處非法經(jīng)營額三倍以下的罰款。

　　分　析

　　本案的爭議焦點集中在新舊《商標(biāo)法》的適用以及當(dāng)事人主觀故意的認(rèn)定上。

　?。ㄒ唬┬屡f《商標(biāo)法》的適用

　　1.最高人民法院《關(guān)于審理行政案件適用法律規(guī)范問題的座談會紀(jì)要》第三點“關(guān)于新舊法律規(guī)范的適用規(guī)則”明確規(guī)定：“根據(jù)行政審判中的普遍認(rèn)識和做法，行政相對人的行為發(fā)生在新法施行以前，具體行政行為作出在新法施行以后，人民法院審查具體行政行為的合法性時，實體問題適用舊法規(guī)定，程序問題適用新法規(guī)定，但下列情形除外：（一）法律、法規(guī)或規(guī)章另有規(guī)定的；（二）適用新法對保護(hù)行政相對人的合法權(quán)益更為有利的；（三）按照具體行政行為的性質(zhì)應(yīng)當(dāng)適用新法的實體規(guī)定的?！笨梢?，“從舊兼從輕”原則在行政法領(lǐng)域是適用的。

　　2.根據(jù)舊《商標(biāo)法》及《實施條例》的規(guī)定，對于侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為，沒收侵權(quán)商品，并可處非法經(jīng)營額三倍以下的罰款。新《商標(biāo)法》規(guī)定，對于侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為沒收侵權(quán)商品，違法經(jīng)營額五萬元以上的，可以處違法經(jīng)營額五倍以下的罰款，沒有違法經(jīng)營額或者違法經(jīng)營額不足五萬元的，可以處二十五萬元以下的罰款。對五年內(nèi)實施兩次以上商標(biāo)侵權(quán)行為或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)從重處罰。銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責(zé)令停止銷售。

　　從新舊《商標(biāo)法》對侵犯商標(biāo)專用權(quán)行為設(shè)定的罰則來看，新《商標(biāo)法》更重，但有一種特殊情況除外。對于行政相對人不知情，能證明該商品是合法取得并說明提供者的情形，新《商標(biāo)法》明確規(guī)定“責(zé)令停止銷售”，不再給予行政處罰。在此情形下，適用新《商標(biāo)法》顯然更有利于行政相對人。

　　根據(jù)上述分析可知，本案當(dāng)事人能夠說明其經(jīng)銷的涉案產(chǎn)品的合法來源及提供者，因此主觀故意的判斷成為關(guān)鍵，如果其銷售侵權(quán)大米存在主觀故意，應(yīng)適用舊《商標(biāo)法》處理；如果確實不知情，則適用新《商標(biāo)法》。

　　（二）行為人主觀故意的認(rèn)定

　　1.《商標(biāo)法》歷次修改在行為人主觀故意方面的變化。

　　《商標(biāo)法》自1982年制訂以來，已歷經(jīng)3次修改。值得注意的是，每次修改都涉及銷售商標(biāo)侵權(quán)商品行為歸責(zé)原則，對這種行為的定性及處罰一直處于變化中。

　　1982版《商標(biāo)法》采用無過錯原則，1993版《商標(biāo)法》及《實施細(xì)則》采用過錯原則，以明知或應(yīng)知為構(gòu)成要件。2001版《商標(biāo)法》又恢復(fù)為無過錯原則，刪除了“明知”，不論侵權(quán)人主觀上是否知道其銷售的是侵權(quán)商品，只要客觀上實施了銷售侵權(quán)商品的行為，就認(rèn)定為侵權(quán)，要承擔(dān)民事責(zé)任和行政責(zé)任甚至刑事責(zé)任。

　　新《商標(biāo)法》將兩種原則有機(jī)結(jié)合，在銷售侵權(quán)商品行為定性上采用無過錯原則，而在責(zé)任承擔(dān)上采用過錯原則，即不論侵權(quán)人主觀上是否知道其銷售的是侵權(quán)商品，只要客觀上實施了銷售侵權(quán)商品的行為，就認(rèn)定為侵權(quán)，但如果沒有過錯，則不承擔(dān)賠償責(zé)任，也不予行政處罰。

　　2.新《商標(biāo)法》第六十條第二款“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責(zé)令停止銷售”的理解和操作。

　　從該款的規(guī)定來看，認(rèn)定侵權(quán)人無過錯有兩個判斷標(biāo)準(zhǔn)：一是主觀上不知道，二是能證明商品為合法取得并說明提供者。同時符合這兩個標(biāo)準(zhǔn)，才能認(rèn)定為無過錯。

　　對于第二個標(biāo)準(zhǔn)中的“合法取得”，新《商標(biāo)法實施條例》第七十九條已作出明確規(guī)定，包括：有供貨單位合法簽章的供貨清單和貨款收據(jù)且經(jīng)查證屬實或者供貨單位認(rèn)可的；有供銷雙方簽訂的進(jìn)貨合同且經(jīng)查證已真實履行的；有合法進(jìn)貨發(fā)票且發(fā)票記載事項與涉案商品對應(yīng)的；其他能夠證明合法取得涉案商品的情形。關(guān)于“說明提供者”，2013年9月出版的《中華人民共和國商標(biāo)法釋義》指出：“說明提供者，是指銷售者能夠說明該商品的出賣方的姓名、名稱、住所或者提供其他線索，并且能夠被查實?！?

　　應(yīng)該說，這個標(biāo)準(zhǔn)的可操作性還是比較強(qiáng)的。

　　相對于“合法取得”，“不知道”的認(rèn)定比較復(fù)雜。筆者認(rèn)為，在侵權(quán)人能夠提供合法取得的證據(jù)并說明提供者的前提下，舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到商標(biāo)權(quán)利人和行政機(jī)關(guān)。如果商標(biāo)權(quán)利人或行政機(jī)關(guān)不能證明當(dāng)事人為明知或應(yīng)知，則侵權(quán)人不承擔(dān)民事賠償責(zé)任和行政處罰。

　　明知是一種故意的過錯，是銷售者明知其銷售行為會造成對權(quán)利人的侵害而有意的行為；應(yīng)知是一種過失的過錯，是指銷售者應(yīng)該注意到自己所售的商品為侵權(quán)商品，但由于疏忽大意而沒有注意，導(dǎo)致侵權(quán)行為的發(fā)生。對于明知應(yīng)知的判斷，國家工商局1994年印發(fā)的《關(guān)于執(zhí)行〈商標(biāo)法〉及其〈實施細(xì)則〉若干問題的通知》第六條有關(guān)于對“明知”和“應(yīng)知”如何理解和操作的問題的規(guī)定：工商行政管理機(jī)關(guān)在查處這種行為時，對以下情況，應(yīng)判定經(jīng)銷者為《商標(biāo)法》第三十八條第二項和《細(xì)則》第四十一條第一項所指的“明知”或“應(yīng)知”： 1.更改、掉換經(jīng)銷商品上的商標(biāo)而被當(dāng)場查獲的； 2.同一違法事實受到處罰后重犯的；3.事先已被警告，而不改正的； 4.有意采取不正當(dāng)進(jìn)貨渠道，且價格大大低于已知正品的；5.在發(fā)票、賬目等會計憑證上弄虛作假的；6.專業(yè)公司大規(guī)模經(jīng)銷假冒注冊商標(biāo)商品或者商標(biāo)侵權(quán)商品的；7.案發(fā)后轉(zhuǎn)移、銷毀物證，提供虛假證明、虛假情況的；8.其他可以認(rèn)定當(dāng)事人明知或應(yīng)知的。該通知已隨著2001版《商標(biāo)法》刪除“明知”要件而失效，但筆者認(rèn)為在認(rèn)定當(dāng)事人“不知道”時可作適當(dāng)借鑒。

　　3.關(guān)于本案當(dāng)事人主觀故意的認(rèn)定。

　　本案當(dāng)事人在無錫市場經(jīng)銷天賜康米業(yè)生產(chǎn)的“天賜康”大米多年，“天賜康”是天賜康米業(yè)的字號，其商品外包裝袋雖突出使用“天賜康”字樣，但并未標(biāo)注注冊標(biāo)記。因此，在2014年3月中旬稻香村米業(yè)明確告知其銷售的天賜康米業(yè)生產(chǎn)的“天賜康”大米為商標(biāo)侵權(quán)商品之前，當(dāng)事人的銷售行為可認(rèn)定為“不知道”。但是，當(dāng)事人在收到稻香村米業(yè)的告知后，已知天賜康是注冊商標(biāo)，仍繼續(xù)其違法銷售行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“明知”。

　　結(jié)　論

　　當(dāng)事人銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)大米的行為均發(fā)生在新《商標(biāo)法》施行前，而對該案的調(diào)查取證及作出處罰決定時間延續(xù)到新《商標(biāo)法》施行后。對當(dāng)事人處罰依據(jù)的法律適用應(yīng)根據(jù)當(dāng)事人的主觀情況，分別對待。

　　當(dāng)事人2014年3月中旬被告知前銷售涉案天賜康大米的行為，由于其不知道是侵權(quán)商品，同時能證明合法來源、說明提供者，適用新《商標(biāo)法》的規(guī)定對當(dāng)事人更為有利。筆者認(rèn)為，應(yīng)依據(jù)新《商標(biāo)法》第六十條第二款“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責(zé)令停止銷售”的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人停止銷售，不予行政處罰。

　　針對當(dāng)事人2014年3月中旬被告知后，明知天賜康大米為侵權(quán)商品仍繼續(xù)銷售的行為，應(yīng)根據(jù)舊《商標(biāo)法》第五十三條“有本法第五十二條所列侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)行為之一……工商行政管理部門處理時，認(rèn)定侵權(quán)行為成立的，責(zé)令立即停止侵權(quán)行為，沒收、銷毀侵權(quán)商品和專門用于制造侵權(quán)商品、偽造注冊商標(biāo)標(biāo)識的工具，并可處以罰款”的規(guī)定處罰。

來源：中國工商報作者：單　煒　段金豐　朱品昌整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://m.globalwellnesspartner.com/

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