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專利侵權(quán)和專利無效審查中“現(xiàn)有技術(shù)”認定標準探討及評述

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灣區(qū)知識產(chǎn)權(quán)4年前
專利侵權(quán)和專利無效審查中“現(xiàn)有技術(shù)”認定標準探討及評述

專利侵權(quán)和專利無效審查中“現(xiàn)有技術(shù)”認定標準探討及評述

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:程驊  執(zhí)業(yè)律師 專利代理人 工學(xué)碩士

薛登毅 上海瑾羽知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 法學(xué)學(xué)士

原標題:專利侵權(quán)和專利無效審查中“現(xiàn)有技術(shù)”認定標準探討及評述


專利侵權(quán)和專利無效復(fù)審分別由不同部門主管,前者屬于司法問題由法院判斷,后者屬于行政問題由國家知識產(chǎn)權(quán)局管理。由于司法和行政不同特質(zhì),司法的靈活性低于行政,出于司法的目的,需要具有更多的謹慎性,因此兩者對于“現(xiàn)有技術(shù)”問題的判斷并不完全一致。這種不一致經(jīng)常導(dǎo)致部分律師和專利代理人感到困惑和無奈,對于同一案件產(chǎn)生不同的裁判會引起其認為的不確定。本文分析了“現(xiàn)有技術(shù)”認定標準為何在司法和行政領(lǐng)域產(chǎn)生不同,并且簡要評述了這種不同的合理性和應(yīng)對方式。


一、案例介紹


案號:(2019)最高法民再141號


具體判決書請查閱鏈接[1]。


案件主要內(nèi)容:當事人曾經(jīng)向復(fù)審委申請宣告原告專利無效,但是復(fù)審委做出“維持專利有效”決定,即是維持專利全部有效。復(fù)審委維持有效的原因是“揚聲器箱與對比文件1中的波紋狀結(jié)構(gòu)的彈性伸縮共鳴腔二者結(jié)構(gòu)不同,所要解決的技術(shù)問題、所起到的作用均不同。對比文件1中的沒有給予技術(shù)啟示,目前也沒有證據(jù)表明上述區(qū)別特征是公知常識”(引號中信息來自最高法院的判決書內(nèi)容)。因此,復(fù)審委認為兩項技術(shù)特征不同。關(guān)于不同有兩個理解:第一,涉案不包括對比文件的技術(shù)特征或者僅僅包括一部分技術(shù)特征;第二,涉案專利的包括對比的全部技術(shù)特征,并新增技術(shù)改進,使相對于原先的對比文件(現(xiàn)有技術(shù))更有技術(shù)創(chuàng)新,并且該新增技術(shù)特征不是公知常識。復(fù)審委顯然采用了第二種意見。作為現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1:專利號為20082009××××.2的實用新型專利文件。



二、涉案專利、侵權(quán)產(chǎn)品和現(xiàn)有技術(shù)的模型化分析及歷次審判內(nèi)容分析


(1)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征:a,b,c,d

(2)對比文件的專利技術(shù)特征:a,b,c,d,e,f

(3)專利權(quán)人的專利(涉案專利)的技術(shù)特征:a,b,c,D


廣州知產(chǎn)院認為:特征d不等于特征D,因此沒有落入保護范圍。另外,對比文件1由于多出技術(shù)特征e,f,因此侵權(quán)產(chǎn)品不屬于現(xiàn)有技術(shù),現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立。


廣東高院認為:特征d=特征D,另外,對比文件1由于多出技術(shù)特征e,f,因此侵權(quán)產(chǎn)品不屬于現(xiàn)有技術(shù),現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立。


最高院認為:現(xiàn)有技術(shù)認定,只進行相應(yīng)技術(shù)對比,只要侵權(quán)產(chǎn)品具有對比文件中的相應(yīng)技術(shù)特征而不是全部技術(shù)特征,可以認定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。也就是被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征:a,b,c,d包括在對比文件a,b,c,d,e,f中,可以認為使用了現(xiàn)有技術(shù)。


三、最高法院判決的意義和對企業(yè)的啟示


如果最高法院今后所有裁判尺度一致的話,那么對于專利侵權(quán)的現(xiàn)有技術(shù)抗辯應(yīng)用范圍可以大大增加,也就是意味著現(xiàn)有技術(shù)中相應(yīng)的技術(shù)特征,即現(xiàn)有技術(shù)中集合的某一部分子集也可以作為認定現(xiàn)有技術(shù)的依據(jù)。


對于企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護部門來說,這或許是另外一個思路,或許可以巧妙利用這一判決帶了侵權(quán)訴訟或者避開專利陷阱新的策略。


例如:企業(yè)開發(fā)技術(shù)的技術(shù)特征為 a,b,c,d,e;現(xiàn)有有效專利的技術(shù)特征為a,b,c,D,D有可能等于d;現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征為a,b,c,d,e,f;


按照此判決,企業(yè)即使生產(chǎn)出該產(chǎn)品,依然可以使用現(xiàn)有技術(shù)抗辯而避免侵權(quán)。雖然復(fù)審委可能認為技術(shù)特征D具有創(chuàng)造性,現(xiàn)有技術(shù)沒有公開D,因此被授予專利或者維持專利有效。而根據(jù)全面覆蓋原則,企業(yè)產(chǎn)品沒有技術(shù)特征f,因此不侵犯現(xiàn)有技術(shù)的專利權(quán)(如果專利權(quán)依然有效的話)。


四、司法和行政裁判不一致的原因分析


原因之一:專利復(fù)審委屬于行政部門,行政自由裁量權(quán)高于司法。復(fù)審委從創(chuàng)造性角度進行評價,考慮了其差異部分和差異造成的技術(shù)貢獻。最高院從相同部分進行評價,只要有相同就是一樣的。這種原因是由于部門各自的角色決定的,評價技術(shù)方案的創(chuàng)造性會從不同點得出不同的結(jié)論,主動評價和被動評價在某些情況下,會就相同問題得出不同的結(jié)論。


原因之二:從人員的綜合背景來看,專利復(fù)審委是法官型技術(shù)員本質(zhì)是技術(shù)員,最高法院是技術(shù)員型法官本質(zhì)還是法官。復(fù)審委看技術(shù)“門道”,最高法院看技術(shù)“內(nèi)容”。復(fù)審委的裁判人員主要是透過技術(shù)看到其內(nèi)容的不同而非透過內(nèi)同看到其技術(shù)的不同,法院法官則相反。


一句話也可以概括,法院只關(guān)注看到的,復(fù)審委只關(guān)注感受到的。


五、該判決對企業(yè)專利策略的影響


由于兩套體系對于專利評價的不同,因此在涉專利訴訟中,不確定性始終存在,如果需要降低其不確定性,必須在前期布局上做足功夫。


筆者用非常通俗的舉例,表明何謂專利布局的功夫。


例如,甲畫一只老虎,乙畫一只貓,即便畫的一模一樣,究竟侵權(quán)與否主要看所畫的是不是用來抓老鼠。也就是,即便相同的結(jié)構(gòu)表述,但是所起的作用不同,所在領(lǐng)域的不同,從而解決了不同的技術(shù)問題,也不能認為兩者是相同的技術(shù)特征,不應(yīng)當僅僅憑文字表述相同而確定其技術(shù)特征相同。專利布局就是從多個維度確定其與現(xiàn)有方案的不同,而不僅僅通過新的描述認為其不同。一切的前提是具有足夠多的有質(zhì)量專利數(shù)量,從而實現(xiàn)足夠多的上位概括的可能性。


根據(jù)本文的講述,企業(yè)對于現(xiàn)有技術(shù)的認定可以考慮每個技術(shù)特征表述的內(nèi)容及其表述集合中,兩者同時實現(xiàn)的技術(shù)目的是否相同,解決的技術(shù)問題是否相同,即可以通過部分拆解從而確定現(xiàn)有技術(shù)(按照最高法院的判斷標準)。因此,在涉及專利訴訟中,可以適當采用新的思路,不拘泥于完全一致的表述,而采用新技術(shù)文件中部分階段的技術(shù)成果,作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的材料。


注:

[1] (2019)最高法民再141號


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:程驊 執(zhí)業(yè)律師 專利代理人 工學(xué)碩士

薛登毅 上海瑾羽知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 法學(xué)學(xué)士

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君



注:原文鏈接:專利侵權(quán)和專利無效審查中“現(xiàn)有技術(shù)”認定標準探討及評述(點擊標題查看原文)


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