美國(guó)前總統(tǒng)簽署《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》：這對(duì)中國(guó)品牌意味著什么？

#本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Brett Heavner （布萊特·海夫納）  美國(guó)飛翰律師事務(wù)所合伙人
          吳茵飛   美國(guó)飛翰律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：美國(guó)前總統(tǒng)簽署《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》：這對(duì)中國(guó)品牌意味著什么

2020年12月27日，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普簽署了《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（TMA）,將于2021年12月27日正式生效。TMA是一把雙刃劍，一方面，新規(guī)則和程序可以讓中國(guó)品牌受益，另一方面，它也可能給中國(guó)商標(biāo)所有人帶來(lái)挑戰(zhàn)。

2020年12月27日，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普簽署了《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（TMA）。盡管TMA制定的新規(guī)則和程序可以讓中國(guó)品牌受益，但它也可能給中國(guó)商標(biāo)所有人帶來(lái)挑戰(zhàn)。

TMA的主要目標(biāo)之一旨在打擊用不實(shí)聲明，宣稱其商標(biāo)在美國(guó)已經(jīng)使用而獲得的欺詐性商標(biāo)注冊(cè)與申請(qǐng)。TMA提供了三條新途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。具體而言，TMA（1）規(guī)定了一種更廣泛且更便捷的抗議信制度，（2）建立了一個(gè)簡(jiǎn)化版無(wú)效程序，（3）增加了注冊(cè)復(fù)審可以依據(jù)的新理由。相比于美國(guó)商標(biāo)審理和上訴委員會(huì)（“TTAB”）的異議和撤銷程序，這些途徑均具有顯著優(yōu)勢(shì)。

有效使用TMA新途徑的一個(gè)關(guān)鍵要素是取消了訴訟人資格的要求。

到目前為止，中國(guó)品牌在向美國(guó)專利商標(biāo)局（“USPTO”）提出商標(biāo)注冊(cè)異議和撤銷時(shí)，需要表明其有訴訟人資格但TMA已經(jīng)在抗議信和新的主動(dòng)審查程序中取消了這一要求。但是，這也代表了中國(guó)品牌的的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以用同樣的新方式來(lái)對(duì)品牌在美國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)提出異議撤銷。

一、擴(kuò)大抗議信的審查范圍

商標(biāo)所有人可以在商標(biāo)申請(qǐng)審查期間向美國(guó)專利商標(biāo)局局長(zhǎng)提交抗議信，然后由局長(zhǎng)決定是否將該信函轉(zhuǎn)交給負(fù)責(zé)該申請(qǐng)異議的商標(biāo)審查員。依照這一程序，如果抗議成功，該被抗議申請(qǐng)將被審查員駁回，該申請(qǐng)將永不予以公告注冊(cè)。

當(dāng)前美國(guó)專利商標(biāo)局規(guī)定抗議信只能列以下抗議理由：商標(biāo)缺乏顯著性、有在先沖突注冊(cè)、該商標(biāo)正在民事訴訟中被訴，以及審查員在計(jì)算《巴黎公約》在先權(quán)利時(shí)有錯(cuò)誤。這些規(guī)則并沒有提供一種可以解決欺詐性使用樣品或未真實(shí)使用商標(biāo)情況的途徑?，F(xiàn)在，TMA使得抗議信的審查范圍擴(kuò)大，這將使任何商標(biāo)所有人都有機(jī)會(huì)向商標(biāo)審查員提交在先注冊(cè)的商標(biāo)證據(jù)，并解釋為何實(shí)際上申請(qǐng)人并未將商標(biāo)真實(shí)使用于申請(qǐng)中指定的商品或服務(wù)。換言之，中國(guó)品牌可以利用抗議信的審查范圍擴(kuò)大這一優(yōu)勢(shì)提交證據(jù)，而這些證據(jù)可以涉及審查員依照《美國(guó)商標(biāo)法》來(lái)駁回注冊(cè)的任何理由。

雖然對(duì)異議方而言，抗議信的費(fèi)用比向TTAB申請(qǐng)異議的費(fèi)用要低得多，但抗議方仍然無(wú)法在抗議信中辯論。通過(guò)抗議信審查范圍擴(kuò)大這一程序提交的證據(jù)，僅意味著商標(biāo)審查員會(huì)看到應(yīng)導(dǎo)致其駁回申請(qǐng)的證據(jù)。同樣，務(wù)必記住一點(diǎn)，抗議信的決策者不同于異議/撤銷申請(qǐng)的決策者。具體而言，抗議信的程序由局長(zhǎng)和相應(yīng)的商標(biāo)審查員決定，而異議和撤銷申請(qǐng)則由TTAB決定。拒收抗議信不會(huì)抹黑TTAB眼中異議者或抗議人的形象。如果抗議被駁回，或予以抗議但商標(biāo)審查員沒有決定，或申請(qǐng)人成功反駁抗議信，抗議人則仍然可以在TTAB的訴訟程序中使用已收集到的證據(jù)。
    

二、主動(dòng)審查無(wú)效

TMA第16A條規(guī)定了一個(gè)新的注冊(cè)后可以啟動(dòng)的程序，以便美國(guó)專利商標(biāo)局主動(dòng)審查并無(wú)效某些不應(yīng)授予的注冊(cè)。具體而言，依照這一規(guī)定，如果注冊(cè)中指定了具體的商品或服務(wù)，而該商標(biāo)從未用于美國(guó)商業(yè)用途，那么任何人都可以向TTAB申請(qǐng)全部或部分無(wú)效該注冊(cè)。要啟動(dòng)無(wú)效程序，申訴方只需提供“合理調(diào)查”的證據(jù)，證明注冊(cè)商標(biāo)從未用于申請(qǐng)書中指定的商品和服務(wù)。然后，局長(zhǎng)在裁定初步推定的案件后，會(huì)向注冊(cè)人發(fā)出通知程序啟動(dòng)。由于只能在注冊(cè)簽發(fā)三年后提交無(wú)效程序，即商標(biāo)被推定放棄，國(guó)會(huì)指定這個(gè)新程序顯然有意使無(wú)效程序去針對(duì)通過(guò)《馬德里議定書》和《巴黎公約》獲得的注冊(cè)。中國(guó)品牌持有人經(jīng)常用到此類國(guó)際協(xié)議在美國(guó)提交商標(biāo)申請(qǐng)，所以必須牢記商標(biāo)每三年就必須使用。當(dāng)然，注冊(cè)人可以提供反駁證據(jù)，證明其是由于存在特殊情況（例如目前的新冠肺炎疫情）才不得已未使用商標(biāo)，因而在無(wú)效程序中對(duì)這種未使用情況應(yīng)該表示諒解，作為例外處理。
    

另一方面，與美國(guó)現(xiàn)有的異議和撤銷程序相比，第16A條主要有益于無(wú)效掉某些企圖以欺詐手段在美國(guó)剽竊其中國(guó)品牌的商標(biāo)注冊(cè)。按照傳統(tǒng)，外國(guó)品牌所有人在異議和撤銷程序中一直難以挺過(guò)駁回動(dòng)議，因?yàn)門TAB要求原告手中握有“訴訟人資格”，這與異議或撤銷申請(qǐng)的結(jié)果息息相關(guān)。為了確定其資格，異議者或撤銷人必須證明，其在美國(guó)擁有并使用了其中國(guó)品牌，或者，在相關(guān)美國(guó)市場(chǎng)中已有相當(dāng)大比例的美國(guó)消費(fèi)者熟悉該中國(guó)商標(biāo)。該訴訟資格要求的基本原理是：依照《美國(guó)商標(biāo)法案》，一個(gè)商標(biāo)必須已在美國(guó)使用或在美國(guó)廣為人知，才能有資格享有商標(biāo)權(quán)來(lái)阻止他人使用該商標(biāo)。因此，如果在美國(guó)境外擁有商標(biāo)獨(dú)家使用權(quán)的中國(guó)品牌希望提起異議或撤銷注冊(cè)的程序，但相關(guān)美國(guó)消費(fèi)者對(duì)該中國(guó)品牌不夠了解，即使在美國(guó)未經(jīng)授權(quán)使用其中國(guó)品牌的申請(qǐng)注冊(cè)人仍然不會(huì)被視為損害了中國(guó)品牌的利益，也就可能沒有訴訟資格。例如，聯(lián)邦巡回法院曾裁定[1]，針對(duì)同一商標(biāo)，日本商標(biāo)所有人不能撤銷該商標(biāo)在美國(guó)的注冊(cè)，即使美國(guó)注冊(cè)人在旅行時(shí)早就見過(guò)該日本商標(biāo)，并以日本商標(biāo)為模型修改后在美國(guó)惡意注冊(cè)。如今，隨著TMA取消第16A條的訴訟要求，如果中國(guó)品牌以對(duì)方為欺詐性商標(biāo)或未真實(shí)使用商標(biāo)為由異議和撤銷申請(qǐng)注冊(cè)，則不再需要證明自己擁有商標(biāo)的美國(guó)專有權(quán)、需要或其中國(guó)品牌在美國(guó)已經(jīng)有知名度。
 

三、主動(dòng)審查復(fù)審

依照第16B條，TMA為商標(biāo)注冊(cè)無(wú)效添加了一個(gè)新理由，即截至申請(qǐng)過(guò)程中的“相關(guān)日期”時(shí)，申請(qǐng)人未在美國(guó)商業(yè)中使用商標(biāo)[2]。TMA將本條的“相關(guān)日期”定義為以下任何日期：

a)聲稱已在美國(guó)商業(yè)中使用該商標(biāo)的申請(qǐng)?zhí)峤蝗眨?br/>b)聲稱目前已在美國(guó)商業(yè)中使用該商標(biāo)的修正案提交日，或
c)最初基于在美國(guó)商業(yè)用途中對(duì)該商標(biāo)有“使用意圖”而提交申請(qǐng)的使用聲明的截止日期。
    

如同第16A條，美國(guó)專利商標(biāo)局在收到附有合理調(diào)查結(jié)果的申請(qǐng)書后，同意調(diào)查結(jié)果能證明未在截至“相關(guān)日期”前的商業(yè)用途中使用該商標(biāo)時(shí)，可啟動(dòng)這一復(fù)審程序。因?yàn)樵凇跋嚓P(guān)日期”提交的申請(qǐng)書中都包括宣誓書，即這些商標(biāo)已經(jīng)在美國(guó)商業(yè)中使用，所以第16B條程序顯然旨在針對(duì)通過(guò)虛假聲明獲得的注冊(cè)。盡管復(fù)審程序以利用欺詐手段獲得的注冊(cè)為顯要目標(biāo)，但這些復(fù)審程序也將適用于在美國(guó)商業(yè)用途中“使用”所需的非惡意的， 但有錯(cuò)誤陳述的注冊(cè)。為避免成為此類無(wú)效重申審查的受害人，中國(guó)品牌商必須嚴(yán)謹(jǐn)且誠(chéng)實(shí)地對(duì)待任何聲稱將其商標(biāo)用于美國(guó)商業(yè)用途的聲明，必須確保這些商標(biāo)的使用聲明真實(shí)可靠，且都用于申請(qǐng)中指定的全部商品和服務(wù)。如果美國(guó)商業(yè)用途中用不到某些列明的商品和服務(wù)，則中國(guó)品牌商應(yīng)該從“申請(qǐng)注冊(cè)中刪除這些商品和服務(wù)。

同樣，在16A的無(wú)效程序中，包括中國(guó)品牌商在內(nèi)的任何人都可以對(duì)未使用商標(biāo)的注冊(cè)情況申請(qǐng)無(wú)效復(fù)審，并且無(wú)須提供理由。因此，美國(guó)欺詐性申請(qǐng)中的中國(guó)受害者現(xiàn)在可以利用未使用商標(biāo)這一程序，而不必證明自己的在美國(guó)訴訟格資。但是，此無(wú)效復(fù)審程序必須在商標(biāo)注冊(cè)簽發(fā)后的首個(gè)五（5）年內(nèi)提出。。因此，中國(guó)品牌商需要監(jiān)控美國(guó)專利商標(biāo)局收到的關(guān)于其中國(guó)品牌的，或者來(lái)自其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的問(wèn)題申請(qǐng)，以免錯(cuò)過(guò)這一5年期期限。    

※結(jié)論

TMA將于正式簽署一年后生效，即2021年12月27日正式生效。TMA是一把雙刃劍。在一方面，新程序?yàn)橹袊?guó)品牌商提供了新的程序，不必總選擇既昂貴又漫長(zhǎng)的訴訟，即可從美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)處中刪除沖突的、未使用的商標(biāo)。為此，中國(guó)品牌商可以聘請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)律所監(jiān)控美國(guó)專利商標(biāo)局收到的申請(qǐng)，特別是中國(guó)品牌商的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商標(biāo)申請(qǐng)，從而從TMA中獲益，做好使用新程序的前期工作。另一方面，中國(guó)品牌商必須仔細(xì)審查其商標(biāo)使用樣本、商品/服務(wù)的描述和商標(biāo)使用證明書，以免被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手受制于TMA項(xiàng)下的此類程序。

注釋：

[1]Person's Co., Ltd.訴. Christman案, 900 F.2d 1565 (聯(lián)邦巡回法院 1990年裁定). 
[2]請(qǐng)注意，TMA明確規(guī)定，國(guó)會(huì)不會(huì)更改在美國(guó)商業(yè)使用的標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)商標(biāo)在美國(guó)商業(yè)使用中的標(biāo)準(zhǔn)，詳見https://www.finnegan.com/en/insights/articles/use-in-commerce-problems-in-u-s-trademark-cases.html

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Brett Heavner （布萊特·海夫納）  美國(guó)飛翰律師事務(wù)所合伙人

          吳茵飛   美國(guó)飛翰律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國(guó)前總統(tǒng)簽署《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》：這對(duì)中國(guó)品牌意味著什么？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

如有想看文章主題內(nèi)容，歡迎留言評(píng)論~

開年重磅！“粵港澳大灣區(qū)40位知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)軍人物”評(píng)選活動(dòng)正式啟動(dòng)（附規(guī)則）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)媒體，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來(lái)自于中國(guó)、美國(guó)、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國(guó)等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高科技公司及成長(zhǎng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人，還有來(lái)自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬(wàn)用戶（國(guó)內(nèi)70余萬(wàn)+海外近30萬(wàn)），2019年全年全網(wǎng)頁(yè)面瀏覽量已經(jīng)突破過(guò)億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來(lái)自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://m.globalwellnesspartner.com/