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中美商標(biāo)在注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的差異和應(yīng)對(duì)辦法

商標(biāo)
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中美商標(biāo)在注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的差異和應(yīng)對(duì)辦法

中美商標(biāo)在注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的差異和應(yīng)對(duì)辦法

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場(chǎng),未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:汪濤 晏倩嵐

原標(biāo)題:中美商標(biāo)在注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的差異和應(yīng)對(duì)辦法


對(duì)于中國赴美經(jīng)商的企業(yè)和個(gè)人,有必要對(duì)美國商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的一些特殊規(guī)定和實(shí)務(wù)操作有一定了解,在布局規(guī)劃階段充分做好各方面的準(zhǔn)備工作。本文歸納了中美商標(biāo)在注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的八個(gè)差異和應(yīng)對(duì)辦法。希望在美國商標(biāo)授權(quán)、維護(hù)和維權(quán)路上的企業(yè)和個(gè)人,可以少走彎路。

 

美國是全球最重要的經(jīng)濟(jì)體之一,對(duì)于大多國內(nèi)出海企業(yè),美國是海外商業(yè)布局不可或缺的重要市場(chǎng)。在過去幾年伴隨著跨境互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的迅速發(fā)展,特別是“注冊(cè)商標(biāo)”成為了開展跨國業(yè)務(wù)的“通行證”,中國企業(yè)和個(gè)人的美國商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量增加了十多倍,中國目前可能已經(jīng)成為在美國商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量最多的申請(qǐng)人來源國。因此,對(duì)于中國赴美經(jīng)商的企業(yè)和個(gè)人,有必要對(duì)美國商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的一些特殊規(guī)定和實(shí)務(wù)操作有一定了解,在布局規(guī)劃階段充分做好各方面的準(zhǔn)備工作。筆者根據(jù)以往工作經(jīng)驗(yàn),歸納了中美商標(biāo)在注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的八個(gè)差異和應(yīng)對(duì)辦法。具體如下:


差異一:

注冊(cè)基礎(chǔ)是美國商標(biāo)注冊(cè)的必備條件


中國商標(biāo)申請(qǐng)基于商業(yè)需求,一般企業(yè)提交營業(yè)執(zhí)照副本,個(gè)人提交個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照副本即可,商標(biāo)局審查通過之后,無第三人異議則可順利注冊(cè),無使用證據(jù)相關(guān)要求。

 

而在美國聯(lián)邦商標(biāo)申請(qǐng)時(shí),申請(qǐng)階段需要選擇合適的“申請(qǐng)基礎(chǔ)”,注冊(cè)階段需要滿足合適的“注冊(cè)基礎(chǔ)”,商標(biāo)才可以最終獲得注冊(cè),發(fā)出《商標(biāo)注冊(cè)證》。對(duì)于在美國直接提交的商標(biāo)申請(qǐng),在申請(qǐng)階段可以選擇如下四種“申請(qǐng)基礎(chǔ)”:

 

1、商業(yè)使用(Use in commerce basis),美國商標(biāo)法Section 1 (a),即,申請(qǐng)商標(biāo)在提交申請(qǐng)日期前已經(jīng)在美國實(shí)際投入商業(yè)使用。


2、意向使用(Intent-to-use basis),美國商標(biāo)法Section 1 (b),即,申請(qǐng)商標(biāo)在提交申請(qǐng)時(shí)尚未在美國實(shí)際投入商業(yè)使用,但是申請(qǐng)人在美國商標(biāo)申請(qǐng)日之后具有將該商標(biāo)在美國進(jìn)行實(shí)際商業(yè)使用的真實(shí)意圖。


3、外國申請(qǐng)(Foreign application basis),美國商標(biāo)法Section 44 (d),即,申請(qǐng)人在相同或更大范圍的商品/服務(wù)項(xiàng)目上已經(jīng)提交了相同商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)人的原屬國,且該原屬國商標(biāo)的申請(qǐng)日是在美國商標(biāo)申請(qǐng)日之前的6個(gè)月以內(nèi)。


4、外國注冊(cè)(Foreign registration basis),美國商標(biāo)法Section 44 (e),即,申請(qǐng)人在其原屬國在相同或更大范圍的商品/服務(wù)項(xiàng)目上已經(jīng)取得在先相同注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利。


在注冊(cè)階段,只有上述第1項(xiàng)“商業(yè)使用(Use in commerce basis)”或第4項(xiàng)“外國注冊(cè)(Foreign registration basis)”可以滿足美國商標(biāo)注冊(cè)要求。因此,對(duì)于首次申請(qǐng)美國商標(biāo)的國內(nèi)企業(yè)和個(gè)人,預(yù)先做好選擇適當(dāng)申請(qǐng)基礎(chǔ)和注冊(cè)基礎(chǔ)方面的準(zhǔn)備,是保證后期可以順利取得商標(biāo)注冊(cè)的重要方面之一。


差異二:

使用是美國商標(biāo)注冊(cè)和維護(hù)的重要依據(jù)


中國商標(biāo)局一般不主動(dòng)要求商標(biāo)權(quán)利人提供使用證據(jù)。


而美國商標(biāo),在商標(biāo)注冊(cè)階段,除非申請(qǐng)商標(biāo)基于外國注冊(cè)(Foreign registration basis)方式取得注冊(cè),否則申請(qǐng)人必須在提供了合法使用聲明并提交相應(yīng)使用證據(jù)前提下才能獲得美國商標(biāo)注冊(cè)。

 

隨著《美國商標(biāo)現(xiàn)代化法案》(Trademark Modernization Act)生效日期臨近,核準(zhǔn)注冊(cè)后的美國商標(biāo)將面臨來自社會(huì)公眾更加多樣的在使用證據(jù)方面的挑戰(zhàn),例如:在實(shí)質(zhì)審查期間針對(duì)使用證據(jù)合法性方面提出的反對(duì)函程序(Letter of Protest)、在商標(biāo)注冊(cè)后第3-10年之間的清除程序(Expungement)和在商標(biāo)注冊(cè)后5年內(nèi)發(fā)起再審程序(Reexamination)等。

 

除此之外,在美國,商標(biāo)所有人必須在商標(biāo)注冊(cè)后第5-6年之間、第9-10之間以及每次續(xù)展期間提交相關(guān)使用聲明和使用證據(jù),從而保持商標(biāo)的有效性。因此,相比以往任何時(shí)候,申請(qǐng)人更應(yīng)確保提供的使用證據(jù)是真實(shí)、直觀、清晰、簡(jiǎn)潔和完整的。


差異三:

美國商標(biāo)副簿注冊(cè)制度


中國商標(biāo)無主輔簿制度。對(duì)于缺乏顯著性的商標(biāo),在獲得商標(biāo)顯著性之前,無法獲得商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)。

 

而在美國,商標(biāo)注冊(cè)分為主簿注冊(cè)和副簿注冊(cè)。聯(lián)邦商標(biāo)主簿注冊(cè)是最常見和經(jīng)常使用的美國商標(biāo)注冊(cè)方式。而對(duì)于不符合主簿注冊(cè)條件的商標(biāo),即,對(duì)申請(qǐng)人的商品或服務(wù)具有一定的識(shí)別功能但是本身不具有顯著性的標(biāo)志,則可以考慮通過副簿注冊(cè)方式進(jìn)行保護(hù)。

 

最常見的一類情況是,申請(qǐng)商標(biāo)在指定商品/服務(wù)上本身缺乏固有顯著性( inherent distinctiveness),且已經(jīng)投入美國商業(yè)實(shí)際使用或者已經(jīng)在申請(qǐng)人原屬國取得注冊(cè),但是,尚未通過使用方式取得獲得顯著性(acquired distinctiveness),申請(qǐng)人有可能通過商標(biāo)與商品/服務(wù)長(zhǎng)期結(jié)合使用產(chǎn)生除原含義外的第二含義(secondary meaning),從而通過使用獲得顯著性的商標(biāo)

 

相對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo),在美國商標(biāo)副簿注冊(cè)商標(biāo)的好處有:


1、 所有人有權(quán)在商標(biāo)上標(biāo)注注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)記?;

2、 所有人有權(quán)在聯(lián)邦法院體系提出商標(biāo)侵權(quán)訴訟;

3、 副簿注冊(cè)商標(biāo)可以作為在先商標(biāo),對(duì)之后申請(qǐng)的混淆性近似商標(biāo)構(gòu)成阻礙,也就是說,美國專利與商標(biāo)局(USPTO)可以直接引證副簿注冊(cè)商標(biāo)駁回之后申請(qǐng)的近似商標(biāo)

4、 獲得美國商標(biāo)注冊(cè)證,滿足申請(qǐng)人的商業(yè)使用需求;

5、 在副簿注冊(cè)時(shí)間超過5年,是支持取得獲得顯著性的強(qiáng)有力的證據(jù),有利于未來在主簿提交注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)被接受;

6、 副簿注冊(cè)商標(biāo)沒有設(shè)置異議公告程序,對(duì)副簿商標(biāo)注冊(cè)的正式爭(zhēng)議解決程序需要等待商標(biāo)注冊(cè)后才能啟動(dòng)。


因此,對(duì)于那些描述性商標(biāo)、地理名稱、產(chǎn)品裝潢、僅包含姓氏的標(biāo)識(shí)等,在無法獲得主簿注冊(cè)情況下,提前做好副簿注冊(cè)不失為一種行之有效的替代方案。


差異四:

美國商標(biāo)審查程序中嚴(yán)格的形式規(guī)范要求


中國商標(biāo)對(duì)于商標(biāo)使用無特別要求,相應(yīng)的審查意見形式較為固定,一般常見的有基于商品或服務(wù)描述不規(guī)范的補(bǔ)正或商標(biāo)圖樣不清晰的補(bǔ)正,后期實(shí)質(zhì)審查一般有基于相對(duì)理由或絕對(duì)理由駁回。

 

而美國商標(biāo)注冊(cè)中,注冊(cè)基礎(chǔ)要求多且要求高,審查員的自由裁量范圍較大,這使得美國商標(biāo)的審查意見類型多而復(fù)雜,常見的包括:指定商品/服務(wù)描述不符合可接受的條件、商標(biāo)圖樣描述不準(zhǔn)確、商標(biāo)部分要素需要放棄專有使用權(quán)、使用證據(jù)不符合要求、原屬國注冊(cè)對(duì)應(yīng)性不合規(guī)、未指定美國律師代理、未提供符合要求的聯(lián)系方式等。上述這些審查意見內(nèi)容在中國商標(biāo)注冊(cè)程序中并不常見,有的甚至根本不會(huì)發(fā)生,但是在美國卻是大多數(shù)申請(qǐng)都會(huì)遇到的情況。

 

因此,申請(qǐng)人需要在商標(biāo)申請(qǐng)之前與美國商標(biāo)律師做好充分溝通,遇到審查意見后及時(shí)咨詢美國商標(biāo)律師的專業(yè)意見,這將會(huì)有效避免或者快速克服類似阻礙。需要特別留意的是,《美國商標(biāo)現(xiàn)代化法案》(Trademark Modernization Act)生效后,答復(fù)審查意見的時(shí)間周期將從目前的6個(gè)月縮短至2個(gè)月。對(duì)于國內(nèi)申請(qǐng)人,需要盡快適應(yīng)時(shí)間上的變化,確保與美國商標(biāo)律師保持富有成效的溝通,及時(shí)處理官方審查意見。


差異五:

同意書在克服美國商標(biāo)在先性阻礙方面具有重要作用


中國為成文法國家,商標(biāo)法中未明確規(guī)定“同意書”的效用,這使得“同意書”在克服引證商標(biāo)中,不確定較高,審查員或法官可能根據(jù)商標(biāo)案件的具體情況,支持或不予采信同意書。

 

而美國作為判例法的國家,充分尊重商標(biāo)的私權(quán)屬性,實(shí)質(zhì)審查程序中,當(dāng)出現(xiàn)引證商標(biāo)阻礙后,如果可以獲得引證商標(biāo)權(quán)利人的同意書,或者雙方簽署并存協(xié)議,則將具有相當(dāng)高的幾率成功克服引證商標(biāo)阻礙。這種情況下,同意書或并存協(xié)議往往對(duì)注冊(cè)結(jié)果起到?jīng)Q定性作用。

 

當(dāng)美國商標(biāo)申請(qǐng)遇到引證商標(biāo)阻礙時(shí),在深入研究案件并對(duì)引證商標(biāo)及其所有人做出充分背景調(diào)查情況下,申請(qǐng)人可以根據(jù)實(shí)際情況,考慮積極主動(dòng)與引證商標(biāo)所有人進(jìn)行溝通,說明商標(biāo)之間可以并存的理由,爭(zhēng)取并存的機(jī)會(huì)。在實(shí)務(wù)操作中,依靠同意書或并存協(xié)議直接克服官方阻礙的情況是比較常見的。


差異六:

美國獨(dú)特的商品與服務(wù)描述


美國與中國同屬《尼斯協(xié)定》成員國,但是對(duì)于可接受的商品與服務(wù)描述卻具有比較明顯差異。在中國,申請(qǐng)人可以參考基于《尼斯協(xié)定》制定的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》作為選擇商品和服務(wù)描述的依據(jù),而美國并沒有國內(nèi)這樣的分類表,僅可以參考可以接受的商品與服務(wù)分類表述。另外, 即使官方公布的那些可接受的商品和服務(wù)描述,也可能在審查中發(fā)出審查意見,認(rèn)為描述不夠清晰、準(zhǔn)確等,要求申請(qǐng)人進(jìn)一步說明或限定保護(hù)范圍。

 

很多時(shí)候,對(duì)指定商品或服務(wù)做進(jìn)一步說明或者限定保護(hù)范圍,不但可以克服指定項(xiàng)目描述性阻礙,當(dāng)存在引證商標(biāo)導(dǎo)致駁回情況下,限定往往可以實(shí)質(zhì)性區(qū)分商標(biāo)之間的差異,成功克服在先性阻礙。

 

遇到指定項(xiàng)目描述方面的阻礙后,申請(qǐng)人無論選擇保留或者修改,都需要與美國商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或者直接與本案審查員進(jìn)行溝通,說明理由,闡述觀點(diǎn),盡可能獲得最符合申請(qǐng)人意愿且被官方接受的商品和服務(wù)描述。

 

差異七:

美國特有的聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度和州商標(biāo)注冊(cè)制度


在中國大陸范圍內(nèi),僅有“中國商標(biāo)”。而美國基于其聯(lián)邦制的特點(diǎn),有兩種并存的商標(biāo)注冊(cè)制度,即,聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度和州商標(biāo)注冊(cè)制度。聯(lián)邦商標(biāo)由美國專利與商標(biāo)局(USPTO)核準(zhǔn)并頒發(fā)注冊(cè)證,其商標(biāo)效力覆蓋美國全境,而州商標(biāo)僅由各州政府承認(rèn)并頒發(fā)注冊(cè)證,其效力只在所注冊(cè)的州范圍有效。

 

相比聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)數(shù)百元的注冊(cè)費(fèi)用,州商標(biāo)注冊(cè)的費(fèi)用在15美元到70美元之間不等。各州只審查該州數(shù)據(jù)庫中存在沖突的在先商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。在時(shí)間上,州商標(biāo)比聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)過程快得多,有的僅需要幾天即可完成。

 

如前文所述,聯(lián)邦商標(biāo)主簿注冊(cè)是最常見和經(jīng)常使用的美國商標(biāo)注冊(cè)方式。但是,對(duì)于在聯(lián)邦范圍難以取得商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)人,可以考慮在那些對(duì)申請(qǐng)人重要的州進(jìn)行商標(biāo)保護(hù),這也不失成為一種退而求其次的保護(hù)策略。

 

差異八:

美國復(fù)雜的商標(biāo)爭(zhēng)議解決機(jī)制


在中國,一般的商標(biāo)異議和無效宣告,分為評(píng)審階段和行政訴訟階段,程序固定,由雙方答辯和質(zhì)證后,商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)做出裁定,歷時(shí)1年左右。行政訴訟遵循二審終審制度,一審為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院,二審為北京市高級(jí)人民法院,一般一至三次開庭后即可做出判決,歷時(shí)1-2年左右。

 

而美國在商標(biāo)異議、撤銷和宣告無效程序上,其爭(zhēng)議解決機(jī)制相對(duì)中國更加復(fù)雜、時(shí)間更加漫長(zhǎng)、費(fèi)用也更加高昂。美國商標(biāo)爭(zhēng)議解決程序與民事訴訟程序基本一致,以商標(biāo)異議程序?yàn)槔?,包括異議申請(qǐng)、異議答辯、證據(jù)開示前會(huì)議、初次披露、證據(jù)開示、專家證人披露、原告審前披露、被告審前披露、原告反駁理由披露、庭審證據(jù)展示、雙方質(zhì)證、原告簡(jiǎn)短陳述、被告簡(jiǎn)短陳述、原告對(duì)被告簡(jiǎn)短陳述的反駁、口頭審理、開庭審理、異議裁定。除了上述程序外,雙方均可以基于各種理由提出動(dòng)議(motion),例如:請(qǐng)求暫?;蛘哐泳彴讣M(jìn)展等。

 

通常情況下,經(jīng)歷上述全部程序可能需要3-5年時(shí)間,費(fèi)用可能在數(shù)萬到數(shù)十萬美元之間。但是,絕大多數(shù)美國商標(biāo)爭(zhēng)議案件并不會(huì)走完全部程序,一部分會(huì)通過和解方式解決爭(zhēng)議,例如:以限縮保護(hù)范圍換取對(duì)方撤回異議。另一種常見情況是,當(dāng)一方當(dāng)事人中途不再跟進(jìn)相關(guān)程序后,另一方當(dāng)事人向美國商標(biāo)審判和訴訟委員會(huì)(TTAB)提出簡(jiǎn)易判決動(dòng)議(motion for summary judgement),請(qǐng)求官方做出缺席審判裁定(default),直接裁定對(duì)方敗訴。

 

相對(duì)于美國復(fù)雜的爭(zhēng)議解決機(jī)制,中國的異議、撤銷、宣告無效程序顯然簡(jiǎn)單的多。因此,如果申請(qǐng)人希望避免陷入美國商標(biāo)爭(zhēng)議解決的泥潭,最應(yīng)該做的就是申請(qǐng)前做好充分的查詢檢索工作,洞悉各種風(fēng)險(xiǎn),事先避免爭(zhēng)議發(fā)生。

 

事實(shí)上,中美商標(biāo)保護(hù)也具有很多相似性,例如:都對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)的合法性、顯著性、在先性等方面進(jìn)行實(shí)質(zhì)申請(qǐng);均按照申請(qǐng)、審查、公告、核準(zhǔn)的順序?qū)徍俗?cè)商標(biāo)。

 

對(duì)于希望在美國獲得商標(biāo)注冊(cè)和實(shí)際經(jīng)營的企業(yè)和個(gè)人,充分了解美國商標(biāo)體系下的那些特殊規(guī)定至關(guān)重要,在美國商標(biāo)授權(quán)、維護(hù)和維權(quán)路上少走彎路。


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:汪濤 晏倩嵐

編輯:IPRdaily王穎          校對(duì):IPRdaily縱橫君



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