PCT國際申請辦理出口許可證的適用情形

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作者：代麗榮 中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所

原標題：淺析PCT國際申請辦理出口許可證的適用情形

由于PCT國際申請的特殊性，實際上對這個被視為本國申請的指定中國申請權(quán)，不能一概而論都需要補交出口許可證，只有屬于需要辦理出口許可證的情形才適用。也就是我們在前文論述的還要判斷其是否為發(fā)生在中國境內(nèi)的貿(mào)易行為。本文結(jié)合實踐，依據(jù)對相關(guān)法律法規(guī)的理解，對申請人如何處理國家知識產(chǎn)權(quán)局審查PCT國際申請的技術(shù)出口許可證提出應(yīng)對策略。

在專利代理實踐中常常涉及PCT國際申請權(quán)由中國單位或者個人向外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織轉(zhuǎn)讓的情形。辦理這類申請權(quán)轉(zhuǎn)讓的過程大多手續(xù)復(fù)雜，要求嚴格，相關(guān)人員需要出具國務(wù)院商務(wù)主管部門頒發(fā)的《技術(shù)出口許可證》或者《自由出口技術(shù)合同登記證書》（下文統(tǒng)一簡稱為“出口許可證”）。本文結(jié)合實踐，依據(jù)對相關(guān)法律法規(guī)的理解，對申請人如何處理國家知識產(chǎn)權(quán)局（以下簡稱“國知局”）審查PCT國際申請的技術(shù)出口許可證提出應(yīng)對策略，希望與讀者和同行進行交流。

一、《專利法》、《對外貿(mào)易法》對出口許可證的規(guī)定

根據(jù)我國《專利法》第10條，“中國單位或者個人向外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，應(yīng)當依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理手續(xù)?！边@里所述的“法律、行政法規(guī)”主要包括《對外貿(mào)易法》和《技術(shù)進出口管理條例》。根據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章6.7.2.2的規(guī)定，對于發(fā)明或者實用新型專利申請（或?qū)＠?，轉(zhuǎn)讓方是中國內(nèi)地的個人或者單位，受讓方是外國人、外國企業(yè)或者其他組織的，應(yīng)當出具國務(wù)院商務(wù)主管部門頒發(fā)的《技術(shù)出口許可證》或者《自由出口技術(shù)合同登記證書》，以及雙方簽字或者蓋章的轉(zhuǎn)讓合同。

根據(jù)《對外貿(mào)易法》，對外貿(mào)易包括技術(shù)進出口貿(mào)易。根據(jù)《技術(shù)進出口管理條例》第2條，技術(shù)進出口是指從中華人民共和國境外向中華人民共和國境內(nèi)，或者從中華人民共和國境內(nèi)向中華人民共和國境外，通過貿(mào)易、投資或者經(jīng)濟技術(shù)合作的方式轉(zhuǎn)移技術(shù)的行為。并明確規(guī)定專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實施許可屬于轉(zhuǎn)移技術(shù)的行為。

《專利法》以實施轉(zhuǎn)讓行為的主體的國籍為判斷條件來適用《對外貿(mào)易法》和《技術(shù)進出口管理條例》，但其引用的《對外貿(mào)易法》和《技術(shù)進出口管理條例》則是以地域為判斷條件來規(guī)定適用法律的行為。雖然字面上看這兩個部門法的規(guī)定不夠一致，但其相輔相成的立法本意并無偏差，意在保護我國對外貿(mào)易經(jīng)營者的合法權(quán)益，并且在實踐中也是協(xié)調(diào)統(tǒng)一的。

由于《專利法》是專門規(guī)定我國專利制度的法律，而《對外貿(mào)易法》是專門規(guī)定對外貿(mào)易制度的法律，所以僅從規(guī)范專利技術(shù)進出口相關(guān)規(guī)定來講，《專利法》的表述更為貼切。實踐中關(guān)于專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實施許可在多數(shù)情況下也是基于《專利法》規(guī)定的判斷條件適用《技術(shù)進出口管理條例》。也就是說，理論上《專利法》引用并依據(jù)《對外貿(mào)易法》和《技術(shù)進出口管理條例》的相關(guān)法律條款要求申請人出具的證明文件應(yīng)該遵照被引用法的規(guī)定，但實踐中《技術(shù)進出口管理條例》反過來是根據(jù)《專利法》設(shè)立的條件來受理的。上述情形的出現(xiàn)主要是受專利申請及審查制度影響所致。申請人有意愿取得專利保護，必須要申請專利，而要獲得專利權(quán)，必須滿足專利審查要求，專利審查要求申請人提供出口許可證，申請人被動辦理出口許可證，商務(wù)部受理申請人辦理出口許可證的請求。實踐中大多數(shù)申請人由于不知悉相關(guān)規(guī)定很難有意識主動辦理出口許可證，多是遇到專利審查部門要求出具相關(guān)手續(xù)時補辦該手續(xù)，或根據(jù)以往經(jīng)驗主動辦理的。

二、《對外貿(mào)易法》對專利技術(shù)轉(zhuǎn)移貿(mào)易的保護

我國《對外貿(mào)易法》為保護對外貿(mào)易經(jīng)營者的合法權(quán)益而設(shè)立?！秾ν赓Q(mào)易法》明確規(guī)定中國專利申請權(quán)和專利權(quán)的轉(zhuǎn)移屬于《對外貿(mào)易法》管轄范圍，所以《專利法》根據(jù)《對外貿(mào)易法》規(guī)定了相應(yīng)的審查要求。由于國知局對發(fā)明專利申請要予以公布，對授予的發(fā)明專利權(quán)和實用新型專利權(quán)要予以公告，使專利申請的技術(shù)方案成為世界范圍內(nèi)的公知技術(shù)，所以準確地講，《對外貿(mào)易法》無法保護專利技術(shù)物理位置不出境入境，而是對于發(fā)生在境內(nèi)的涉及轉(zhuǎn)讓方或受讓方是境外主體的中國專利申請權(quán)和專利權(quán)的轉(zhuǎn)移；或許可方或被許可方是境外主體的專利實施許可行為進行貿(mào)易保護。

根據(jù)我國《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，涉外專屬管轄的范圍不包括技術(shù)貿(mào)易行為。因此，《對外貿(mào)易法》對境外發(fā)生的技術(shù)交易行為不具有管轄權(quán)。也就是說我國權(quán)利人在境外進行的專利技術(shù)交易或其外國專利申請權(quán)和專利權(quán)轉(zhuǎn)移或?qū)＠麑嵤┰S可時，均不需要在商務(wù)局進行備案登記，即不屬于辦理出口許可證的情形。

三、《專利法》對專利技術(shù)跨境的保護

在專利技術(shù)保護方面，我國的專利制度相對來說已經(jīng)是十分完備的了。對于我國境內(nèi)產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造，建立了向外保密審查制度及嚴厲的處罰措施。未經(jīng)過國知局同意，我國境內(nèi)產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造嚴禁去境外的國家或地區(qū)進行專利申請。對于符合《專利法》第4條規(guī)定的國防專利或者保密專利，國知局會移交國防專利局進行審查并通知申請人該專利申請予以保密，按照保密專利申請?zhí)幚?，不允許權(quán)利人泄露任何信息，當然更不允許轉(zhuǎn)移該專利申請技術(shù)?！秾＠ā飞鲜鱿嚓P(guān)規(guī)定有效的保障了涉及國防和國民利益的專利技術(shù)不外泄。所以在專利制度設(shè)置的屏障下，不會出現(xiàn)涉及國防和國民利益的技術(shù)適用《技術(shù)進出口管理條例》的交易情形。

四、《專利法》依據(jù)權(quán)利人國籍判斷是否需要辦理出口許可證

專利權(quán)是有地域性的，受我國《專利法》保護的與中國專利申請和專利相關(guān)的所有權(quán)利本身是無法從境內(nèi)轉(zhuǎn)移至境外的，但其權(quán)利主體是可以由國籍或注冊地為境內(nèi)的主體轉(zhuǎn)移或?qū)嵤┰S可給境外主體的，所以《專利法》在規(guī)定適用《對外貿(mào)易法》和《技術(shù)進出口管理條例》的情形時，用權(quán)利人國籍來限定是否適用是個焦點問題。這里還要指出的是，《專利法》及《對外貿(mào)易法》所指的境內(nèi)境外指的是《專利法》及《對外貿(mào)易法》適用法域的境內(nèi)外，不是按照領(lǐng)土主權(quán)劃分。根據(jù)“一國兩制”的基本原則，大陸與港澳臺地區(qū)采用不同的法律體系和知識產(chǎn)權(quán)及對外貿(mào)易保護制度，所以我國《專利法》及《對外貿(mào)易法》不適用港澳臺地區(qū)。在具體的專利管理上，港澳臺地區(qū)的法人或個人視為境外主體一樣對待，港澳臺地區(qū)的專利申請及專利同境外專利申請及專利一樣對待。

綜上所述，《專利法》是對于發(fā)生了中轉(zhuǎn)外的中國專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實施許可行為審查技術(shù)出口許可證，而并不區(qū)分是境內(nèi)還是境外產(chǎn)生的專利技術(shù)。

五、要求中國專利或申請優(yōu)先權(quán)去境外申請權(quán)的處置是否需要出口許可證

我國《專利法》直接適用的《巴黎公約》關(guān)于優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，根據(jù)《巴黎公約》，享受優(yōu)先權(quán)的權(quán)利可以單獨轉(zhuǎn)讓。而權(quán)利受讓人也應(yīng)當是《巴黎公約》成員國的法人或者個人，或者是在成員國的領(lǐng)土內(nèi)有營業(yè)所或經(jīng)常居住所的法人或者個人。

我國《專利法》沒有規(guī)定審查和登記要求我國專利申請或?qū)＠鳛閮?yōu)先權(quán)進行申請及處置境外專利的要求，僅在審查要求本國優(yōu)先權(quán)的中國專利申請時規(guī)定了具體的要求，其審查實質(zhì)還是對作為優(yōu)先權(quán)的中國專利申請本身的審查或依據(jù)職權(quán)處置。根據(jù)《巴黎公約》，優(yōu)先權(quán)的意義在于在成員國國家局申請專利時享有首次申請的申請日，它的權(quán)利是成員國國家局根據(jù)《巴黎公約》授予的，所以優(yōu)先權(quán)的法律效力在于受理要求該優(yōu)先權(quán)的外國申請的國家法律如何規(guī)定的，而不在于優(yōu)先權(quán)申請本國法律的規(guī)定。所以對于優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓，我國《對外貿(mào)易法》及《專利法》都沒有規(guī)定要求辦理或?qū)彶橐髧鴥?nèi)專利或申請優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)移的出口許可證。

六、PCT國際申請的權(quán)利轉(zhuǎn)移

PCT國際申請是根據(jù)《專利合作條約》進行的專利申請，對于國際申請中指定非中國國家階段的申請權(quán)發(fā)生的轉(zhuǎn)移，應(yīng)視為準外國或地區(qū)的專利申請發(fā)生的權(quán)利轉(zhuǎn)移。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，進入聲明中填寫的是指定中國的申請人，所以審查員僅審查指定中國的申請人的權(quán)利轉(zhuǎn)移，并不審查指定非中國的申請人發(fā)生的任何事宜；另外非中國國家階段的申請權(quán)轉(zhuǎn)移在很大程度上是境外發(fā)生的權(quán)利轉(zhuǎn)移，所以基本上也不受我國《對外貿(mào)易法》關(guān)于出口許可證的相關(guān)規(guī)定管轄。

根據(jù)我國《專利法實施細則》，向?qū)＠洲k理進入中國國家階段的手續(xù)時，國知局會啟動國家階段的程序，其中包括在《專利合作條約》允許的限度內(nèi)進行的初步審查。由于PCT國家階段申請的申請日追溯至國際申請日,所以我國的《專利審查指南》第三部分第一章5.10.1.2第2款進一步規(guī)定，在國家階段審查時發(fā)現(xiàn)PCT國際申請的變更是由中國內(nèi)地的單位或個人將申請權(quán)轉(zhuǎn)讓給外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織的國家申請審查，適用《專利審查指南》第一部分第一章6.7.2.2關(guān)于提供《技術(shù)出口許可證》或者《自由出口技術(shù)合同登記證書》的要求。簡單來講，PCT申請進入中國國家階段后，國際申請日視為國家申請日，那么國際階段發(fā)生過中轉(zhuǎn)外的指定中國申請權(quán)的轉(zhuǎn)移被視為是中國申請權(quán)的轉(zhuǎn)移，所以在進入國家階段后需要補交國際申請的出口許可證。

由于PCT國際申請的特殊性，實際上對這個被視為本國申請的指定中國申請權(quán)，不能一概而論都需要補交出口許可證，只有屬于需要辦理出口許可證的情形才適用。也就是我們在前文論述的還要判斷其是否為發(fā)生在中國境內(nèi)的貿(mào)易行為。

從審查角度來講，審查員不用猜度是發(fā)生在中國境內(nèi)還是境外的貿(mào)易行為，依據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，要求申請人補交出口許可證是合理合規(guī)的。根據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章第4.1.3.1節(jié)的規(guī)定，專利局對本國申請人一般情況下不作資格審查。申請人聲明自己具有資格并提交證明文件的，推定申請人有權(quán)提出專利申請。其中所要求的證明文件為申請人為自然人或法人資格證明，例如身份證或營業(yè)執(zhí)照。審查員不審查申請專利的權(quán)利如何取得及其行為發(fā)生地。所以筆者認為從申請人角度來講，申請人可以依據(jù)實際情況答復(fù)審查意見，需要補辦的補辦，不符合補辦情形的，遞交聲明說明交易行為在境外進行的不需要辦理出口許可證來答復(fù)審查意見。依據(jù)上述策略，只要審查員有共同的理解，無論是專利代理師還是申請人都可以順利解決文章開篇提出的問題。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：代麗榮 中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：PCT國際申請辦理出口許可證的適用情形（點擊標題查看原文）

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