《商標法》第十五條的理解與適用——“驚天動地及圖”商標爭議案評析

《商標法》第十五條的理解與適用 ——第5766142號“驚天動地及圖”商標爭議案評析徐曉建

《商標法》第十五條規(guī)定：“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用?！鄙鲜鲆?guī)定旨在禁止代理人或者代表人違反誠實信用原則的惡意搶注行為。本文將結(jié)合“驚天動地及圖”商標爭議案對依據(jù)《商標法》第十五條保護被代理人商標的適用條件進行闡述。

【基本案情】

申請人：EST軟件公司

被申請人：上海摩力游數(shù)字娛樂有限公司

爭議商標：第5766142號“驚天動地及圖”商標

一、當事人主張

申請人的主要理由：1、申請人系韓國游戲軟件開發(fā)公司?！癈able online”為其開發(fā)的網(wǎng)絡游戲，“驚天動地”系對應中文名稱。該網(wǎng)絡游戲自2004年11月問世以來，即以獨特魅力和表現(xiàn)形式打動了億萬玩家。申請人將“Cable online”作為商標在第9類“可下載的在線計算機游戲的游戲程序”等相關(guān)商品及第41類“通過計算機網(wǎng)絡提供的在線游戲服務”等相關(guān)服務上進行申請與使用，2006年11月在韓國取得注冊。此外，申請人還在泰國、加拿大、中國香港等國家及地區(qū)提出注冊申請?！绑@天動地（Cable online）”作為申請人開發(fā)的游戲軟件名稱在中國經(jīng)使用已具有較高知名度，已與申請人建立唯一對應關(guān)系。2、被申請人系中國一家游戲開發(fā)及運營商，是摩力國際有限公司的關(guān)聯(lián)公司。申請人與其在爭議商標申請之前就已存在明確的商業(yè)合作關(guān)系。被申請人系申請人網(wǎng)絡游戲“驚天動地（Cable online）”在中國市場運營的代理人。爭議商標與申請人“Cable online”網(wǎng)絡游戲的中文名稱完全相同；且申請人該網(wǎng)絡游戲中文名稱的表現(xiàn)形式經(jīng)過特別設(shè)計，與普通印刷體不同。同時申請人商標“驚天動地”作為游戲名稱必然使用在與游戲相關(guān)的商品及服務上，除與網(wǎng)絡游戲直接相關(guān)的第9類和第41類商品及服務外，在實際使用中很多網(wǎng)絡游戲開發(fā)商和運營商都會將游戲品牌延伸到傳統(tǒng)的玩具類商品上。爭議商標指定使用的第28類玩具、游戲機等商品與申請人商標涉及的網(wǎng)絡游戲相關(guān)，與申請人商標實際使用中涉及的商品構(gòu)成類似。被申請人未經(jīng)申請人許可，申請注冊爭議商標，違反了《商標法》第十五條的規(guī)定。3、申請人“Cable online”網(wǎng)游于2006年11月正式進入中國市場。很多中文媒體對申請人以及冠以申請人商標的網(wǎng)絡游戲產(chǎn)品進行了宣傳報道。申請人對“驚天動地（Cable online）” 網(wǎng)絡游戲享有著作權(quán)。被申請人注冊爭議商標的行為，構(gòu)成對申請人在先使用并享有一定知名度的商標的惡意搶注，侵犯了申請人著作權(quán)。被申請人注冊爭議商標的行為，違反了誠實信用原則，造成不良影響。請求依法撤銷爭議商標。

被申請人在我委規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

二、商評委審理與裁定

商評委經(jīng)審理查明：1、爭議商標由被申請人于2006年12月5日向商標局提出注冊申請，2009年10月14日取得注冊，核定使用在第28類游戲機、玩具、紙牌等商品上。申請人未在與爭議商標核定使用商品為相同或類似商品上在先申請或獲準注冊“驚天動地”商標。2、申請人網(wǎng)絡游戲“Cable online”的中文名稱為“驚天動地”，在爭議商標申請注冊之前，已被不少中文網(wǎng)站予以宣傳、報道。申請人與被申請人以及摩力國際有限公司簽署《驚天動地》許可協(xié)議，明確被申請人擁有在中國大陸運營申請人在線游戲《驚天動地》的所有權(quán)利和義務，其必須促進該游戲在中國大陸的供給、分布、上市、促銷及銷售。被申請人在自己網(wǎng)站網(wǎng)頁上也明示其為申請人《驚天動地》（英文譯名“Cable”）的運營商。

商評委經(jīng)審理認為：

關(guān)于雙方當事人之間是否存在代理與被代理關(guān)系：本案申請人提交的證據(jù)可證明：2006年7月31日申請人與摩力國際有限公司簽訂許可協(xié)議，前者許可后者為其網(wǎng)絡游戲《驚天動地》在中國大陸、臺灣、香港的運營商。該協(xié)議第十三條規(guī)定：“被許可方承認許可方是所有現(xiàn)行權(quán)利、名稱及利益的所有人。對于被許可名稱，無論以何種形式體現(xiàn)，許可方也是其商譽的所有人。根據(jù)許可進行的產(chǎn)品銷售反映并表明該產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)歸許可方?！钡谑鶙l明確規(guī)定：“除本協(xié)議明確授權(quán)被許可人的權(quán)利之外，所有與標題和原材料相關(guān)的權(quán)利，標題和利益以及相關(guān)的商譽是且應當是許可方的獨有財產(chǎn)，被許可方不得利用，或?qū)嵤┗蜃鞒鋈魏涡袨榛驙幾h的事情或以任何方式損害或趨向于損害許可方的任何與標題和原材料相關(guān)的權(quán)利、標題和利益以及相關(guān)的商譽。”“被許可方在此確認在全球范圍內(nèi)所有與商標有關(guān)的權(quán)利、標題及相關(guān)利益，和在全球范圍內(nèi)使用許可方的姓名和姓名權(quán)關(guān)聯(lián)的版權(quán)，以及所有注冊和注冊申請的利益均歸屬于許可方—EST軟件公司或由許可方指定的人員。”根據(jù)以上協(xié)議，同日申請人與被申請人及摩力國際有限公司簽訂三方許可協(xié)議，明確被申請人擁有在中國大陸運營申請人在線游戲《驚天動地》的所有權(quán)利和義務，被申請人必須促進該游戲在中國大陸的供給、分布、上市、促銷及銷售。被申請人據(jù)此成為申請人網(wǎng)絡游戲“驚天動地”在中國大陸地區(qū)的運營商。被申請人網(wǎng)站網(wǎng)頁上也顯示其為申請人《驚天動地》（英文譯名“Cable”）的運營商。以上事實可以證明在2006年12月5日爭議商標申請注冊之前，被申請人與申請人之間已存在商事活動的代理與被代理關(guān)系。其次，被申請人注冊的爭議商標“驚天動地及圖”在文字構(gòu)成、設(shè)計表現(xiàn)形式方面，均與申請人網(wǎng)游“驚天動地”所采用的漢字組合及設(shè)計表現(xiàn)形式相同或基本相同。另外，本案還充分考慮以上許可協(xié)議中，申請人、摩力國際有限公司及被申請人已就申請人有關(guān)財產(chǎn)性權(quán)益的保護問題予以約定；且申請人作為網(wǎng)絡游戲“驚天動地”開發(fā)商的事實已為相關(guān)公眾知曉等情節(jié)。因此，本案認為被申請人作為申請人的代理人，未經(jīng)后者授權(quán)，在玩具、游戲機等商品上申請注冊爭議商標，確易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認，誤認為系由申請人提供，有違誠實信用原則，違反了《商標法》第十五條的規(guī)定。

關(guān)于其它爭議理由：申請人稱爭議商標為搶注其在先使用并有一定影響的商標及損害其著作權(quán)的行為，但未提交證據(jù)證明其在中國大陸地區(qū)已在先在玩具等商品上使用“驚天動地”商標并具有一定影響。另外，“驚天動地”為常見漢字組合，不能稱為作品，不構(gòu)成《著作權(quán)法》保護的客體。因此申請人上述主張均不能成立。

綜上，商評委依據(jù)《商標法》第十五條、第四十一條第二款、第四十三條的規(guī)定，撤銷爭議商標。

【評析】

本案焦點問題是爭議商標的注冊是否屬于《商標法》第十五條所指代理人未經(jīng)授權(quán)擅自搶注被代理人商標的情形。

一、雙方當事人之間是否存在代理關(guān)系的確定

《商標法》第十五條的內(nèi)容源于《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之七的規(guī)定。該條所述的代理人不僅包括《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》中規(guī)定的代理人，也包括基于商事業(yè)務往來而可以知悉被代理人商標的經(jīng)銷商。在商事代理經(jīng)銷關(guān)系中，代理經(jīng)銷商由于銷售被代理人的產(chǎn)品而得以知曉被代理人的商標。商業(yè)活動中存在個別缺少商業(yè)道德的代理經(jīng)銷商以搶先注冊被代理人的商標為手段，來迫使被代理人答應其苛刻合作條件的情況或在代理關(guān)系結(jié)束后，其自行生產(chǎn)標有該商標的產(chǎn)品。代理經(jīng)銷商的搶注行為不僅會損害被代理人的經(jīng)濟利益，也破壞了公平競爭的市場秩序，有可能使消費者對產(chǎn)品的真實來源產(chǎn)生混淆誤認。本案適用《商標法》第十五條的關(guān)鍵之一在于對代理關(guān)系的判定。在評審實踐中，一般可依據(jù)雙方當事人之間簽訂的合同、交易憑證、采購資料等可以證明合同關(guān)系或者商事業(yè)務往來存在的證據(jù)材料來認定當事人之間是否存在代理經(jīng)銷關(guān)系。在本案中，商評委根據(jù)申請人與摩力國際有限公司、被申請人之間簽訂的許可協(xié)議以及被申請人網(wǎng)站網(wǎng)頁顯示的其為申請人《驚天動地》（英文譯名“Cable”）運營商的內(nèi)容，確定被申請人系申請人網(wǎng)絡游戲“驚天動地”在中國大陸地區(qū)的運營商，在爭議商標申請注冊之前雙方已存在商事代理經(jīng)銷關(guān)系。

二、適用《商標法》第十五條保護被代理人商標的要件

認定代理人未經(jīng)授權(quán)，擅自注冊被代理人商標的行為，須符合下列要件：（1）系爭商標注冊申請人是商標所有人的代理人，或雖非以代理人名義申請注冊被代理人的商標，但有證據(jù)證明注冊申請人與代理人具有串通合謀行為的。（2）系爭商標指定使用在與被代理人的商標使用的商品/服務相同或者類似的商品/服務上。（3）系爭商標與被代理人商標相同或者近似。（4）代理人不能證明其申請注冊行為已取得被代理人授權(quán)。（5）在商標爭議案件中，被代理人或者利害關(guān)系人應當自系爭商標注冊之日起五年內(nèi)提出撤銷請求。

本案中，申請人作為網(wǎng)游“驚天動地”開發(fā)商的事實在爭議商標申請注冊之前已為相關(guān)公眾知曉。被申請人也公開明示其為申請人網(wǎng)游“驚天動地”在中國大陸地區(qū)的運營商。爭議商標所采用的漢字組合“驚天動地”以及背景圖案在文字構(gòu)成、設(shè)計表現(xiàn)形式方面，均與申請人網(wǎng)游“驚天動地”所采用的漢字組合及設(shè)計表現(xiàn)形式相同或基本相同，已與申請人商標構(gòu)成高度近似。被申請人在未經(jīng)申請人授權(quán)的情況下，在與申請人主營的網(wǎng)絡游戲開發(fā)關(guān)聯(lián)性較強的玩具、游戲機等商品上申請注冊爭議商標，確易使相關(guān)公眾對商品真實來源產(chǎn)生混淆、誤認，誤認為系申請人提供；同時也違反了其與申請人關(guān)于《驚天動地》網(wǎng)絡游戲財產(chǎn)性權(quán)益歸屬的約定。故爭議商標的注冊屬于《商標法》第十五條所指應予撤銷的情形。

三、綜合評述

本案在代理關(guān)系、商標近似性的確定均無疑議的情況下，對如何確定被代理人商標的保護范圍具有一定的借鑒意義。根據(jù)現(xiàn)行的《類似商品和服務區(qū)分表》，申請人主營的網(wǎng)絡游戲開發(fā)與爭議商標指定使用的第28類玩具、游戲機等商品并不屬于類似商品與服務。但本案著重考慮了爭議商標指定使用商品與申請人主營服務之間的關(guān)聯(lián)性較強的特點，以及雙方當事人在爭議商標申請之前已明確約定網(wǎng)絡游戲《驚天動地》財產(chǎn)性權(quán)益歸屬于申請人的事實。在綜合考量以上因素的基礎(chǔ)上，本案認定被申請人在玩具、游戲機等商品上注冊爭議商標，會導致相關(guān)公眾對商品真實來源產(chǎn)生混淆、誤認，損害了被代理人的經(jīng)濟利益，違反了誠實信用原則。

來源：商評委整理：IPRdaily 周海峰

IPRdaily的個人微信號已經(jīng)開通！ 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014（驗證申請中請說明具體供職機構(gòu)+姓名），關(guān)注小D可獲更多的實務干貨分享，定期私密線下活動，更有機會加入細分專業(yè)，接地氣的知識產(chǎn)權(quán)圈實務社區(qū)交流群。

? “IPRdaily”是全球視野的知識產(chǎn)權(quán)科技媒體，我們報道國內(nèi)外最新知識產(chǎn)權(quán)動態(tài)，最新創(chuàng)業(yè)公司知識產(chǎn)權(quán)部分情報分析，更關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域創(chuàng)新商業(yè)模式，以及資本對本行業(yè)投融資信息，我們將客觀敏銳地記錄、述評、傳播、分享知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的每一天，我們努力利用互聯(lián)網(wǎng)連接知識產(chǎn)權(quán)&未來！ ? ? 微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily｜讀懂知識產(chǎn)權(quán)&未來