《IP洞察》｜張?jiān)茓桑簻\談對禁止重復(fù)授權(quán)原則的認(rèn)識與思考

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“簡要探討對禁止重復(fù)授權(quán)原則及其例外情形的認(rèn)識與思考。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張?jiān)茓?超凡知識產(chǎn)權(quán)

摘要

專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)原則的立法本意在于保護(hù)專利的獨(dú)占性和排他性，同時(shí)保護(hù)公眾利益及鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，從而保障專利制度的正常運(yùn)作。本文中，筆者主要根據(jù)現(xiàn)行專利法、專利審查指南（2010）、專利審查指南草案（2021）及專利審查指南草案（2022）中的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合專利代理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，簡要探討對禁止重復(fù)授權(quán)原則及其例外情形的認(rèn)識與思考。

關(guān)鍵詞：禁止重復(fù)授權(quán) 一案雙申

現(xiàn)行專利法第九條第一款規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”，其中，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”即為所謂的禁止重復(fù)授權(quán)原則，而但書所規(guī)定的即為禁止重復(fù)授權(quán)原則的例外情形——“一案雙申”。

對于現(xiàn)行專利法第九條第一款的規(guī)定，乍讀似不難明了其文字表意，但深究之，確有值得仔細(xì)考究之處。對于禁止重復(fù)授權(quán)原則的具體含義，曾一度存在著以下兩種不同的觀點(diǎn)，i）禁止重復(fù)授權(quán)是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一次專利權(quán)，以及ii）禁止重復(fù)授權(quán)是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時(shí)存在兩項(xiàng)或以上處于有效狀態(tài)的專利權(quán)。秉持觀點(diǎn)i)的學(xué)者與秉持觀點(diǎn)ii）的學(xué)者曾就禁止重復(fù)授權(quán)的實(shí)質(zhì)含義產(chǎn)生過激烈的探討，紛紛引證據(jù)典，各抒己見。然而，似乎一直都沒有官方文件如實(shí)施細(xì)則、審查指南或者司法解釋等就此問題作過正式說明，且目前業(yè)內(nèi)似乎以觀點(diǎn)i）為通說觀點(diǎn)。筆者近期遇到了涉及重復(fù)授權(quán)問題的案件，因而對此研究了一二，在此對上述兩種觀點(diǎn)淺談一下自己的看法。如有偏頗之處，還望批評指正。

筆者以為，以“擴(kuò)大”的視角去看待兩種觀點(diǎn)會(huì)發(fā)現(xiàn)，兩者都有其合理性，兩種觀點(diǎn)僅是在從不同的角度解讀禁止重復(fù)授權(quán)原則。

具體而言，筆者以為，如果對觀點(diǎn)i）予以“擴(kuò)大”解釋，即如果將針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造暫時(shí)性地授予兩次或更多次專利權(quán)而后通過無效等救濟(jì)程序予以更正使得該發(fā)明創(chuàng)造最終僅存在一項(xiàng)專利權(quán)的情形視為可接受的例外，則該觀點(diǎn)i）應(yīng)視為是對專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)的一種合理釋義。例如，對于下述特殊的申請情形“A申請人提交了一件發(fā)明專利申請，B申請人在該發(fā)明專利申請的申請日之后（不含申請日）且被公布之前就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提交了一件實(shí)用新型專利申請并先于發(fā)明專利申請獲得了授權(quán)”而言，在目前的實(shí)踐中，通常是先向A申請人提交的發(fā)明專利申請授予發(fā)明專利權(quán)（即針對同樣的方創(chuàng)造暫時(shí)性地授予了兩次專利權(quán)），而后通過無效救濟(jì)程序來對B申請人獲得的實(shí)用新型專利權(quán)進(jìn)行無效，使得最終僅發(fā)明專利權(quán)處于有效狀態(tài)。這可以被視為同樣的發(fā)明創(chuàng)造僅授予一次專利權(quán)的特殊情形，其并不妨礙觀點(diǎn)i）整體上的合理性。

觀點(diǎn)ii）是最高人民法院在審理著名的“舒學(xué)章”案時(shí)提出的。最高人民法院在針對該案的判決中指出專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上的處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時(shí)存在。

該觀點(diǎn)曾一度受到了部分學(xué)者的強(qiáng)烈質(zhì)疑。筆者以為，觀點(diǎn)ii）被質(zhì)疑主要源于其中的“同時(shí)”二字。如果將“同時(shí)”必然地理解為其一般性含義“在同一時(shí)間”，則該觀點(diǎn)似乎于法無據(jù)，違背了立法本意。如此看來，“同時(shí)”二字該作何理解至關(guān)重要，其含義是否必為其一般性含義“在同一時(shí)間”呢？

筆者在試圖理解該觀點(diǎn)ii）后認(rèn)為，將“同時(shí)”作擴(kuò)大解釋而非僅為其一般性含義“在同一時(shí)間”似乎更為合理。筆者猜測，最高人民法院也許同樣是以作擴(kuò)大解釋的“同時(shí)”來形成的上述觀點(diǎn)ii），否則如果以“在同一時(shí)間”解釋“同時(shí)”二字的話，該觀點(diǎn)ii）豈不是很容易被推翻，想必最高人民法院不曾考慮到這一點(diǎn)的可能性不是很大。

下面具體談?wù)劰P者是如何理解觀點(diǎn)ii）中的“同時(shí)”二字的。

實(shí)際上，筆者起初也是將“同時(shí)”理解為了“在同一時(shí)間”，但如此理解就將有如下問題：

a）如果將“同時(shí)”理解為其一般性含義“在同一時(shí)間”，現(xiàn)行專利法第九條但書條款中規(guī)定的禁止重復(fù)授權(quán)原則的例外情形“同一申請人同日（實(shí)際申請日）就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型又申請發(fā)明，實(shí)用新型先獲得授權(quán)且權(quán)利尚未終止，申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”，即一案雙申，似乎就無例外之處可言。原因在于，按照《專利審查指南（2010）》（下文中簡稱“指南”）第二部分第三章6.2.2之規(guī)定，被放棄的實(shí)用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止，由此在先的實(shí)用新型專利權(quán)與在后的發(fā)明專利權(quán)原本就沒有“在同一時(shí)間”處于有效狀態(tài)，談何重復(fù)授權(quán)，也就更談不上禁止重復(fù)授權(quán)之例外情形。

而后，筆者意識到，觀點(diǎn)ii）中的“同時(shí)”似乎可解釋為既指時(shí)間軸上“存在交疊”的兩個(gè)或以上時(shí)間段，又指時(shí)間軸上的“不存在交疊”的兩個(gè)或以上時(shí)間段。換言之，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的兩個(gè)申請，在“相同的時(shí)間段”處于有效狀態(tài)是為一種“同時(shí)有效”，而分別在不同的時(shí)間段內(nèi)處于有效狀態(tài)是為另一種“同時(shí)有效”。后者被稱為“并行有效”似乎更為形象。如下圖所示，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的兩個(gè)專利申請P1和P2，P1的專利權(quán)在第1時(shí)間段內(nèi)處于有效狀態(tài)，而P2的專利權(quán)在第2時(shí)間段內(nèi)處于有效狀態(tài)。即使在P2的專利權(quán)處于有效狀態(tài)期間P1的專利權(quán)已終止，但專利權(quán)的終止僅表明權(quán)利人不能再就專利權(quán)行使權(quán)利行為，但是P1的專利權(quán)的合法性依然存在。所以，P1的專利權(quán)和P2的專利權(quán)是在時(shí)間軸的兩個(gè)時(shí)間段上“并行”有效的專利權(quán)，此種情形無疑應(yīng)被視為違反了專利法上的重復(fù)授權(quán)原則。

若依照上述對“同時(shí)”二字的釋義，以上提及的問題a）便可得到合理的解釋。

具體而言，如上所述，根據(jù)指南中第二部分第三章6.2.2的規(guī)定，對于上述a）項(xiàng)中提及的禁止重復(fù)授權(quán)原則的例外情形“一案雙申”，實(shí)用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。然而，需注意的是，在該日之前此被放棄的實(shí)用新型專利權(quán)仍然是有效的，專利權(quán)人依該實(shí)用新型專利權(quán)而行使的權(quán)利行為也依然是有效的。就此而言，在發(fā)明授權(quán)公告日之前先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)處于有效狀態(tài)，而在發(fā)明授權(quán)公告日之后實(shí)用新型專利權(quán)終止且發(fā)明專利權(quán)處于有效狀態(tài)，因而被放棄的在先實(shí)用新型專利權(quán)與在后獲得授權(quán)的發(fā)明專利權(quán)實(shí)際上是“同時(shí)”（或者說“并行”，即在完全不交疊的兩個(gè)時(shí)間段）存在的兩個(gè)處于有效狀態(tài)的專利權(quán)(類似于上述P1和P2申請的示例)，因此其原則上不符合專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)原則，這樣就較為合理的解釋了其“例外”之處所在。

由此，筆者以為，對觀點(diǎn)ii）進(jìn)行適當(dāng)?shù)摹皵U(kuò)大”解釋同樣能夠使得該觀點(diǎn)于法有據(jù)，符合禁止重復(fù)授權(quán)原則的立法本意。

綜上，筆者以為，觀點(diǎn)i）與觀點(diǎn)ii）實(shí)際上并不是相互沖突的，兩者僅是在從不同的角度解讀禁止重復(fù)授權(quán)原則。

在討論過針對禁止重復(fù)授權(quán)原則的上述兩種觀點(diǎn)后，筆者還想在此對禁止重復(fù)授權(quán)原則的“例外情形”進(jìn)行一下引申探討。

事實(shí)上，該但書條款的形成有其歷史原因。在20世紀(jì)90年代中期，我國專利申請量呈快速增長態(tài)勢，而審查員數(shù)量卻嚴(yán)重不足，導(dǎo)致發(fā)明專利申請嚴(yán)重積壓，部分專利申請的審查周期長達(dá)6-7年，引起了社會(huì)公眾的強(qiáng)烈不滿。對此，國家知識產(chǎn)權(quán)局采取了一項(xiàng)臨時(shí)措施，即允許同一申請人同日或先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請發(fā)明專利又申請實(shí)用新型專利，由于實(shí)用新型專利能夠較快獲得授權(quán)，因此申請人可以及時(shí)對其發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護(hù)，此后，其發(fā)明專利申請經(jīng)實(shí)質(zhì)審查被認(rèn)為符合授權(quán)條件的，只要該申請人聲明放棄在先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)的，就可以授予發(fā)明專利權(quán)[1]。在此后的專利法修改的征求社會(huì)公眾意見的過程中，多數(shù)人認(rèn)為從專利權(quán)人利益角度出發(fā)該例外情形有其存在的必要性，因而被一直保留至今。

《專利審查指南草案（2021）》的第五部分第七章8.3中曾提議，同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型又申請發(fā)明的（即上文中所述的“一案雙申”），一般對已經(jīng)獲得專利權(quán)的實(shí)用新型所對應(yīng)的發(fā)明專利申請進(jìn)行延遲審查，延遲期限通常為4年。筆者以為，這種針對一案雙申中的發(fā)明專利申請的延遲審查實(shí)際上較大地削弱甚至消除了一案雙申的原本優(yōu)勢。如果發(fā)明專利申請被延遲審查4年，則該發(fā)明專利申請的自申請日起至啟動(dòng)實(shí)質(zhì)審查程序可能已經(jīng)過5至7年之久，而后再經(jīng)1至2年左右的實(shí)質(zhì)審查程序，則該發(fā)明專利申請自申請日起至授權(quán)前可能至少已過6至9年之久。而且，發(fā)明專利申請?jiān)趯?shí)質(zhì)審查過程中往往需要對權(quán)利要求進(jìn)行修改，這使得最終符合授權(quán)條件的發(fā)明專利申請的權(quán)利要求可能已不存在重復(fù)授權(quán)的問題，如此豈不是白白浪費(fèi)了4年的發(fā)明專利權(quán)。筆者曾認(rèn)為，如果該草案（2021）正式通過，一案雙申的提交量大概率會(huì)明顯降低，隨著時(shí)間的推移，專利法第九條第一款的但書條款有可能會(huì)最終被廢止。

然而，國家知識產(chǎn)權(quán)局后續(xù)又提出了《專利審查指南草案（2022）》，筆者發(fā)現(xiàn)上述提議在該最新草案（2022）中已被刪除。筆者猜測，上述提議被刪除的原因之一可能在于社會(huì)公眾對保留原一案雙申制度的呼聲較高。不過，筆者以為，雖然該提議在最新草案（2022）中被刪除，申請人對一案雙申的申請策略仍需持謹(jǐn)慎態(tài)度，因?yàn)殡m無明文規(guī)定但通過內(nèi)部審查實(shí)操而一定程度地延遲審查發(fā)明專利申請的可能性也是存在的，畢竟先前已出現(xiàn)過一案雙申的發(fā)明專利申請?jiān)谔釋?shí)質(zhì)審查之后的3年內(nèi)仍沒有被審查的實(shí)例。

另外，筆者以為，隨著中國專利制度的不斷完善，也許對一案雙申中的發(fā)明專利申請進(jìn)行延遲審查的提議會(huì)在日后被重新提出，而該一案雙申制度也可能終將會(huì)被廢止，畢竟該一案雙申制度僅是源起于特定歷史原因的臨時(shí)舉措，當(dāng)歷史原因不復(fù)存在時(shí)，取消臨時(shí)措施也是有其合理性的。

如上討論了一案雙申情形之后，筆者認(rèn)為還有必要再討論一類與一案雙申看似類似的特殊申請情形，以作比照，以示區(qū)分。所述的特殊申請情形即為，同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提交了實(shí)用新型和發(fā)明專利申請，并有效要求了同一優(yōu)先權(quán)，實(shí)用新型已在先獲得授權(quán)且權(quán)利尚未終止，發(fā)明專利申請經(jīng)審查已符合除禁止重復(fù)授權(quán)之外的其他授權(quán)條件。該類申請情形與一案雙申情形的主要區(qū)別在于，一案雙申中的發(fā)明專利申請與實(shí)用新型專利申請具有相同的申請日（非優(yōu)先權(quán)日），而此類申請情形中的發(fā)明專利申請與實(shí)用新型專利申請具有相同的優(yōu)先權(quán)日。

現(xiàn)行指南的第二部分第三章第6.2.2中規(guī)定，在對一件專利申請進(jìn)行審查的過程中，對于同一申請人同日(指申請日，有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請已經(jīng)被授予專利權(quán)，并且尚未授權(quán)的專利申請符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)當(dāng)通知申請人進(jìn)行修改。據(jù)此規(guī)定，上述特殊情形的處理方式只能為修改在后的發(fā)明專利申請以消除重復(fù)授權(quán)問題，以此方式在后的發(fā)明專利申請才有可能獲得授權(quán)。

換言之，該類情形無法參照一案雙申情形來以放棄實(shí)用新型專利權(quán)的方式獲得在后發(fā)明專利申請的授權(quán)。原因至少在于以下兩方面。其一、如上已討論的，一案雙申是中國現(xiàn)行專利政策中對申請人的一種惠利措施，其有著嚴(yán)格的申請程序，要求申請人在遞交發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請時(shí)必須聲明其就同樣的發(fā)明創(chuàng)造還同時(shí)提交了另外的實(shí)用新型和發(fā)明專利申請，如果申請人沒有作出聲明，則在后續(xù)的程序中不允許申請人以放棄實(shí)用新型專利權(quán)的方式獲得在后的發(fā)明專利申請的授權(quán)。就這一點(diǎn)而言，上述特殊申請情形中的優(yōu)先權(quán)日相同而實(shí)際申請日并不相同的發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請幾乎無法做到在提交申請的同時(shí)還要提出此種“聲明”，或者說這對申請人而言可操作性不強(qiáng)。其二、如果允許就此類情形放棄實(shí)用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利申請的授權(quán)，那么發(fā)明創(chuàng)造受專利權(quán)保護(hù)的期限將有可能被不適當(dāng)?shù)匮娱L，例如超過20年的最長保護(hù)期限（在實(shí)用新型專利申請的實(shí)際申請日早于發(fā)明專利申請的實(shí)際申請日的情況下），這對公眾而言顯然是不公平的。

總而言之，如若有申請人遭遇了上述特殊情形，很遺憾，其僅能對發(fā)明專利申請進(jìn)行修改，即便發(fā)明創(chuàng)造對其而言至關(guān)重要仍僅能以實(shí)用新型專利權(quán)的形式繼續(xù)進(jìn)行保護(hù)，而無法獲得發(fā)明專利權(quán)，申請人最終也只能就這中間的10年保護(hù)期限差承擔(dān)不當(dāng)布局的不利后果。

就此而言，筆者建議相關(guān)申請人，如若有就相同的優(yōu)先權(quán)在中國先后提出實(shí)用新型和發(fā)明專利申請的計(jì)劃，務(wù)必要周全考慮，謹(jǐn)慎布局，以避免出現(xiàn)此種不可挽救的不利情形。

以上僅是筆者對專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)原則及其例外情形的一點(diǎn)個(gè)人認(rèn)識和思考，希望對各位同仁有所助益。如有不當(dāng)之處，還望不吝指正。

參考：
[1]《專利法詳解》，尹新天著
[2]《專利審查指南（2010）》
[3]《專利審查指南草案（2021）》
[4]《專利審查指南草案（2022）》

（原標(biāo)題：淺談對禁止重復(fù)授權(quán)原則的認(rèn)識與思考）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張?jiān)茓?超凡知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《IP洞察》｜張?jiān)茓桑簻\談對禁止重復(fù)授權(quán)原則的認(rèn)識與思考（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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