商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用不能改變商標(biāo)本身的顯著特征

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 “一起涉‘撤三’制度的商標(biāo)撤銷(xiāo)行政案?！?/strong>

撤三案件中商標(biāo)使用的認(rèn)定問(wèn)題涉及兩個(gè)方面：一是商標(biāo)權(quán)利人是否具有真實(shí)的使用意圖，并且在對(duì)使用進(jìn)行判斷時(shí)要充分結(jié)合相關(guān)公眾的普遍認(rèn)知。二是商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用不能改變商標(biāo)本身的顯著特征。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理了這樣一起涉“撤三”制度的商標(biāo)撤銷(xiāo)行政案，跟小知一起看看吧！

案情簡(jiǎn)介

湖南某公司系第27293140號(hào)“北窗NORTH WINDOW”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)訴爭(zhēng)商標(biāo)）的商標(biāo)權(quán)利人。訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用在第6類(lèi)鋁; 金屬片和金屬板; 普通金屬合金; 金屬柵欄; 金屬門(mén)板; 建筑用金屬附件; 金屬門(mén); 鋁塑板; 金屬門(mén)框; 金屬制窗擋等商品上，專(zhuān)用權(quán)期限至2028年10月27日。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)復(fù)審認(rèn)定湖南某公司提交的在案證據(jù)不足以證明其于指定期間在復(fù)審商品上對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的商業(yè)使用，訴爭(zhēng)商標(biāo)在全部復(fù)審商品上予以撤銷(xiāo)。

湖南某公司不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判決撤銷(xiāo)被訴裁定，并要求國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定。

法律分析

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為：結(jié)合各方當(dāng)事人的訴辯主張，本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于，現(xiàn)有證據(jù)能否證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間內(nèi)在核定使用的商品上進(jìn)行了公開(kāi)、真實(shí)、合法的商業(yè)使用。

首先，湖南某公司提交了授權(quán)給佛山市某公司及佛山某鋁業(yè)有限公司使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的商標(biāo)授權(quán)書(shū)，佛山市某公司通過(guò)“北窗門(mén)窗”“奧合北窗門(mén)窗”等賬號(hào)在某平臺(tái)對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)進(jìn)行廣告宣傳。其中，湖南某公司提交的對(duì)金屬框橫截內(nèi)部系統(tǒng)介紹視頻中，三角形金屬框橫截面旁顯示了“北窗NORTH WINDOW”等文字標(biāo)志，屬于將標(biāo)志直接刻印在商品上,通過(guò)展示小面積橫截面的實(shí)物用以說(shuō)明材料的密封、防水、隔音、隔熱等效果，符合該行業(yè)商品展示慣例。并且，根據(jù)目前市場(chǎng)的需求及技術(shù)水平，金屬門(mén)和金屬窗的制作工藝、用料材質(zhì)存在較大交叉，可通過(guò)用戶具體需求、放置位置以及功能要求調(diào)節(jié)尺寸進(jìn)行金屬門(mén)與金屬窗的制作轉(zhuǎn)換，此種宣傳和制作模式屬于該行業(yè)慣常做法，對(duì)此同行業(yè)從業(yè)者以及相關(guān)消費(fèi)者理應(yīng)知曉。

湖南某公司在訴訟階段提交了實(shí)物證據(jù)，即黑色“L”型配件，材質(zhì)為鋅合金，配件上標(biāo)注了“北窗”字樣，結(jié)合湖南某公司在訴訟階段提交的在某平臺(tái)發(fā)布的視頻顯示該零件用于放置在金屬部件四角處，此種將商標(biāo)標(biāo)志刻印或刻制于相關(guān)商品上，并通過(guò)展示商品局部或等比例縮小版實(shí)物的方式，對(duì)商品進(jìn)行展示屬于該行業(yè)慣常做法。湖南某公司在訴訟階段提交了在某平臺(tái)發(fā)布的多個(gè)視頻，視頻中在金屬窗、金屬門(mén)等商品展示樣品上均出現(xiàn)“北窗NORTH WINDOW”文字標(biāo)志，證明湖南某公司對(duì)于“北窗NORTH WINDOW”文字標(biāo)志存在實(shí)際使用行為。

其次，本案訴爭(zhēng)商標(biāo)為文字商標(biāo)，由“北窗”與“NORTH WINDOW”上下排列，“北窗”在上，“NORTH WINDOW”在下，其中英文部分為“北”與“窗”的英文直譯。盡管湖南某公司提供的視頻證據(jù)中顯示的文字標(biāo)志為“北窗”在下，“NORTH WINDOW”在上，但本院認(rèn)為，在實(shí)際使用的過(guò)程中此種位置的變化不會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的識(shí)別以及訴爭(zhēng)商標(biāo)的作用發(fā)揮產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。因此，湖南某公司提交的在案證據(jù)相互印證，證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間內(nèi)在相關(guān)商品上進(jìn)行了真實(shí)有效合法的商業(yè)使用，訴爭(zhēng)商標(biāo)在上述商品上的注冊(cè)應(yīng)當(dāng)予以維持，一審法院作出判決，支持湖南某公司訴訟請(qǐng)求。

第三人劉某不服一審判決，上訴至北京市高級(jí)人民法院。二審法院判決駁回上訴，維持北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院原判。

法官提示

本案涉及撤三案件中商標(biāo)使用的認(rèn)定問(wèn)題。一是商標(biāo)權(quán)利人是否具有真實(shí)的使用意圖，并且在對(duì)使用進(jìn)行判斷時(shí)要充分結(jié)合相關(guān)公眾的普遍認(rèn)知。二是商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用不能改變商標(biāo)本身的顯著特征。

01、具有真實(shí)的商標(biāo)使用意圖

撤三制度中的“使用”應(yīng)為“真實(shí)使用”。商標(biāo)權(quán)人負(fù)有誠(chéng)實(shí)使用商標(biāo)的義務(wù)，而不能通過(guò)象征性使用占有商標(biāo)，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人僅作象征性使用的，可能面臨被撤銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)[1]。2019年北京市高級(jí)人民法院發(fā)布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》的第19條19.4款“為了維持訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)進(jìn)行象征性使用的，當(dāng)事人主張維持商標(biāo)注冊(cè)的，不予支持?！睆淖置嬉饬x解讀，該“象征”對(duì)應(yīng)的應(yīng)當(dāng)是“真實(shí)”，即權(quán)利人以維持注冊(cè)商標(biāo)為目的，僅存在零星的、偶發(fā)性的、名義上的商標(biāo)使用行為。此種使用行為并非基于真實(shí)的、堅(jiān)定的使用意圖，往往規(guī)模極小，未對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。為促進(jìn)、鼓勵(lì)商標(biāo)的實(shí)際使用，只要在指定期間將訴爭(zhēng)商標(biāo)用于商品或服務(wù)的標(biāo)識(shí)，發(fā)揮了其識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源的作用，在商標(biāo)權(quán)人的控制之下對(duì)商標(biāo)進(jìn)行了公開(kāi)、合法、真實(shí)的使用，即可認(rèn)定該商標(biāo)已經(jīng)使用。反之，若無(wú)直接證據(jù)顯示訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間內(nèi)已經(jīng)實(shí)際進(jìn)入了商品流通領(lǐng)域，從而實(shí)際發(fā)揮了區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的作用，則不宜認(rèn)定該商標(biāo)實(shí)際進(jìn)行了使用。本案中，湖南某公司通過(guò)舉證多個(gè)在指定期間內(nèi)某平臺(tái)中發(fā)布的宣傳視頻顯示其對(duì)于商標(biāo)進(jìn)行了真實(shí)合法有效的使用。同時(shí)考慮到門(mén)窗行業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)、制作工藝以及銷(xiāo)售樣品展示的慣常做法等因素，結(jié)合相關(guān)公眾的普遍認(rèn)知，認(rèn)定湖南某公司對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)具有真實(shí)的使用意圖。

02、商標(biāo)的使用不能改變商標(biāo)本身的顯著特征

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》）第26條第2款中指出，實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)志與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)志有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用。對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)的使用，通常理解為按照商標(biāo)注冊(cè)證上的樣式進(jìn)行使用，而《規(guī)定》中可以看出撤三案件中對(duì)于商標(biāo)的實(shí)際使用態(tài)度更是側(cè)重實(shí)質(zhì)使用?！拔锤淖冿@著特征”即實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)志應(yīng)當(dāng)與注冊(cè)商標(biāo)具有相同的來(lái)源識(shí)別效果，實(shí)際使用的標(biāo)志與注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)志具有相同的顯著特征。在認(rèn)定構(gòu)成基本相同標(biāo)識(shí)的實(shí)踐方面，僅僅改變注冊(cè)文字商標(biāo)的書(shū)寫(xiě)方法的（包括字體間的轉(zhuǎn)換、繁體字與簡(jiǎn)體字的轉(zhuǎn)換、橫寫(xiě)與豎寫(xiě)的轉(zhuǎn)換、羅馬字大小寫(xiě)的轉(zhuǎn)換等）；商標(biāo)構(gòu)成要素之間排列的改變與位置的互換等[2]。如權(quán)利人確實(shí)具有真實(shí)使用意圖，并且也對(duì)商標(biāo)進(jìn)行了商標(biāo)性使用的前提下，即使實(shí)際使用過(guò)程存在與訴爭(zhēng)商標(biāo)有細(xì)微差別的情形，在未改變商標(biāo)本身顯著特征的前提下，也不應(yīng)輕易撤銷(xiāo)該商標(biāo)。從實(shí)際使用的標(biāo)識(shí)角度看，如果使用的并不是與注冊(cè)商標(biāo)相同或基本相同的商標(biāo)，而是與注冊(cè)商標(biāo)相近似的商標(biāo)，改變了顯著特征，那么無(wú)法免除因不使用而被撤銷(xiāo)的命運(yùn)。本案中，盡管在實(shí)際使用過(guò)程中，在部分場(chǎng)景呈現(xiàn)的商標(biāo)與訴爭(zhēng)商標(biāo)在文字位置上略有不同，但未改變其顯著特征的，不會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的識(shí)別以及訴爭(zhēng)商標(biāo)的作用發(fā)揮產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用。

注：

[1]王蓮峰,胡丹陽(yáng).論注冊(cè)商標(biāo)使用義務(wù)規(guī)范的體系化構(gòu)建——兼評(píng)商標(biāo)法修訂草案征求意見(jiàn)稿相關(guān)條款[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2024,(02):44-66.

[2]張鵬.《商標(biāo)法》第49條2款“注冊(cè)商標(biāo)三年不使用撤銷(xiāo)制度”評(píng)注[J]. 知識(shí)產(chǎn)權(quán),2019,(02):3-27.

（原標(biāo)題：“北窗”：我太“南”了 | 以案釋法）

來(lái)源：知產(chǎn)北京

作者：王秋湜 立案庭

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用不能改變商標(biāo)本身的顯著特征（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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