專利權利要求的排序對無效結果有影響嗎？

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文 / 鄭小粵 ? 廣州華進聯(lián)合專利商標代理有限公司

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【小D導讀】

最近，網絡上有個很火的段子：“說話順序重要嗎？”類似地，對于專利無效案，也有這樣一個問題：專利權利要求的排序對無效結果有影響嗎？

一項被授權的發(fā)明或實用新型專利，往往既包括獨立權利要求，也包括從屬權利要求。其中每一項權利要求，無論是排在前面的獨立權利要求還是跟隨其后的從屬權利要求，都單獨地界定了各自不同的保護范圍。當無效請求人請求無效時，需要逐一地去挑戰(zhàn)每一項權利要求。因此，有不少專利無效案，其最終的結果是“部分無效”，即有些權利要求被無效，其他的權利要求被維持。

以編號5W105028的專利無效案為例。該無效宣告請求涉及專利號為201120374769.1，申請日為2011年09月30日，授權公告日為2012年05月30日，發(fā)明名稱為“工業(yè)縫紉機用嵌入式伺服控制裝置”的實用新型專利。該專利授權公告時共有4項權利要求。針對該專利，請求人于2013年06月28日向專利復審委員會提出了無效宣告請求，理由包括權利要求1－4不符合專利法第22條第3款的關于創(chuàng)造性的規(guī)定等等，請求宣告該專利權利要求全部無效。

請求人的材料準備得很充分，面對強勁的挑戰(zhàn)，專利權人要求力保權利要求3。為此，在答辯期間內，專利權人有兩種可選的對策，對策一是放棄修改機會，以不變應萬變，依據原權利要求進行答辯；對策二是主動修改權利要求，針對修改后的權利要求進行答辯。

采用對策一，則所依據的原權利要求如下：

1.工業(yè)縫紉機用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：在縫紉機機頭的一側安裝有獨立的驅動電機（1），驅動電機（1）的電機軸（2）與機頭內的縫紉機主軸連接，驅動電機（1）的外側設置有電機罩（3），電機罩（3）內設置有與驅動電機電連接的電路板，所述的驅動電機（1）通過插拔件與驅動電機的電路板電連接，電機罩（3）的一側設置有一個以上的功能輸出插座（8）、另一側設置有功能操作面板，功能操作面板上設置有數顯顯示屏（4）及功能按鍵（11）。

2.根據權利要求1所述的工業(yè)縫紉機用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：所述的驅動電機（1）的電機軸（2）通過聯(lián)軸器與機頭內的縫紉機主軸連接。

3.根據權利要求1所述的工業(yè)縫紉機用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：所述的驅動電機（1）通過插拔件與驅動電機的電路板電連接。

4.根據權利要求1所述的工業(yè)縫紉機用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：所述的電機罩（3）的一側設置有盒蓋（10）。

采用對策二，則所針對的修改后的權利要求如下：

3.根據權利要求1所述的工業(yè)縫紉機用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：所述的驅動電機（1）通過插拔件與驅動電機的電路板電連接。

34.根據權利要求1所述的工業(yè)縫紉機用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：所述的電機罩（3）的一側設置有盒蓋（10）。

其中，原權利要求有4項，修改后的權利要求有3項。修改后的權利要求1實質上就是原權利要求3，換句話說，修改后的權利要求1的技術方案與原權利要求3的技術方案是一樣一樣的，變化僅在于，原來的從屬權利要求3被提升為新的獨立權利要求1，這種權利要求的次序調整居然會影響到判斷該項技術方案是否具有創(chuàng)造性嗎？也就是說，會影響到該項權利要求能否被無效嗎？

正如該無效案的行政裁決書中所闡述：權利要求所要求保護的技術方案與一份現(xiàn)有技術相比較時，不能孤立地看權利要求中的各個技術特征是否在現(xiàn)有技術中公開，而是需要結合發(fā)明實際解決的技術問題將相關的技術特征作為一個整體，再來看現(xiàn)有技術中是否公開同樣的發(fā)明構思。

根據上述原理，當判斷一項權利要求相對于現(xiàn)有技術是否具有創(chuàng)造性時，不僅僅需要考慮其中的各個技術特征，還需要結合發(fā)明實際解決的技術問題！對于原權利要求，發(fā)明實際解決的技術問題主要對應于原獨立權利要求1，對于修改后的權利要求，發(fā)明實際解決的技術問題則對應于新獨立權利要求1，也就是對應于原來的從屬權利要求3。所以，將原來的從屬權利要求3提升到新的獨立權利要求1，不僅僅是改變了權利要求的排序，也改變了發(fā)明實際解決的技術問題，進而影響到對該項權利要求的創(chuàng)造性判斷！

結果，專利局復審委于2014年1月8日對該無效案作出決定：宣告201120374769.1 號實用新型專利部分無效，在專利權人主動提交的修改的權利要求（新的權利要求1－3）的基礎上繼續(xù)維持該專利有效，實現(xiàn)了專利權人所預期的目的。

可見，在專利無效案中，專利權人要珍惜主動修改權利要求的機會。因為，對于一項權利要求，其實質內容固然重要，其排序有時也很重要，往往關聯(lián)到發(fā)明的主要目的，發(fā)明的積極效果，等等。恰好比：“如果你說一個女大學生，晚上去夜總會陪酒，聽起來不太好；可如果你說一個夜總會小姐，白天堅持去大學聽課，就滿滿的正能量了。如果你說你是一個學者，開了個公司，會被鄙視，認為你俗，是斯文敗類；可是如果你說你是一個商人，經商之余還鉆研學術，別人就會肅然起敬，尊稱你為儒商了?！?

來源：IPRdaily 作者：鄭小粵 ? ?廣州華進聯(lián)合專利商標代理有限公司編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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