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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：張峰 蘭臺所知產(chǎn)團隊律師
原標題：標準必要專利信息披露和默示許可制度的完善
標準和專利，有從娘胎里帶來的脾性不合，標準作為某公共組織倡導、推行的技術規(guī)范，其目的在于提升產(chǎn)品和服務質(zhì)量，促進互聯(lián)互通、保障安全，著重的是公共利益；而專利作為一項私權，其本質(zhì)是以技術信息公開來換取壟斷地位，是激發(fā)和保障創(chuàng)新的一種手段。標準重推廣，倡導大眾使用和遵循；而專利重壟斷，具有強烈的排他性。
標準必要專利，是指包含在國際標準、國家標準和行業(yè)標準中，且在實施標準時必須使用的專利，是一個將標準與專利二者矛盾尖銳地對立的特殊領域。
一方面潛在實施者遵從于標準的強制、推薦，或者行業(yè)的要求去實施標準，而另一方面專利權人正在設置一個巨大的陷阱等著實施者不小心的腳。這就是我們通常所說的專利挾持，即不按照標準就沒有市場和出路，而按照標準可能遭受侵權訴訟、面臨禁令和巨額賠償，讓實施者陷入兩難境界。
因此，如何平衡公共利益與專利權人的私人利益，如何保障標準實施者的權益同時又保障專利權人的權益，需要我們在制度上進行精心妥善的設置，才能讓標準和專利得以共存，并相互促進。筆者將從我國現(xiàn)有制度以及上述制度的缺陷與完善進行分析。
為解決矛盾而創(chuàng)設一套制度，從來都不是易事，我國有關這套制度的設置，也一直處于不斷探索的過程：
《2008最高院第4號復函》規(guī)定：“只要專利權人參與標準的制定就應當視為許可他人使用，只不過許可使用費要較正常許可費低。”，可以看出這是在對標準尚未建立起公開信息披露制度的情況下的一種權宜之計，具有較強的強制性和公權力優(yōu)先的意味。
2013年國家標準委和知識產(chǎn)權局公布的《國家標準涉及專利的規(guī)定（暫行）》，其中第二章的內(nèi)容，標志我國開始注重建立標準必要專利的信息披露制度，并把信息披露作為標準參與者的一項法定義務，但對違反法定義務的，具體如何承擔責任沒有詳細說明。
2015年發(fā)布的《專利法修改草案（征求意見稿）》第85條，對于違反義務不披露其專利信息的，需要承擔何種責任進行了具體化，即視為默示許可，只能通過協(xié)商、行政手段解決其許可費用問題，但無法阻止他人使用其專利技術。
最近最高院在2016年4月公布的《專利侵權糾紛應用法律若干問題的解釋二》和北高院在2017年4月公布的《專利侵權判定指南》中，確定了在標準制定過程中，對于專利權利人履行了其信息披露義務的情形下，不能直接適用默示許可，而是要根據(jù)過錯原則來判斷是否要實施禁令，也就是說，除非實施人在與專利權人進行商議的過程中存在過錯，否則不能對其直接實施禁令，即無過錯，不禁令。
通過以上梳理，不難看出我們解決問題的邏輯：在標準的制定過程中，標準參與者有義務申報和披露實施標準必不可少的專利，然后由實施者和專利權人在FRAND（公平、合理、無歧視）原則下商討許可事宜，未能達成許可的，除非實施人存在過錯，否則不能對其實施禁令；對于未曾披露的專利，則視為默示許可，雙方只能就許可費用問題進行協(xié)商和解決。
立法的思路，正是構建這么一套制度，來盡量協(xié)調(diào)和避免二者的沖突，使涉事主體的利益盡可能得到合理的照應。
事物都是在探索中前進，截至目前這套制度只是雛形初現(xiàn)，但仍存在較多缺陷尚待完善。
以上所說的都是對標準參與人所設定的權利和義務，但是對于沒有參與標準修制的組織和個人的權義缺沒有進行規(guī)制。
首先，理論上存在這種可能，標準制定的時候，一般不進行詳盡的檢索，有時即便檢索也不可能窮盡。因此不能排除在標準制定時，有人擁有標準必要專利卻并未參與標準制定，并且未披露其專利信息的可能。如果這時候?qū)＠麢嗳酥鲝埱謾?，該如何處理?/p>
筆者認為，如果不視為默示許可，專利權人也未曾作出FRAND承諾，而按照普通專利對待，專利權人可以請求停止侵權直接適用禁令。這樣就會打擊參與標準制定者的積極性，其結果一是專利權人不愿參與標準制定；其次就是專利權人可通過將專利轉移到無關聯(lián)的公司或個人名下，并在恰當時機進行專利挾持，為潛在的標準實施者預埋了一個極大的不確定因素，使標準制度受到極大的挑戰(zhàn)。
如果限定成不視為默示許可，但根據(jù)許可談判過程中的過錯情況來決定是否實施禁令，那也同樣會打擊標準參與者主動披露SEP的積極性。因為是否進行信息披露，其后續(xù)權利義務沒有任何區(qū)別，那誰還會積極性主動披露自己的專利信息呢？
當然，如果限定為默示許可，則意味著對不知情者專利權的限定和剝奪。但是我們也注意到《國家標準涉及專利的管理規(guī)定》中做了這樣一個規(guī)定，即標準公布后有個公示期，公示期內(nèi)，任何人都可進行標準必要專利的信息申報。這是不是為今后認定為默示許可埋下伏筆，從程序上給予潛在的專利權人申報的機會，如果錯失良機，其要承擔不利后果。筆者認為相對而言，站在公共利益的角度，采取這種安排更為合理。
上述規(guī)制均不適用于強制標準，而是適用于推薦性標準或者行業(yè)標準，因此對于強制標準應當有明確規(guī)定。
首先強制性標準一般不包含必要專利，如果能夠完全做到，當然沒有沖突，但理論上并不能完全排除，如果不能做到，自然還是要予以明確：
筆者認為，在信息沒有披露的情形下，既然普通標準都規(guī)定為默示許可，強制標準自然應該減輕實施人的義務，根據(jù)法律舉重以明輕的原則，應該理解成視為默示許可。
其次，在專利信息已經(jīng)披露的情況下，根據(jù)《管理規(guī)定》強制標準許可人一定是做了FRAND許可的，應當理解為根據(jù)過錯原則來判斷是否要實施禁令，但如果這樣，與其他推薦性標準沒有區(qū)別，對實施人略有不公平。筆者認為，在過錯判斷的時候要更加傾向有利于實施人的方向。
如果專利法修改草案得以通過，對沒經(jīng)過信息披露的專利可視為默示許可，那么到底由誰來認定其是否構成SEP？
首先，標準制定的時候，專利是否構成SEP，有的是根據(jù)權利人的申報，標準組織并不進行實質(zhì)的檢索分析，因此披露的專利中，有些構成SEP，有些可能并不構成SEP。
其次，判斷是否構成標準必要專利，是將專利的權利要求與標準進行比對，看實施標準是否落入專利保護范圍，這是一個技術性較強的工作，如果許可雙方對此有不同意見，還不能直接通過行政方式就許可費用直接裁判，需要由中立機構在先確定。
進一步，立法只明確行政機關來評判許可費的問題，并沒有說到也由其來評判專利是否構成SEP。到底是由司法機關還是行政機關來評判，法律并沒有明確。
這可能是下一步實施細則或者司法解釋要解決的問題，筆者認為，如果是行政認定，需要考慮誰有這個能力認定，一是需要有不同技術背景的人員能夠理解專利，同時要具有法律相關知識；二是結論需要有司法救濟的途徑，以保證結果的公正；三是要考慮是否會有角色沖突，譬如專利復審委作為認定機構，其做出了一個是否構成SEP的決定，一方不服提起訴訟，同時實施人也對涉案專利提起了專利無效請求，那無效請求的決定是否會受立場的影響？再有，標準必要專利的判斷是否要考慮商業(yè)標準必要專利的問題，即因為商業(yè)上的因素，而不得不實施專利的情形，這就不是一個純粹的技術問題，可能涉及商業(yè)判斷，那么什么樣的機構才能勝任，也是要考慮的問題之一。
總之，標準與專利的沖突，需要一套完善的制度來調(diào)節(jié)，截至目前全球均在摸索，尚未能找到一個完美的解決方案，需要我們在實踐中不斷設計和探知。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：張峰 蘭臺所知產(chǎn)團隊律師
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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