談專利申請(qǐng)相對(duì)于優(yōu)先權(quán)文件的修改

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原標(biāo)題：談專利申請(qǐng)相對(duì)于優(yōu)先權(quán)文件的修改

優(yōu)先權(quán)制度源于《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，按照巴黎公約第四條的規(guī)定，已經(jīng)在該聯(lián)盟的一個(gè)國(guó)家正式提出申請(qǐng)專利、實(shí)用新型注冊(cè)、外觀設(shè)計(jì)注冊(cè)或商標(biāo)注冊(cè)的任何人，或其權(quán)利繼承人，在其他國(guó)家就相關(guān)內(nèi)容再次提出申請(qǐng)時(shí)，可以自在先申請(qǐng)?zhí)岢鲋掌?2個(gè)月（對(duì)發(fā)明專利和實(shí)用新型申請(qǐng)）或6個(gè)月（對(duì)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)）內(nèi)應(yīng)享有優(yōu)先權(quán)。筆者近日看到一個(gè)申請(qǐng)?jiān)趯彶檫^(guò)程中涉及優(yōu)先權(quán)認(rèn)定的問題，這類問題并不是很常見，但是很具有代表性，所以筆者在此對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行分析，以供大家參考。

優(yōu)先權(quán)的意義在于使得申請(qǐng)人有充裕的時(shí)間完善自己的申請(qǐng)，并有時(shí)間考慮自己還要在哪些國(guó)家再提申請(qǐng)，選擇其他國(guó)家的專利代理人等等。可見，優(yōu)先權(quán)制度的設(shè)立是完全有益于申請(qǐng)人的。

筆者近日看到一個(gè)申請(qǐng)?jiān)趯彶檫^(guò)程中涉及優(yōu)先權(quán)認(rèn)定的問題，這類問題并不是很常見，但是很具有代表性，所以筆者在此對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行分析，以供大家參考。

本申請(qǐng)的權(quán)利要求1要求保護(hù)一種耐火材料，其限定了各組分（A、B、C和D）的類型及相關(guān)參數(shù)，并且限定了其中組分A的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

本申請(qǐng)根據(jù)巴黎公約要求一項(xiàng)優(yōu)先權(quán)，該優(yōu)先權(quán)是外國(guó)首次申請(qǐng)，且符合在12個(gè)月內(nèi)的要求，然而該優(yōu)先權(quán)文件在全文中均未提及組分A的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

根據(jù)專利審查指南第二部分第八章第4.6.2節(jié)“優(yōu)先權(quán)核實(shí)的一般原則”中的規(guī)定，“判斷在后申請(qǐng)中各項(xiàng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請(qǐng)的文件（說(shuō)明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中”，“如果在先申請(qǐng)對(duì)上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)?jiān)黾恿藢?duì)這一或者這些技術(shù)特征的詳細(xì)敘述，以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從在先申請(qǐng)中直接和毫無(wú)疑義地得出，則該在先申請(qǐng)不能作為在后申請(qǐng)要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)”。

由于本申請(qǐng)?jiān)跈?quán)利要求1中增加的特征“組分A的內(nèi)部結(jié)構(gòu)”未記載于優(yōu)先權(quán)文件中，審查員認(rèn)定本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)不成立，并且以另一件在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日和優(yōu)先權(quán)日之間公開的專利申請(qǐng)（對(duì)比文件1）評(píng)述了本申請(qǐng)的權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

如果本申請(qǐng)的權(quán)利要求1中不包含特征“組分A的內(nèi)部結(jié)構(gòu)”，那么優(yōu)先權(quán)將會(huì)是成立的，并且對(duì)比文件1的公開日在優(yōu)先權(quán)日之后，無(wú)法作為現(xiàn)有技術(shù)評(píng)述創(chuàng)造性。

根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定，申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和使用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。在該情況下，本申請(qǐng)的原說(shuō)明書和權(quán)利要求書即申請(qǐng)人在申請(qǐng)日向中國(guó)專利局提交的說(shuō)明書和權(quán)利要求書，而優(yōu)先權(quán)文件不能作為本申請(qǐng)的修改依據(jù)。

而且，根據(jù)專利審查指南第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)“答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改方式”中的規(guī)定，以下修改方式不予接受：“主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了該權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍。例如，申請(qǐng)人從獨(dú)立權(quán)利要求中主動(dòng)刪除技術(shù)特征，或者主動(dòng)刪除一個(gè)相關(guān)的技術(shù)術(shù)語(yǔ)，或者主動(dòng)刪除限定具體應(yīng)用范圍的技術(shù)特征，即使該主動(dòng)修改的內(nèi)容沒有超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，只要修改導(dǎo)致權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍擴(kuò)大，則這種修改不予接受”。這么一來(lái)，想通過(guò)刪除權(quán)利要求1中的特征“組分A的內(nèi)部結(jié)構(gòu)”來(lái)使優(yōu)先權(quán)成立這條路也被堵死了。

至此，可以看到，本申請(qǐng)已經(jīng)難以通過(guò)修改解決優(yōu)先權(quán)不成立的問題。雖然申請(qǐng)人爭(zhēng)辯專利法的宗旨是“為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動(dòng)發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展”（專利法第一條），且本申請(qǐng)的刪除式修改符合申請(qǐng)人的本意，但是在專利法和專利審查指南中已有上述具體條款的情況下，申請(qǐng)人的修改和爭(zhēng)辯難以被接受。

本申請(qǐng)的問題是相對(duì)于優(yōu)先權(quán)文件所做的不適當(dāng)?shù)男薷脑斐傻?。盡管優(yōu)先權(quán)制度有益于申請(qǐng)人，但申請(qǐng)人在按照優(yōu)先權(quán)制度完善自己的申請(qǐng)時(shí)，其完善的程度必須符合上述“優(yōu)先權(quán)核實(shí)的一般原則”。申請(qǐng)人在利用該規(guī)則時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意該規(guī)則的界限。如果難以判斷是否符合規(guī)則，可考慮依照以下兩點(diǎn)：

1、申請(qǐng)文件的說(shuō)明書包含優(yōu)先權(quán)文件的說(shuō)明書的所有內(nèi)容，且在后補(bǔ)充的說(shuō)明內(nèi)容或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)與優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容不矛盾；

2、申請(qǐng)文件的權(quán)利要求與優(yōu)先權(quán)文件的權(quán)利要求的保護(hù)范圍一致，在此基礎(chǔ)上再增加需要修改的其他權(quán)利要求。

如此，即使增加的其他權(quán)利要求不能享有優(yōu)先權(quán)，也不會(huì)影響那些未改變保護(hù)范圍的權(quán)利要求繼續(xù)享有優(yōu)先權(quán)，避免由判斷失誤而導(dǎo)致的缺陷。

來(lái)源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：曲在丹

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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