商標(biāo)使用超出了授權(quán)范圍，違約方要負(fù)侵權(quán)責(zé)任？（案例分析）

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原標(biāo)題：商標(biāo)使用超出了授權(quán)范圍 違約方要負(fù)侵權(quán)責(zé)任

商標(biāo)的生命在于使用，當(dāng)權(quán)利人未在注冊(cè)商標(biāo)的核定范圍內(nèi)自行生產(chǎn)涉案商品時(shí)，被控侵權(quán)人的商標(biāo)侵權(quán)行為是否成立？在司法與行政雙軌制的保護(hù)格局下，權(quán)利人可以在多大范圍內(nèi)選擇維權(quán)途徑？

案情回放

合肥美菱股份有限公司是“美菱”系列商標(biāo)的專用權(quán)人，“美菱”商標(biāo)于1997年被國家工商行政管理總局評(píng)定為馳名商標(biāo)。美菱股份公司在冷風(fēng)扇、取暖器、電暖氣等產(chǎn)品上獲得了該系列商標(biāo)專用權(quán)。2014年5月，慈溪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局接到投訴，對(duì)慈溪市一家電器公司位于慈溪市附海工業(yè)區(qū)的倉庫進(jìn)行了執(zhí)法檢查，在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)有“美菱”商標(biāo)及“合肥美菱環(huán)保設(shè)備技術(shù)有限公司”的待售冷風(fēng)扇、電暖器產(chǎn)品約6000余臺(tái)，價(jià)值達(dá)200萬元。而該批冷風(fēng)扇、電暖器產(chǎn)品是由一家環(huán)保公司委托慈溪這家公司加工生產(chǎn)的。

美菱股份公司認(rèn)為，環(huán)保公司未經(jīng)授權(quán)許可，在其生產(chǎn)、銷售的侵權(quán)產(chǎn)品上標(biāo)注美菱商標(biāo)，嚴(yán)重侵犯了美菱股份公司的商標(biāo)專用權(quán)。遂訴請(qǐng)法院判令環(huán)保公司停止侵權(quán)，賠償損失并承擔(dān)合理支出。

浙江省慈溪市人民法院一審認(rèn)為，美菱股份公司系涉案美菱商標(biāo)的權(quán)利人。盡管曾與環(huán)保公司簽署《商標(biāo)使用權(quán)許可協(xié)議書》，但該協(xié)議書中約定的環(huán)保公司被許可使用的產(chǎn)品范圍僅限于加濕器、除濕器等，并不包括空調(diào)扇（冷風(fēng)扇）及電暖器。由此，環(huán)保公司未經(jīng)美菱股份公司許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，并在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同、近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆，并進(jìn)行銷售，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為，應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失等法律責(zé)任。

一審宣判后，環(huán)保公司不服，提起上訴。寧波市中級(jí)人民法院二審認(rèn)為：依據(jù)美菱股份公司與環(huán)保公司雙方協(xié)議書的約定，環(huán)保公司被許可使用的產(chǎn)品范圍并不包括空調(diào)扇（冷風(fēng)扇）及電暖器，而是僅限于協(xié)議約定的商品，即加濕器等。而加濕器和冷風(fēng)扇的主要功能、用途、吸引的消費(fèi)者群體等都不相同，故環(huán)保公司未經(jīng)許可，在冷風(fēng)扇、電暖器上使用涉案美菱商標(biāo)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；且本案所涉行為在2014年時(shí)仍然存在，屬持續(xù)侵權(quán)，故未過訴訟時(shí)效，環(huán)保公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的責(zé)任。

寧波市中級(jí)人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。

法官評(píng)析

商標(biāo)的生命在于使用，當(dāng)權(quán)利人未在注冊(cè)商標(biāo)的核定范圍內(nèi)自行生產(chǎn)涉案商品時(shí)，被控侵權(quán)人的商標(biāo)侵權(quán)行為是否成立？在司法與行政雙軌制的保護(hù)格局下，權(quán)利人可以在多大范圍內(nèi)選擇維權(quán)途徑？

一、商標(biāo)侵權(quán)行為構(gòu)成與否

關(guān)于環(huán)保公司超出許可協(xié)議的產(chǎn)品范圍使用涉案商標(biāo)的行為應(yīng)當(dāng)如何定性，存在不同觀點(diǎn)的爭(zhēng)議。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)最基本的作用就是區(qū)分商品的不同來源，以使消費(fèi)者能夠節(jié)約成本“認(rèn)牌購物”從而避免混淆。美菱股份公司并未生產(chǎn)過美菱空調(diào)扇、電暖器，環(huán)保公司即使利用美菱商標(biāo)生產(chǎn)、銷售涉案產(chǎn)品也不可能影響美菱股份公司主業(yè)產(chǎn)品冰箱、洗衣機(jī)的銷售業(yè)績(jī)，美菱股份公司并未發(fā)生實(shí)際損失，故無須賠償。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，美菱股份公司尚未生產(chǎn)過美菱空調(diào)扇、電暖器，并不意味著其將來不會(huì)生產(chǎn)，若美菱股份公司有意拓展相應(yīng)的市場(chǎng)領(lǐng)域，就可能與環(huán)保公司的產(chǎn)品發(fā)生混淆，引發(fā)消費(fèi)者誤認(rèn)。法官認(rèn)為，環(huán)保公司的上述使用行為擠占了美菱股份公司開拓未來市場(chǎng)的空間，亦損害了注冊(cè)商標(biāo)的基本功能。在美菱股份公司注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)的前提下，還可能淡化該商品的顯著性。因此，環(huán)保公司的抗辯于法無據(jù)，不應(yīng)予以采納。

二、默示許可的是與非

通常情況下，沉默沒有法律意義。例如，商標(biāo)權(quán)人不向被控侵權(quán)人主張商標(biāo)權(quán)，并不能視為權(quán)利人默許被控侵權(quán)人使用其商標(biāo)。但在雙方當(dāng)事人具有事先約定或者存在法律直接規(guī)定的情形下，可以構(gòu)成相應(yīng)的意思表示。法官認(rèn)為，美菱股份公司的“沉默”在法律上未被明文規(guī)定為默示許可，雙方當(dāng)事人亦無相應(yīng)的合同約定，也沒有合理的交易慣例等因素的存在，且環(huán)保公司無法證明美菱股份公司有意許可其超越協(xié)議約定的商品范圍使用涉案商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的相應(yīng)后果。

來源：寧波晚報(bào)

記者：王元卓

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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