商標(biāo)共存協(xié)議有效嗎？

#本文由作者授權(quán)發(fā)布，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，文章不代表IPRdaily立場(chǎng)#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：汪玖平蘭臺(tái)所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題：商標(biāo)共存協(xié)議有效嗎？

隨著商業(yè)的高速發(fā)展，許多商家和企業(yè)均越來越注重商標(biāo)的重要性。我國商標(biāo)申請(qǐng)的數(shù)量每年迅速增加，商標(biāo)申請(qǐng)被駁回的數(shù)量也在遞增。在駁回復(fù)審程序中，越來越多的商標(biāo)申請(qǐng)人選擇與在先商標(biāo)權(quán)利人簽訂《共存協(xié)議》、《同意書》等，以期獲得商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)予以初步審定的決定。然而，不同的行政機(jī)關(guān)、法院對(duì)共存協(xié)議存在不同的態(tài)度。加之商標(biāo)法等相關(guān)法律法規(guī)并沒有對(duì)共存協(xié)議有明確規(guī)定。

因此，無論理論界還是司法實(shí)務(wù)界，均對(duì)共存協(xié)議的效力問題存在較大爭議。正因?yàn)闋幾h的廣泛性和實(shí)務(wù)操作結(jié)果的較大差異性，使得相關(guān)公眾產(chǎn)生困惑。共存協(xié)議在什么情況下可以獲得法律效力呢？

在此，筆者將從現(xiàn)行法規(guī)定，共存協(xié)議與混淆可能性理論的關(guān)系，意思自治與保護(hù)公共利益的邊界等方面，對(duì)共存協(xié)議效力認(rèn)定問題進(jìn)行初步思考，以期解答社會(huì)公眾的疑問。

尊重共存協(xié)議的可行性

我國《商標(biāo)法》并未明確規(guī)定共存協(xié)議，但類似的精神在相關(guān)的司法解釋中有所體現(xiàn)。例如《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第1條規(guī)定：“對(duì)于使用時(shí)間較長、已建立較高市場(chǎng)聲譽(yù)和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握商標(biāo)法有關(guān)保護(hù)在先商業(yè)標(biāo)志權(quán)益與維護(hù)市場(chǎng)秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場(chǎng)實(shí)際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序。

又如《商標(biāo)評(píng)審規(guī)則》第八條規(guī)定：“在商標(biāo)評(píng)審期間，當(dāng)事人有權(quán)依法處分自己的商標(biāo)權(quán)和與商標(biāo)評(píng)審有關(guān)的權(quán)利。在不損害社會(huì)公共利益、第三方權(quán)利的前提下，當(dāng)事人之間可以自行或者經(jīng)調(diào)解以書面方式達(dá)成和解。”

由此可見，商標(biāo)注冊(cè)人通過《共存協(xié)議》增加商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)的方式是有根可尋的。另外，商標(biāo)共存協(xié)議的司法案件隨著“良子”案【1】，最高人民法院對(duì)共存協(xié)議認(rèn)可后，北京市第一中級(jí)人民法院、北京市高級(jí)人民法院承認(rèn)共存協(xié)議的效力案件也不斷涌現(xiàn)。例如，著名“UGG” 商標(biāo)行政案件[2]以及“真的常想你”駁回復(fù)審案[3]。

因此，筆者認(rèn)為無論從法理上，還是從司法實(shí)踐中，尊重商標(biāo)《共存協(xié)議》的效力是符合時(shí)代潮流趨勢(shì)的。

混淆可能性視角下共存協(xié)議效力的問題

如前所述，認(rèn)可共存協(xié)議是與商標(biāo)法理論精神與實(shí)踐相一致的。然而共存協(xié)議并不是“神一樣的存在”。換句話說，簽訂《共存協(xié)議》并不能確保商標(biāo)注冊(cè)。目前司法實(shí)踐中對(duì)《共存協(xié)議》也并不是全盤接受，而是根據(jù)具體個(gè)案具體分析。為什么出現(xiàn)這種情況呢？

商標(biāo)共存協(xié)議僅僅是在先商標(biāo)注冊(cè)人同意在后商標(biāo)可以使用，與其自身商標(biāo)共存于市場(chǎng)，從某種程度上來說，共存協(xié)議系在先商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)其商標(biāo)權(quán)的處分行為，該處分行為不能成為在后商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的當(dāng)然理由。

眾所周知，保護(hù)商標(biāo)權(quán)并不是商標(biāo)法唯一立法目的。保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益也是商標(biāo)法立法本意。有觀點(diǎn)就認(rèn)為：“商標(biāo)共存協(xié)議不能突破商標(biāo)法第二十八條的規(guī)定，只能作為申請(qǐng)商標(biāo)第二十八條規(guī)定情形的考量因素。如果商品相同或者類似而且商標(biāo)相同或者近似程度較高，非常容易導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，即使有共存協(xié)議，也不應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)?！?strong>[4] 可見，簽訂共存協(xié)議的商標(biāo)如具有混淆的可能性也不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。

我國商標(biāo)法意義上的混淆可能性判斷即近似判斷。判斷兩件商標(biāo)是否構(gòu)成近似商標(biāo)，除了要采用隔離觀察、整體比對(duì)的方法，以相關(guān)公眾的一般注意力考量商標(biāo)的音、形、義等構(gòu)成要素的近似程度外，還需要綜合考慮其他相關(guān)因素，并在此基礎(chǔ)上判斷兩件商標(biāo)是否構(gòu)成近似。

因此，共存協(xié)議只能作為考量因素，但并不必然排除混淆的可能性。也就是說，如果訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)共存確實(shí)容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，從兼顧保護(hù)消費(fèi)者利益的立法目的出發(fā)，即使存在共存協(xié)議，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成近似，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆的可能性。[5]

意思自治與行政干預(yù)的邊界

商標(biāo)權(quán)本質(zhì)上是一種私權(quán)。不同商標(biāo)所有人允許相同、近似商標(biāo)共存于同一市場(chǎng)，這屬于當(dāng)事人可以自由進(jìn)行處分的權(quán)利。但由于商標(biāo)法中規(guī)定商標(biāo)審查機(jī)關(guān)具有維護(hù)公共利益的義務(wù)。但如何處理商標(biāo)注冊(cè)人與商標(biāo)審查機(jī)關(guān)的沖突，或者說注冊(cè)權(quán)的意思自治與行政權(quán)的邊界該如何界定呢？

通常來說，無論是行政機(jī)關(guān)，還是司法機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)充分尊重當(dāng)事人的意思自治，對(duì)于當(dāng)事人對(duì)自身權(quán)益所做出的處分，亦應(yīng)給予尊重。但涉及公共利益時(shí)，行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)應(yīng)采用較為嚴(yán)格、謹(jǐn)慎的態(tài)度。例如，藥品商標(biāo)不僅僅指示來源，很多情況下還發(fā)揮指示藥效用途的功能，如果允許共存，可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)藥品本身的誤認(rèn)誤購，影響公眾健康，對(duì)于這種明顯可能侵害公共利益的商標(biāo)應(yīng)不予以共存。[6]

法院在第7358249號(hào)圖形商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審案件中也基于同樣的理由認(rèn)為：“由于申請(qǐng)商標(biāo)使用公有資源的分子結(jié)構(gòu)圖形，所指定的商品為第5類原料藥等商品。如核準(zhǔn)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，會(huì)損害公共利益，不當(dāng)壟斷公有資源。因此，申請(qǐng)商標(biāo)不應(yīng)當(dāng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)”。[7]

除了涉及公眾利益外，行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)尊重商標(biāo)權(quán)的私權(quán)屬性，特別需要尊重在先商標(biāo)權(quán)人的意志。這是因?yàn)榧热辉谙壬虡?biāo)權(quán)人能夠坦然面對(duì)其可能遭受的損失而接受商標(biāo)共存的事實(shí)，則消費(fèi)者因此可能受到的混淆誤認(rèn)通常應(yīng)當(dāng)不足以阻礙商標(biāo)共存的事實(shí)，或者此時(shí)消費(fèi)者負(fù)有適當(dāng)容忍混淆誤認(rèn)的義務(wù)。

也就是說，如果相同或近似商標(biāo)的所有人能夠容忍相同或近似商標(biāo)同時(shí)使用于相同或類似商品或服務(wù)，則相關(guān)公眾或者消費(fèi)者一般也應(yīng)當(dāng)給予同樣的容忍。行政機(jī)關(guān)不應(yīng)過度謹(jǐn)慎對(duì)待消費(fèi)者的混淆從而嚴(yán)格的限制商標(biāo)權(quán)人意思自治。前述的“良子”商標(biāo)爭議案、“真的常想你”商標(biāo)駁回復(fù)審案件均是尊重雙方的意思自治的完美范例。

簽訂商標(biāo)共存協(xié)議是在先商標(biāo)權(quán)利人基于其商標(biāo)權(quán)的處分，真實(shí)意思表示。因此，無論從法律理論上，還是司法實(shí)踐中，應(yīng)合理尊重共存協(xié)議的效力。然而商標(biāo)法不僅僅保護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營者，還兼有維護(hù)公共利益的使命，因此行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)共存協(xié)議進(jìn)行多方面考量，不能簡單的予以拒絕或者接受，應(yīng)具體案件具體把握，合理把握民事意思自治與行政執(zhí)法、司法主動(dòng)干預(yù)的界限，盡可能釋放共存協(xié)議應(yīng)有的作用，發(fā)揮商標(biāo)的功能。

注釋：

[1]參見最高人民法院（2011）知行字第50號(hào)行政判決書。

[2]參見北京市高級(jí)人民法院（2012）高行終字第1043號(hào)行政判決書。

[3]參見北京市高級(jí)人民法院（2014）高行（知）終字第3024號(hào)行政判決書。

[4]石必勝，《商標(biāo)共存協(xié)議只作為適用商標(biāo)法第二十八條考量因素》——評(píng)析項(xiàng)目管理協(xié)會(huì) 有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政案，《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》2013年8月19日，第007版。

[5]王國浩等，《商標(biāo)共存協(xié)議不是“一卡通”！這家公司手握商標(biāo)共存同意書或也無濟(jì)于事？》，《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》，2017年3月15日。

[6]周云川，《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，《法律出版社》，2014年4月，第332頁。

[7]參見北京市高級(jí)人民法院（2013）高行終字第281號(hào)行政判決書。