淺談局部外觀設(shè)計制度下的專利侵權(quán)判定

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作者：張亮 北京允天律師事務(wù)所

原標(biāo)題：淺談局部外觀設(shè)計制度下的專利侵權(quán)判定

2020年10月17日，十三屆全國人大常委會第二十二次會議通過了關(guān)于修改專利法的決定。新專利法將于2021年6月1日起施行。本次修改進(jìn)一步完善外觀設(shè)計保護(hù)相關(guān)制度，在第二條第四款中明確了我國專利保護(hù)的客體包括產(chǎn)品的局部外觀設(shè)計。這意味著我國正式以法律的形式明確了局部外觀設(shè)計保護(hù)制度。同時，這也將給我國專利侵權(quán)訴訟中的判定規(guī)則產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

一、什么是局部外觀設(shè)計

根據(jù)專利法的定義，所謂“局部外觀設(shè)計”指的是對產(chǎn)品的局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。作為法律層面的定義，“局部”一詞是相對于“整體”而言的，也即是說，只要不是產(chǎn)品的整體的設(shè)計，都可以認(rèn)為是“局部外觀設(shè)計”。

表1：世界主要國家、地區(qū)局部外觀設(shè)計制度

我國并不是首先施行局部外觀設(shè)計保護(hù)的國家，實際上，世界主要知識產(chǎn)權(quán)國家和地區(qū)例如美國、日本、歐盟和韓國等都在我國之前確立了局部外觀設(shè)計制度。這些國家和地區(qū)中，關(guān)于“局部”的定義也并不一致，例如：美國和歐盟允許零部件作為局部外觀設(shè)計進(jìn)行保護(hù)，而韓國、日本則明確排除了零部件通過局部外觀設(shè)計保護(hù)的可能。需要注意的是，這些國家的局部外觀設(shè)計不僅可以是整體產(chǎn)品上界限分明的某個特定部件的局部，也可以是整體產(chǎn)品上若干個特定部件的局部的組合，例如：汽車的前臉。

圖1：小轎車（日本）

顯然，我國局部外觀設(shè)計的法律定義吸收了國際先行實踐和法律經(jīng)驗。一方面，新專利法第二條第四款中明確了產(chǎn)品“整體”和“局部”，意味著排除了零部件產(chǎn)品作為局部外觀設(shè)計保護(hù)的可能性。按照我國法律規(guī)定，既然零部件是可以單獨申請外觀設(shè)計專利保護(hù)的，自然不能再把它認(rèn)定為其他產(chǎn)品的局部外觀設(shè)計。另一方面，只要是整體產(chǎn)品上的局部，無論局部的數(shù)量還是局部的連接關(guān)系，即可用局部外觀設(shè)計專利進(jìn)行保護(hù)。例如：一個眼鏡框架產(chǎn)品，其可以申請整體外觀設(shè)計保護(hù)的同時也可以將其包含的一個或者多個局部以特定的表現(xiàn)畫法提交局部外觀設(shè)計保護(hù)，而這些局部并不要求一定是相鄰的局部。

圖2 眼鏡的局部

二、現(xiàn)行外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定法律體系

我國《專利法》、《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）、《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（下稱《解釋（二）》）構(gòu)建了齊備的外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定法律體系。然而，這種注重整體視覺效果的法律保護(hù)體系在對局部外觀設(shè)計保護(hù)上是存在諸多不足的。

表2：我國外觀設(shè)計侵權(quán)判定法律體系

首先，在《專利法》層面通過第五十九條和第十一條對保護(hù)范圍和侵權(quán)行為的類型進(jìn)行了規(guī)定，賦予了外觀設(shè)計專利權(quán)利基礎(chǔ)和維權(quán)的依據(jù)。然后，先后通過司法者的兩次頒布《解釋》的方式，對侵權(quán)判定主體、原則和特定產(chǎn)品的侵權(quán)判定規(guī)則等進(jìn)行了規(guī)定和明確。此外，《審查指南（2010）》第四部分第五章5.2.4規(guī)定，所謂整體觀察、綜合判斷是指由涉案專利與對比設(shè)計的整體來判斷，而不從外觀設(shè)計的部分或者局部出發(fā)得出判斷結(jié)論。

現(xiàn)行的法律規(guī)定必須將局部的創(chuàng)新設(shè)計融入到承載它的產(chǎn)品，通過對整體設(shè)計的保護(hù)來間接實現(xiàn)對局部的保護(hù)。這種保護(hù)模式至少存在兩個問題。一是，事實上給抄襲局部外觀設(shè)計預(yù)留了法律漏洞。通過對產(chǎn)品非設(shè)計要部進(jìn)行設(shè)計改變，即可達(dá)到抄襲權(quán)利人對現(xiàn)有設(shè)計做出貢獻(xiàn)的局部的創(chuàng)新設(shè)計，而因為權(quán)利人無法主張局部外觀設(shè)計的權(quán)利，最終不用承擔(dān)侵權(quán)的責(zé)任風(fēng)險。二是，使得包含圖形用戶界面（GUI）產(chǎn)品的外觀設(shè)計很難實質(zhì)上得到保護(hù)。雖然，從2014年5月1日起，我國就開始對包含圖形用戶界面（GUI）產(chǎn)品的外觀設(shè)計給予專利保護(hù)，但是，在現(xiàn)行的法律框架下，GUI設(shè)計最終要與產(chǎn)品結(jié)合才可實現(xiàn)保護(hù)。而GUI設(shè)計的通用性決定了權(quán)利人不可能通過在所有產(chǎn)品上都申請外觀設(shè)計專利，加之，侵權(quán)判定時也必須考慮GUI設(shè)計所應(yīng)用的產(chǎn)品的載體的種類和對整體視覺效果的影響，這樣勢必犧牲了權(quán)利人的可預(yù)期的保護(hù)空間和利益。

三、局部外觀設(shè)計制度對侵權(quán)判定規(guī)則的影響

新專利法將局部外觀設(shè)計納入了專利保護(hù)的客體，這極大地滿足了國內(nèi)創(chuàng)新設(shè)計主體需求，彌補(bǔ)外觀設(shè)計整體保護(hù)的局限，也符合知識產(chǎn)權(quán)國際發(fā)展趨勢，有利于我國企業(yè)“走出去”。隨著2021年6月1日新的法律正式實施，局部外觀設(shè)計制度必然會對現(xiàn)行侵權(quán)判定規(guī)則產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

首先，“整體”和“局部”的侵權(quán)判斷主體的外延將越發(fā)不同。在現(xiàn)行的整體外觀設(shè)計保護(hù)法律體系下，侵權(quán)判定主體即一般消費(fèi)者會受到整體產(chǎn)品設(shè)計空間的影響，從而被賦有對局部外觀設(shè)計的不同注意力。司法實踐中更是基于類似的邏輯，將一般消費(fèi)者這個虛擬的主體概念，具象到某個產(chǎn)品領(lǐng)域的特定設(shè)計人員或者消費(fèi)者的平均水平。在局部外觀設(shè)計制度的法律體系下，一般消費(fèi)者的知識水平將不僅局限在整體產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計空間，還會受到特定局部的設(shè)計自由度的影響，甚至更傾向于與設(shè)計人員的水平，大大提高了一般消費(fèi)者的認(rèn)知水平的高度。

其次，整體觀察、綜合判斷原則將會受到極大的沖擊。如前所述，局部外觀設(shè)計制度注重的是對特定局部的設(shè)計的保護(hù)。在侵權(quán)判斷時既要考慮其所應(yīng)用的產(chǎn)品及其在產(chǎn)品的部位，也要考慮其對整體產(chǎn)品的視覺效果的影響和該局部自身的視覺效果。如此，如何對局部外觀設(shè)計的視覺效果整體觀察，如何將區(qū)別點、相同點匯總后進(jìn)行綜合判斷，將會與整體產(chǎn)品外觀設(shè)計的侵權(quán)判定原則具有很大的不同。

再次，組件產(chǎn)品、成套產(chǎn)品、變化狀態(tài)產(chǎn)品的侵權(quán)判定的內(nèi)容會得到進(jìn)一步的豐富?，F(xiàn)行的司法解釋中對組件產(chǎn)品規(guī)定了組裝關(guān)系唯一、不唯一和無組裝關(guān)系三種情形。在局部外觀設(shè)計制度下，局部外觀設(shè)計的組裝關(guān)系如何界定將成為復(fù)雜的研究課題，因為原本的一個組件可以分為多個局部，而原本的多個組件可以被劃入一個局部。同理，在成套產(chǎn)品、變化狀態(tài)產(chǎn)品的侵權(quán)判定中，也都會因為局部與整體的相對性，使得原本的特定形態(tài)的外觀設(shè)計產(chǎn)品的內(nèi)容得到擴(kuò)充，也使得局部外觀設(shè)計的侵權(quán)判定規(guī)則更復(fù)雜化。

最后，在局部外觀設(shè)計的侵權(quán)判定中對產(chǎn)品種類的認(rèn)定將被弱化。雖然世界上的主要知識產(chǎn)權(quán)國家對是否用產(chǎn)品來限制局部外觀設(shè)計的保護(hù)范圍的做法并不統(tǒng)一，如表1所示。但是，局部外觀設(shè)計制度的建立在立法目的上實質(zhì)性地宣揚(yáng)了以保護(hù)設(shè)計為中心，逐漸摒棄了以產(chǎn)品保護(hù)為中心的理念。因此，原有的相近種類產(chǎn)品之間的外觀設(shè)計相同或者相似的認(rèn)定規(guī)則，在局部外觀設(shè)計制度下仍然適用，而且應(yīng)當(dāng)會有新的突破，這樣才能發(fā)揮局部外觀設(shè)計制度應(yīng)有之意。

四、建議

首先，應(yīng)提高對局部外觀設(shè)計專利的授權(quán)、確權(quán)和侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)。這可以通過提高確權(quán)主體和侵權(quán)主體的認(rèn)知水平來實現(xiàn)。在授權(quán)和確權(quán)時，用設(shè)計人員的認(rèn)知水平來衡量局部外觀設(shè)計專利的新穎性和創(chuàng)造性，從而避免對僅具有微小改變的局部設(shè)計進(jìn)行專利授權(quán)。在侵權(quán)判定時，具有設(shè)計人員能力的主體也會關(guān)注到局部外觀設(shè)計的具體設(shè)計的明顯變化，從而一定程度上縮小局部外觀設(shè)計的保護(hù)范圍。

其次，在“整體觀察、綜合判斷”原則基礎(chǔ)上研究制定局部外觀設(shè)計適用的“要部比對、綜合判斷”原則。具體地說，對局部外觀設(shè)計的比對側(cè)重局部的設(shè)計特征區(qū)別，但是在判斷相同和相似性時則需要一并考慮局部的設(shè)計特征區(qū)別和其在整體中的部位和視覺效果，從而得出綜合性的評價結(jié)果。

第三，加快研究組件產(chǎn)品、成套產(chǎn)品、變化狀態(tài)產(chǎn)品的局部外觀設(shè)計制度，推進(jìn)局部外觀設(shè)計的分類研究，制定適度的局部外觀設(shè)計跨類別保護(hù)體系。

目前，距離新專利法正式頒布實施還有一定的時間，以上僅為作者個人的一些初步建議，希望能夠為立法、司法和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)關(guān)于局部外觀設(shè)計制度體系的課題研究提供一些參考。

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作者：張亮 北京允天律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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