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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
供稿：胡鐵鋒 杭州信與義專利代理有限公司
原標題：專利的修改方式會影響訴訟賠償額嗎？
修改后權(quán)利要求的技術(shù)方案在原專利權(quán)利要求書中并未出現(xiàn)過，基于專利權(quán)保護與公眾信賴利益平衡的考量，對發(fā)生在上述維持專利權(quán)有效的行政決定的決定日之前的侵權(quán)行為，可以酌減賠償數(shù)額。
案例簡介
今天要分享的案例是最高院在2021年4月5日發(fā)布的，案號為（2019）最高法知民終369號，當然，在本案例中還有很多爭議點，包括對技術(shù)特征解釋、功能性特征等爭議點，本文主要分享本案中關(guān)于修改方式對賠償金額的影響，個人認為這個爭議點還是比較有意思的，而且筆者認為有一定的指導意義。
本案中，專利權(quán)人——臺州安卓縫紉機，將專利許可給了朗進公司（簡稱），也就是民事一審的原告。被告之一為南邦科技（簡稱）。
本案中的涉案專利原始文本為：
1. 一種自動橡筋機，包括送料裝置、拉料裝置、翻轉(zhuǎn)機械手裝置、進給導軌裝置和縫紉裝置，其特征在于：所述送料裝置與拉料裝置分別設(shè)置于翻轉(zhuǎn)機械手裝置兩端，所述翻轉(zhuǎn)機械手裝置與進給導軌裝置連接固定，所述送料裝置包括第一機架與第二機架，所述的第一機架設(shè)有第一電機帶動的第一送料主動輪，所述的第二機架設(shè)有第二電機帶動的第二送料主動輪，所述的第一機架上端設(shè)有第三電機帶動的理料滾輪；所述翻轉(zhuǎn)機械手裝置包括能繞第一軸心轉(zhuǎn)動的第一夾具、能繞第二軸心轉(zhuǎn)動的第二夾具、設(shè)置在第一夾具與第二夾具之間的托料架和固定機架,所述第一夾具、第二夾具及托料架均設(shè)置在固定機架上，所述的固定機架間隔設(shè)有用于驅(qū)動第一夾具繞第一軸心旋轉(zhuǎn)運動的驅(qū)動電機和用于驅(qū)動第二夾具繞第二軸心旋轉(zhuǎn)運動的反轉(zhuǎn)氣缸，所述托料架可沿固定機架方向向縫紉裝置方向做水平位移；所述拉料裝置包括可夾持橡筋帶的夾持機構(gòu)以及拖動該夾持機構(gòu)移動的滑動機構(gòu)；所述的第一送料主動輪轉(zhuǎn)動并在第一送料主動輪與第二送料主動輪之間輸入設(shè)定長度的橡筋帶，所述拉料裝置的夾持機構(gòu)夾持第二送料主動輪出料口處的橡筋帶端部，并在第二送料主動輪的輔助送料下，滑動機構(gòu)帶動橡筋帶位移穿過第一夾具和第二夾具，然后通過設(shè)置于第二送料主動輪出料口處的切料機構(gòu)將橡筋帶切斷；所述第一夾具和第二夾具夾住切下的橡筋帶兩端后，分別繞第一軸心和第二軸心旋轉(zhuǎn)橡筋帶的兩端固定在托料架上，進給導軌裝置帶動橡筋帶位移至縫紉裝置針頭下端進行縫制。
7. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的自動橡筋機，其特征在于：所述第一夾具與第二夾具均包括上夾體、下夾體，所述第一夾具與第二夾具對稱設(shè)置，所述下夾體上設(shè)有夾緊氣缸驅(qū)動上夾體上下位移，所述的驅(qū)動電機為閉環(huán)步進電機，所述驅(qū)動電機具有第一驅(qū)動軸，所述的第一驅(qū)動軸通過第一連接臂與所述的第一夾具相連接；所述的反轉(zhuǎn)氣缸具有第二驅(qū)動軸，所述的第二驅(qū)動軸通過第二連接臂與所述的第二夾具相連接。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的自動橡筋機，其特征在于：所述托料架后端連接設(shè)有水平導軌，所述水平導軌上設(shè)置有推進氣缸推動托料架前后位移；所述導軌上端固定連接設(shè)有頂出氣缸，所述頂出氣缸前端設(shè)有頂帶擋片，所述托料架上端面設(shè)有頂帶缺口，所述頂帶擋片可沿頂帶缺口的缺口方向位移進行調(diào)節(jié)距離。
被告南邦科技在被起訴后，向國知局提起專利無效，在無效程序中，專利權(quán)人將從權(quán)7的部分特征和從權(quán)9的全部特征加入到權(quán)利要求1（劃線部分內(nèi)容），最終維持有效，修改后的權(quán)利要求1：
1、一種自動橡筋機，包括送料裝置、拉料裝置、翻轉(zhuǎn)機械手裝置、進給導軌裝置和縫紉裝置，其特征在于：所述送料裝置與拉料裝置分別設(shè)置于翻轉(zhuǎn)機械手裝置兩端，所述翻轉(zhuǎn)機械手裝置與進給導軌裝置連接固定，所述送料裝置包括第一機架與第二機架，所述的第一機架設(shè)有第一電機帶動的第一送料主動輪，所述的第二機架設(shè)有第二電機帶動的第二送料主動輪，所述的第一機架上端設(shè)有第三電機帶動的理料滾輪；所述翻轉(zhuǎn)機械手裝置包括能繞第一軸心轉(zhuǎn)動的第一夾具、能繞第二軸心轉(zhuǎn)動的第二夾具、設(shè)置在第一夾具與第二夾具之間的托料架和固定機架，所述第一夾具、第二夾具及托料架均設(shè)置在固定機架上，所述的固定機架間隔設(shè)有用于驅(qū)動第一夾具繞第一軸心旋轉(zhuǎn)運動的驅(qū)動電機和用于驅(qū)動第二夾具繞第二軸心旋轉(zhuǎn)運動的反轉(zhuǎn)氣缸，所述的驅(qū)動電機為閉環(huán)步進電機，所述托料架可沿固定機架方向向縫紉裝置方向做水平位移；所述托料架后端連接設(shè)有水平導軌，所述水平導軌上設(shè)置有推進氣缸推動托料架前后位移；所述導軌上端固定連接設(shè)有頂出氣缸，所述頂出氣缸前端設(shè)有頂帶擋片，所述托料架上端面設(shè)有頂帶缺口，所述頂帶擋片可沿頂帶缺口的缺口方向位移進行調(diào)節(jié)距離；所述拉料裝置包括可夾持橡筋帶的夾持機構(gòu)以及拖動該夾持機構(gòu)移動的滑動機構(gòu)；所述的第一送料主動輪轉(zhuǎn)動并在第一送料主動輪與第二送料主動輪之間輸入設(shè)定長度的橡筋帶，所述拉料裝置的夾持機構(gòu)夾持第二送料主動輪出料口處的橡筋帶端部，并在第二送料主動輪的輔助送料下，滑動機構(gòu)帶動橡筋帶位移穿過第一夾具和第二夾具，然后通過設(shè)置于第二送料主動輪出料口處的切料機構(gòu)將橡筋帶切斷；所述第一夾具和第二夾具夾住切下的橡筋帶兩端后，分別繞第一軸心和第二軸心旋轉(zhuǎn)橡筋帶的兩端固定在托料架上，進給導軌裝置帶動橡筋帶位移至縫紉裝置針頭下端進行縫制。
在早些年，專利在無效程序中的修改，僅限于權(quán)利要求的合并和刪除。但是在2017年專利《審查指南》修改后，允許在無效程序中，將從屬權(quán)利要求中部分技術(shù)特征加入獨立權(quán)利要求。而在本案中，其修改方式正是將從權(quán)中的部分技術(shù)特征加入獨立權(quán)利要求中。然而這種修改方案存在一個可能——修改的后的技術(shù)方案在原獨立權(quán)利1的保護范圍內(nèi)，但是并沒有出現(xiàn)在原從屬權(quán)利要求中。筆者用簡單的舉例來說，比如：
權(quán)利要求1：包括A。
權(quán)利要求2（引用權(quán)1），還包括B、C——實際保護范圍為：A+B+C；
權(quán)利要求3（引用權(quán)1），還包括D、E——實際保護范圍為：A+D+E
如果無效程序中，專利權(quán)利人將權(quán)2中的B以及權(quán)3中的D，分別加入權(quán)利要求1，從而使得修改后的權(quán)利要求1的技術(shù)方案變?yōu)椋篈+B+D。顯然，這個A+B+D的方案并不落入于原權(quán)利要求2的保護范圍，也不落入原權(quán)利要求3的保護范圍。可以參考下圖所示：
對于上述舉例，顯然對于社會公眾而言，對于一件已經(jīng)授權(quán)專利而言，原權(quán)1、權(quán)2、權(quán)3的保護范圍是明確的，有邊界的。而對于新的權(quán)1要求，對于社會公眾而言，是一種未知的邊界，因為公眾無法得知專利權(quán)人最終會修改成怎么樣的保護范圍。
以最高院的這次案例為例，如果站在被告的立場上，對于涉案專利，其前期評估下來，雖然落入原權(quán)利要求1的保護范圍，但是被告可能認為并不落入其他從權(quán)的保護范圍（比如原權(quán)7和權(quán)9），而且原權(quán)利要求1的保護范圍可能不適當而被無效，在這種前提下被告有可能鋌而走險規(guī)避設(shè)計一款技術(shù)方案X，于是就出現(xiàn)了本案的這種情況，這樣一想，似乎對社會公眾也略不友好。
對于這種情形，最高院在本案中作出了比較有意思的判決，還是基于專利法的立法原則上考慮：
最高院認為——專利法的終極目標是社會公共利益，無論是從專利制度之中的“專利公開換保護原則”，還是從“權(quán)利人與社會公眾之間的利益平衡原則”出發(fā)，專利權(quán)人充分公開專利信息，社會公眾充分信任專利權(quán)人公開的該信息，通過對專利信息的公示公信實現(xiàn)專利權(quán)人與社會公眾之間利益的衡平，從而達到從公開到公信的效果?！?span style="text-decoration: underline;">按照“權(quán)利要求的進一步限定”的修改方式，在一定程度上是犧牲了專利信息公開的穩(wěn)定性以圖保障其有效性，對專利信息公開的既往公信力有一定程度的減損進而需要彌補。
因此，專利權(quán)人在專利確權(quán)程序中，以對“權(quán)利要求的進一步限定”的方式修改原權(quán)利要求，修改后的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案不落入原各從屬權(quán)利要求的保護范圍，但仍落入原獨立權(quán)利要求的保護范圍，國家知識產(chǎn)權(quán)局基于該修改后的權(quán)利要求維持專利權(quán)有效的，未經(jīng)許可實施該修改后權(quán)利要求技術(shù)方案的行為，亦構(gòu)成對涉案專利權(quán)的侵害，有關(guān)侵權(quán)實施者應(yīng)當承擔賠償責任，但基于專利權(quán)保護與公眾信賴利益平衡的考量，對發(fā)生在上述維持專利權(quán)有效的行政決定的決定日之前的侵權(quán)行為，可以酌減賠償數(shù)額。
本案的最終結(jié)果，將一審判決中的賠償數(shù)額從28萬，改判為5萬。
個人感想
從本案中看出，一個不經(jīng)起眼的修改方案，竟然將賠償數(shù)額直接降了到近1/5，顯然，這種“權(quán)利要求進一步限定”的修改方式，確實對訴訟中的賠償數(shù)額產(chǎn)生了非常大的影響。
往大了說，本案中最高院的判決，正是將“專利法的終極目標是社會公共利益”這個原則發(fā)揮到了極致，對于“權(quán)利人與社會公眾之間的利益平衡原則”，在本案中體現(xiàn)地淋漓盡致，本案的判決書內(nèi)容也是寫地細節(jié)滿滿，筆者非常認同，相信對于原告、被告看到這種判決也應(yīng)該是心服口服。
專利行業(yè)，真是學無止境！
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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：胡鐵鋒 杭州信與義專利代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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