涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略

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作者：呂林紅

原標(biāo)題：涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略

由于我國知識產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)起步較晚，科研機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體的知識產(chǎn)權(quán)意識尚待加強(qiáng)，出現(xiàn)過一些出資“購買”的技術(shù)無法自由使用、未能對國內(nèi)技術(shù)發(fā)展起到應(yīng)有作用的情況。本文從國內(nèi)委托方的利益出發(fā)，闡述涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中的不侵權(quán)承諾、技術(shù)權(quán)利的分配、專利申請和保護(hù)等涉及知識產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)的約定策略，包括約定的思路和實(shí)現(xiàn)該思路的表述，以期對此類合同的談判和簽訂有所參考。

隨著高新技術(shù)的飛速發(fā)展，全球化技術(shù)合作愈加緊密，在充足的經(jīng)費(fèi)支持下，為了加快某項(xiàng)技術(shù)的研究進(jìn)程，國內(nèi)的科研機(jī)構(gòu)會(huì)選擇委托國外的科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行研究開發(fā)。此時(shí)需要通過簽訂委托技術(shù)開發(fā)合同，明確開發(fā)工作的范圍、研發(fā)進(jìn)度、費(fèi)用支付等，確保委托方能夠獲取作為研發(fā)成果的技術(shù)。但技術(shù)開發(fā)不同于產(chǎn)品采購，技術(shù)的獲取往往不是最終目的，委托方還需要考慮后續(xù)技術(shù)的使用、進(jìn)一步開發(fā)、相關(guān)法律權(quán)利的取得和保護(hù)等。而長期以來，由于我國知識產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)起步較晚，科研機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體的知識產(chǎn)權(quán)意識尚待加強(qiáng)，出現(xiàn)過一些出資“購買”的技術(shù)無法自由使用、未能對國內(nèi)技術(shù)發(fā)展起到應(yīng)有作用的情況。為避免此類情況的發(fā)生，需要在委托開發(fā)合同中設(shè)置有利于國內(nèi)委托方的知識產(chǎn)權(quán)條款，使得委托方在支付高昂的開發(fā)費(fèi)用之后，既能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)的更新?lián)Q代，又能夠最大程度地保障技術(shù)的自由使用和實(shí)施。

另一方面，作為國外的研究開發(fā)方，為了保持自己在本領(lǐng)域的技術(shù)競爭優(yōu)勢，會(huì)在合同中對交付給委托方的技術(shù)進(jìn)行種種的權(quán)利限制。雙方博弈之下，委托方要實(shí)現(xiàn)自己的合同目的，就需要根據(jù)項(xiàng)目需求制訂從高案到低案的談判策略，在合同談判中做到心中有底、進(jìn)退有度，并將談判成果采用適當(dāng)?shù)暮贤瑮l款固定到合同中，避免合同約定的語焉不詳和歧義性解釋。

本文正是基于該種考量，從國內(nèi)委托方的利益出發(fā)，闡述涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中的不侵權(quán)承諾、技術(shù)權(quán)利的分配、專利申請和保護(hù)等涉及知識產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)的約定策略，包括約定的思路和實(shí)現(xiàn)該思路的表述，以期對此類合同的談判和簽訂有所參考。

一、不侵權(quán)承諾

作為進(jìn)行技術(shù)開發(fā)的研究開發(fā)方，應(yīng)保證技術(shù)的使用不會(huì)侵犯第三方的任何知識產(chǎn)權(quán)。具體條款可以是：開發(fā)方承諾，委托方使用該技術(shù)或利用該技術(shù)獲得的產(chǎn)品時(shí)，免受第三方提出的侵犯其專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)的起訴；如果委托方使用該技術(shù)或利用該技術(shù)獲得的產(chǎn)品的過程中被任何第三人訴稱侵犯了該第三人的專利權(quán)或任何其他權(quán)利，由此可能產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由開發(fā)方承擔(dān)。

如果委托方將來對于技術(shù)的使用僅限于中國國內(nèi)，并且開發(fā)方不愿意承諾全球范圍內(nèi)的不侵權(quán)，則可以退而求其次，由開發(fā)方承諾在中國的使用不會(huì)侵犯第三方的任何知識產(chǎn)權(quán)。

但是，如果開發(fā)方談判地位比較強(qiáng)勢，不同意做此承諾，則委托方將面臨相當(dāng)大的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，一旦被訴侵權(quán)，不但會(huì)被禁止繼續(xù)使用該項(xiàng)技術(shù)，而且將導(dǎo)致相當(dāng)大的信譽(yù)損失和經(jīng)濟(jì)損失。如果委托方在充分權(quán)衡侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目需求的情況下，仍然決定與該開發(fā)方合作，則建議在后續(xù)技術(shù)使用過程中動(dòng)態(tài)進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)侵權(quán)可能性的情況下及時(shí)進(jìn)行更改技術(shù)的規(guī)避設(shè)計(jì)或提起專利無效等反制手段，確保至少在國內(nèi)使用該技術(shù)不會(huì)導(dǎo)致侵權(quán)。在可能的情況下，積極申請專利，通過與相關(guān)企業(yè)的交叉許可，達(dá)成互不起訴的約定。

二、技術(shù)權(quán)利的分配

在技術(shù)權(quán)利方面，對于國內(nèi)委托方來說，取得技術(shù)的所有權(quán)是最優(yōu)選，取得技術(shù)的共有權(quán)是次優(yōu)選，而僅取得技術(shù)的使用權(quán)則作為不得已情況下的選擇。

1、取得技術(shù)的所有權(quán)

借用物權(quán)法意義上的所有權(quán)概念，技術(shù)所有權(quán)是對所開發(fā)技術(shù)占有、使用、收益和處分的權(quán)利，完整地包含了對于該技術(shù)的所有權(quán)利。在委托方擁有強(qiáng)勢的談判地位，例如具有多個(gè)可選交易對象的情況下，委托方可采用“買斷”方式約定擁有所開發(fā)技術(shù)的所有權(quán)。具體條款可以是：委托方擁有本協(xié)議項(xiàng)下開發(fā)的所有技術(shù)的全部權(quán)利（right）、所有權(quán)（title）和權(quán)益（interest）。

需要注意的是，在這種情況下，委托方還需注意要求開發(fā)方確認(rèn)新開發(fā)的技術(shù)是否包含開發(fā)方的背景知識產(chǎn)權(quán)，如果包含的話，應(yīng)取得相應(yīng)背景知識產(chǎn)權(quán)的使用許可，避免后續(xù)在技術(shù)的使用和進(jìn)一步開發(fā)中受到背景知識產(chǎn)權(quán)的限制。

在取得技術(shù)所有權(quán)的情況下，委托方自然擁有申請專利等知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利。為便利后續(xù)的知識產(chǎn)權(quán)獲權(quán)程序，委托方可在合同中進(jìn)行專門約定，要求開發(fā)方與委托方全力合作，使委托方能夠?qū)崿F(xiàn)任何知識產(chǎn)權(quán)的申請和保護(hù)。

2、取得技術(shù)的共有權(quán)

在雙方談判地位相當(dāng)?shù)那闆r下，往往無法達(dá)成技術(shù)由哪方所有的共識，折衷的結(jié)果可能是技術(shù)由雙方共有。此時(shí)一般如下約定：雙方在平等共享的基礎(chǔ)上共同擁有本協(xié)議項(xiàng)下開發(fā)的所有技術(shù)的全部權(quán)利、所有權(quán)和權(quán)益，包括所有專利、著作權(quán)和其他知識產(chǎn)權(quán)。

關(guān)于權(quán)利共有情況下的權(quán)利行使，相關(guān)的國內(nèi)法均規(guī)定約定優(yōu)先，沒有約定的情況下，例如對于共有專利權(quán)，除了共有人可以單獨(dú)實(shí)施或者以普通許可方式許可他人實(shí)施該專利外，行使共有的專利申請權(quán)或者專利權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意；對于共有著作權(quán)，由各合作作者共同享有并通過協(xié)商一致行使。

事實(shí)上，無論是取得全體共有人的同意還是協(xié)商一致行使，在雙方利益不一致的情況下，往往不容易達(dá)成共識，實(shí)際上造成未來權(quán)利行使的不確定性。為避免這種不確定性，需要在當(dāng)前的委托技術(shù)開發(fā)合同中進(jìn)一步約定共有的具體模式，明確各自的權(quán)利邊界。

具體的約定可以包括：約定雙方共有的形式為按份共有，并且約定各自的份額，權(quán)利行使時(shí)按份行使或按份表決；約定按照地域單獨(dú)申請專利、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利以及申請和維護(hù)費(fèi)用的承擔(dān)；約定發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)情況下單獨(dú)提起訴訟的權(quán)利以及費(fèi)用的承擔(dān)等。

3、取得使用權(quán)

委托方在無法取得技術(shù)的所有權(quán)甚至共有權(quán)的情況下，取得使用權(quán)即開發(fā)方的技術(shù)許可成為唯一的選擇。技術(shù)許可包括獨(dú)占許可、獨(dú)家許可和普通許可三種類型。

在委托技術(shù)開發(fā)合同中，獨(dú)占許可（exclusive license）是在合同約定的時(shí)間和地域范圍內(nèi)，開發(fā)方只授權(quán)委托方一家使用技術(shù)，開發(fā)方和任何第三方均不享有使用權(quán)。排他許可（sole license）是在合同約定的時(shí)間和地域范圍內(nèi)，開發(fā)方只授權(quán)委托方一家使用技術(shù)，但開發(fā)方保留使用權(quán)，可以自己使用。普通許可（non-exclusive license）是在合同約定的時(shí)間和地域范圍內(nèi)，在委托方之外，開發(fā)方還可以授權(quán)多家被許可人使用。

在委托技術(shù)開發(fā)關(guān)系中，由于開發(fā)費(fèi)用是由委托方提供的，因此在委托方無法取得技術(shù)所有權(quán)而僅能取得使用權(quán)的情況下，這種使用應(yīng)該是免費(fèi)的，否則將顯失公平。許可條款可以表述如下：開發(fā)方授予委托方在中國（或進(jìn)一步包括其它國家或地區(qū)）使用和開發(fā)該技術(shù)以及制造和銷售基于該技術(shù)的產(chǎn)品的永久免使用費(fèi)的許可。

在許可期限方面，一般約定許可在相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)的期間內(nèi)保持有效，但考慮到技術(shù)秘密等不存在法定保護(hù)期限，委托方可以爭取不設(shè)置使用期限的限制，而取得永久的許可。

在上述三種直接給與委托方的許可之外，委托方可以進(jìn)一步爭取向第三方的分許可權(quán)，例如可以約定：委托方有權(quán)再授予第三方在中國使用和開發(fā)該技術(shù)以及制造和銷售基于該技術(shù)的產(chǎn)品的分許可。

三、專利申請和保護(hù)

如果委托方取得專利申請權(quán)，則可以決定在中國或其它國家或地區(qū)提出專利申請，這種情況下，需要注意要求開發(fā)方在專利申請前以及專利授權(quán)后提供專利申請和保護(hù)所需的各種協(xié)作。一般可以如下約定：應(yīng)委托方的合理要求，開發(fā)方應(yīng)向委托方提供一切必要的協(xié)助、合作和信息，使委托方能夠完成任何知識產(chǎn)權(quán)的申請和保護(hù)。

更為具體地可以約定：在專利申請前，開發(fā)方在從研發(fā)人員接收到項(xiàng)目成果信息后，向委托方披露任何可取得專利的技術(shù)信息；開發(fā)方的研發(fā)人員在發(fā)表項(xiàng)目成果之前，需提供給委托方進(jìn)行審查，確保沒有潛在可申請專利的技術(shù)，以避免該技術(shù)在專利申請之前被公開，破壞專利申請的新穎性或創(chuàng)造性而使其無法獲得授權(quán)。

在專利申請過程中，開發(fā)方應(yīng)簽署或披露任何與專利申請相關(guān)的文件和信息，例如簽署各種發(fā)明人聲明文件，以符合在美國等國家進(jìn)行專利申請的程序要求。在雙方擁有不同國家或地區(qū)的申請權(quán)的情況下，開發(fā)方應(yīng)及時(shí)提供其擁有申請權(quán)的國家或地區(qū)的審查相關(guān)資料；如果開發(fā)方有意放棄任何專利申請，應(yīng)事先向委托方提供此類放棄申請意向的書面通知等。

關(guān)于專利授權(quán)后的權(quán)利保護(hù)，可以約定無論委托方是否單獨(dú)擁有專利權(quán)，如果出現(xiàn)專利侵權(quán)情況，委托方都擁有以自己的名義單獨(dú)提起專利侵權(quán)行政處理或司法訴訟的權(quán)利，以最大程度地維持自己在相關(guān)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

以上著重說明了不侵權(quán)承諾、技術(shù)權(quán)利的分配、專利申請和保護(hù)等知識產(chǎn)權(quán)約定策略，而在涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中，與知識產(chǎn)權(quán)約定條款相配套，還需要設(shè)置保密條款和糾紛解決條款。在進(jìn)行專利等知識產(chǎn)權(quán)的申請之前，需要通過保密條款確保專利申請的技術(shù)不會(huì)被公開。而如果以技術(shù)秘密進(jìn)行保護(hù)的情況下，在技術(shù)的全壽命周期都需要各方采取嚴(yán)格的保密措施。此外，合同的約定有可能掛一漏萬，合同的執(zhí)行也會(huì)出現(xiàn)各種意外情況，在出現(xiàn)分歧甚至導(dǎo)致糾紛的情況下，需要按照糾紛解決條款定紛止?fàn)帯？紤]到技術(shù)合同的專業(yè)性和保密性，通常采用仲裁的方式解決糾紛，對于委托方而言，最優(yōu)選中國內(nèi)地、香港、新加坡等地的仲裁機(jī)構(gòu)，次優(yōu)選瑞士等中立第三國的仲裁機(jī)構(gòu)，此處不再贅述。

總之，知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款在涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中的重要性不容忽視，國內(nèi)委托方通過對未來需求進(jìn)行準(zhǔn)確判斷、制訂周密的談判方案，然后與開發(fā)方進(jìn)行充分溝通和磋商，可以最大程度地消除未來知識產(chǎn)權(quán)問題的不確定性，為合同目的的實(shí)現(xiàn)打下良好的基礎(chǔ)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：呂林紅

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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