涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：呂林紅

原標題：涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略

由于我國知識產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)起步較晚，科研機構(gòu)等創(chuàng)新主體的知識產(chǎn)權(quán)意識尚待加強，出現(xiàn)過一些出資“購買”的技術(shù)無法自由使用、未能對國內(nèi)技術(shù)發(fā)展起到應(yīng)有作用的情況。本文從國內(nèi)委托方的利益出發(fā)，闡述涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中的不侵權(quán)承諾、技術(shù)權(quán)利的分配、專利申請和保護等涉及知識產(chǎn)權(quán)事項的約定策略，包括約定的思路和實現(xiàn)該思路的表述，以期對此類合同的談判和簽訂有所參考。

隨著高新技術(shù)的飛速發(fā)展，全球化技術(shù)合作愈加緊密，在充足的經(jīng)費支持下，為了加快某項技術(shù)的研究進程，國內(nèi)的科研機構(gòu)會選擇委托國外的科研機構(gòu)進行研究開發(fā)。此時需要通過簽訂委托技術(shù)開發(fā)合同，明確開發(fā)工作的范圍、研發(fā)進度、費用支付等，確保委托方能夠獲取作為研發(fā)成果的技術(shù)。但技術(shù)開發(fā)不同于產(chǎn)品采購，技術(shù)的獲取往往不是最終目的，委托方還需要考慮后續(xù)技術(shù)的使用、進一步開發(fā)、相關(guān)法律權(quán)利的取得和保護等。而長期以來，由于我國知識產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)起步較晚，科研機構(gòu)等創(chuàng)新主體的知識產(chǎn)權(quán)意識尚待加強，出現(xiàn)過一些出資“購買”的技術(shù)無法自由使用、未能對國內(nèi)技術(shù)發(fā)展起到應(yīng)有作用的情況。為避免此類情況的發(fā)生，需要在委托開發(fā)合同中設(shè)置有利于國內(nèi)委托方的知識產(chǎn)權(quán)條款，使得委托方在支付高昂的開發(fā)費用之后，既能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)的更新?lián)Q代，又能夠最大程度地保障技術(shù)的自由使用和實施。

另一方面，作為國外的研究開發(fā)方，為了保持自己在本領(lǐng)域的技術(shù)競爭優(yōu)勢，會在合同中對交付給委托方的技術(shù)進行種種的權(quán)利限制。雙方博弈之下，委托方要實現(xiàn)自己的合同目的，就需要根據(jù)項目需求制訂從高案到低案的談判策略，在合同談判中做到心中有底、進退有度，并將談判成果采用適當(dāng)?shù)暮贤瑮l款固定到合同中，避免合同約定的語焉不詳和歧義性解釋。

本文正是基于該種考量，從國內(nèi)委托方的利益出發(fā)，闡述涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中的不侵權(quán)承諾、技術(shù)權(quán)利的分配、專利申請和保護等涉及知識產(chǎn)權(quán)事項的約定策略，包括約定的思路和實現(xiàn)該思路的表述，以期對此類合同的談判和簽訂有所參考。

一、不侵權(quán)承諾

作為進行技術(shù)開發(fā)的研究開發(fā)方，應(yīng)保證技術(shù)的使用不會侵犯第三方的任何知識產(chǎn)權(quán)。具體條款可以是：開發(fā)方承諾，委托方使用該技術(shù)或利用該技術(shù)獲得的產(chǎn)品時，免受第三方提出的侵犯其專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)的起訴；如果委托方使用該技術(shù)或利用該技術(shù)獲得的產(chǎn)品的過程中被任何第三人訴稱侵犯了該第三人的專利權(quán)或任何其他權(quán)利，由此可能產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任均由開發(fā)方承擔(dān)。

如果委托方將來對于技術(shù)的使用僅限于中國國內(nèi)，并且開發(fā)方不愿意承諾全球范圍內(nèi)的不侵權(quán)，則可以退而求其次，由開發(fā)方承諾在中國的使用不會侵犯第三方的任何知識產(chǎn)權(quán)。

但是，如果開發(fā)方談判地位比較強勢，不同意做此承諾，則委托方將面臨相當(dāng)大的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，一旦被訴侵權(quán)，不但會被禁止繼續(xù)使用該項技術(shù)，而且將導(dǎo)致相當(dāng)大的信譽損失和經(jīng)濟損失。如果委托方在充分權(quán)衡侵權(quán)風(fēng)險和項目需求的情況下，仍然決定與該開發(fā)方合作，則建議在后續(xù)技術(shù)使用過程中動態(tài)進行知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)侵權(quán)可能性的情況下及時進行更改技術(shù)的規(guī)避設(shè)計或提起專利無效等反制手段，確保至少在國內(nèi)使用該技術(shù)不會導(dǎo)致侵權(quán)。在可能的情況下，積極申請專利，通過與相關(guān)企業(yè)的交叉許可，達成互不起訴的約定。

二、技術(shù)權(quán)利的分配

在技術(shù)權(quán)利方面，對于國內(nèi)委托方來說，取得技術(shù)的所有權(quán)是最優(yōu)選，取得技術(shù)的共有權(quán)是次優(yōu)選，而僅取得技術(shù)的使用權(quán)則作為不得已情況下的選擇。

1、取得技術(shù)的所有權(quán)

借用物權(quán)法意義上的所有權(quán)概念，技術(shù)所有權(quán)是對所開發(fā)技術(shù)占有、使用、收益和處分的權(quán)利，完整地包含了對于該技術(shù)的所有權(quán)利。在委托方擁有強勢的談判地位，例如具有多個可選交易對象的情況下，委托方可采用“買斷”方式約定擁有所開發(fā)技術(shù)的所有權(quán)。具體條款可以是：委托方擁有本協(xié)議項下開發(fā)的所有技術(shù)的全部權(quán)利（right）、所有權(quán)（title）和權(quán)益（interest）。

需要注意的是，在這種情況下，委托方還需注意要求開發(fā)方確認新開發(fā)的技術(shù)是否包含開發(fā)方的背景知識產(chǎn)權(quán)，如果包含的話，應(yīng)取得相應(yīng)背景知識產(chǎn)權(quán)的使用許可，避免后續(xù)在技術(shù)的使用和進一步開發(fā)中受到背景知識產(chǎn)權(quán)的限制。

在取得技術(shù)所有權(quán)的情況下，委托方自然擁有申請專利等知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利。為便利后續(xù)的知識產(chǎn)權(quán)獲權(quán)程序，委托方可在合同中進行專門約定，要求開發(fā)方與委托方全力合作，使委托方能夠?qū)崿F(xiàn)任何知識產(chǎn)權(quán)的申請和保護。

2、取得技術(shù)的共有權(quán)

在雙方談判地位相當(dāng)?shù)那闆r下，往往無法達成技術(shù)由哪方所有的共識，折衷的結(jié)果可能是技術(shù)由雙方共有。此時一般如下約定：雙方在平等共享的基礎(chǔ)上共同擁有本協(xié)議項下開發(fā)的所有技術(shù)的全部權(quán)利、所有權(quán)和權(quán)益，包括所有專利、著作權(quán)和其他知識產(chǎn)權(quán)。

關(guān)于權(quán)利共有情況下的權(quán)利行使，相關(guān)的國內(nèi)法均規(guī)定約定優(yōu)先，沒有約定的情況下，例如對于共有專利權(quán)，除了共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利外，行使共有的專利申請權(quán)或者專利權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意；對于共有著作權(quán)，由各合作作者共同享有并通過協(xié)商一致行使。

事實上，無論是取得全體共有人的同意還是協(xié)商一致行使，在雙方利益不一致的情況下，往往不容易達成共識，實際上造成未來權(quán)利行使的不確定性。為避免這種不確定性，需要在當(dāng)前的委托技術(shù)開發(fā)合同中進一步約定共有的具體模式，明確各自的權(quán)利邊界。

具體的約定可以包括：約定雙方共有的形式為按份共有，并且約定各自的份額，權(quán)利行使時按份行使或按份表決；約定按照地域單獨申請專利、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利以及申請和維護費用的承擔(dān)；約定發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)情況下單獨提起訴訟的權(quán)利以及費用的承擔(dān)等。

3、取得使用權(quán)

委托方在無法取得技術(shù)的所有權(quán)甚至共有權(quán)的情況下，取得使用權(quán)即開發(fā)方的技術(shù)許可成為唯一的選擇。技術(shù)許可包括獨占許可、獨家許可和普通許可三種類型。

在委托技術(shù)開發(fā)合同中，獨占許可（exclusive license）是在合同約定的時間和地域范圍內(nèi)，開發(fā)方只授權(quán)委托方一家使用技術(shù)，開發(fā)方和任何第三方均不享有使用權(quán)。排他許可（sole license）是在合同約定的時間和地域范圍內(nèi)，開發(fā)方只授權(quán)委托方一家使用技術(shù)，但開發(fā)方保留使用權(quán)，可以自己使用。普通許可（non-exclusive license）是在合同約定的時間和地域范圍內(nèi)，在委托方之外，開發(fā)方還可以授權(quán)多家被許可人使用。

在委托技術(shù)開發(fā)關(guān)系中，由于開發(fā)費用是由委托方提供的，因此在委托方無法取得技術(shù)所有權(quán)而僅能取得使用權(quán)的情況下，這種使用應(yīng)該是免費的，否則將顯失公平。許可條款可以表述如下：開發(fā)方授予委托方在中國（或進一步包括其它國家或地區(qū)）使用和開發(fā)該技術(shù)以及制造和銷售基于該技術(shù)的產(chǎn)品的永久免使用費的許可。

在許可期限方面，一般約定許可在相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)法律保護的期間內(nèi)保持有效，但考慮到技術(shù)秘密等不存在法定保護期限，委托方可以爭取不設(shè)置使用期限的限制，而取得永久的許可。

在上述三種直接給與委托方的許可之外，委托方可以進一步爭取向第三方的分許可權(quán)，例如可以約定：委托方有權(quán)再授予第三方在中國使用和開發(fā)該技術(shù)以及制造和銷售基于該技術(shù)的產(chǎn)品的分許可。

三、專利申請和保護

如果委托方取得專利申請權(quán)，則可以決定在中國或其它國家或地區(qū)提出專利申請，這種情況下，需要注意要求開發(fā)方在專利申請前以及專利授權(quán)后提供專利申請和保護所需的各種協(xié)作。一般可以如下約定：應(yīng)委托方的合理要求，開發(fā)方應(yīng)向委托方提供一切必要的協(xié)助、合作和信息，使委托方能夠完成任何知識產(chǎn)權(quán)的申請和保護。

更為具體地可以約定：在專利申請前，開發(fā)方在從研發(fā)人員接收到項目成果信息后，向委托方披露任何可取得專利的技術(shù)信息；開發(fā)方的研發(fā)人員在發(fā)表項目成果之前，需提供給委托方進行審查，確保沒有潛在可申請專利的技術(shù)，以避免該技術(shù)在專利申請之前被公開，破壞專利申請的新穎性或創(chuàng)造性而使其無法獲得授權(quán)。

在專利申請過程中，開發(fā)方應(yīng)簽署或披露任何與專利申請相關(guān)的文件和信息，例如簽署各種發(fā)明人聲明文件，以符合在美國等國家進行專利申請的程序要求。在雙方擁有不同國家或地區(qū)的申請權(quán)的情況下，開發(fā)方應(yīng)及時提供其擁有申請權(quán)的國家或地區(qū)的審查相關(guān)資料；如果開發(fā)方有意放棄任何專利申請，應(yīng)事先向委托方提供此類放棄申請意向的書面通知等。

關(guān)于專利授權(quán)后的權(quán)利保護，可以約定無論委托方是否單獨擁有專利權(quán)，如果出現(xiàn)專利侵權(quán)情況，委托方都擁有以自己的名義單獨提起專利侵權(quán)行政處理或司法訴訟的權(quán)利，以最大程度地維持自己在相關(guān)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

以上著重說明了不侵權(quán)承諾、技術(shù)權(quán)利的分配、專利申請和保護等知識產(chǎn)權(quán)約定策略，而在涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中，與知識產(chǎn)權(quán)約定條款相配套，還需要設(shè)置保密條款和糾紛解決條款。在進行專利等知識產(chǎn)權(quán)的申請之前，需要通過保密條款確保專利申請的技術(shù)不會被公開。而如果以技術(shù)秘密進行保護的情況下，在技術(shù)的全壽命周期都需要各方采取嚴格的保密措施。此外，合同的約定有可能掛一漏萬，合同的執(zhí)行也會出現(xiàn)各種意外情況，在出現(xiàn)分歧甚至導(dǎo)致糾紛的情況下，需要按照糾紛解決條款定紛止爭。考慮到技術(shù)合同的專業(yè)性和保密性，通常采用仲裁的方式解決糾紛，對于委托方而言，最優(yōu)選中國內(nèi)地、香港、新加坡等地的仲裁機構(gòu)，次優(yōu)選瑞士等中立第三國的仲裁機構(gòu)，此處不再贅述。

總之，知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)條款在涉外委托技術(shù)開發(fā)合同中的重要性不容忽視，國內(nèi)委托方通過對未來需求進行準確判斷、制訂周密的談判方案，然后與開發(fā)方進行充分溝通和磋商，可以最大程度地消除未來知識產(chǎn)權(quán)問題的不確定性，為合同目的的實現(xiàn)打下良好的基礎(chǔ)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：呂林紅

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：涉外委托技術(shù)開發(fā)合同知識產(chǎn)權(quán)約定策略（點擊標題查看原文）

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