“新百倫”侵權(quán)案背后的思考

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　美國知名運(yùn)動(dòng)品牌“New Balance”，因使用中文譯名“新百倫”，被廣東省自然人周樂倫于2013年7月以商標(biāo)侵權(quán)為由訴至法院。今年4月，廣州市中級(jí)人民法院認(rèn)定美國New Balance公司在我國的關(guān)聯(lián)公司--新百倫貿(mào)易(中國)有限公司(下稱新百倫中國公司)侵犯了周樂倫持有的“新百倫”與“百倫”涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，一審判決新百倫中國公司停止使用“新百倫”標(biāo)識(shí)，并賠償周樂倫經(jīng)濟(jì)損失9800萬元。新百倫中國公司不服該一審判決，向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴。11月5日，法院二審開庭審理了該案，并將擇日宣判。該案涉及了在先權(quán)利抗辯的適用、混淆誤認(rèn)的判定及賠償數(shù)額確定等焦點(diǎn)問題，在實(shí)務(wù)界與理論界引發(fā)了較大關(guān)注和爭議。

　　能否適用在先權(quán)利抗辯

　　對(duì)于新百倫中國公司能否以其在先字號(hào)權(quán)、知名商品特有名稱權(quán)，以及在先使用并有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”，作為未侵犯周樂倫持有的“新百倫”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的抗辯理由，蘇州大學(xué)法學(xué)院副教授李小偉認(rèn)為，新百倫中國公司對(duì)于“新百倫”標(biāo)識(shí)使用在先，并通過大量廣告宣傳使得其“新百倫”字號(hào)具有了較高知名度，作為同行業(yè)競爭者的周樂倫，系為在后的商標(biāo)申請(qǐng)者，其理應(yīng)知曉新百倫中國公司“新百倫”字號(hào)的存在。因此，周樂倫在鞋、服裝等產(chǎn)品上申請(qǐng)注冊(cè)“新百倫”商標(biāo)時(shí)，理應(yīng)知曉同一行業(yè)的新百倫中國公司具有較高知名度的“新百倫”字號(hào)，所以周樂倫具有明顯的攀附故意。根據(jù)誠實(shí)信用、維護(hù)公平競爭的原則，新百倫中國公司的在先字號(hào)權(quán)和知名商品特有名稱權(quán)以及在先使用并有一定影響的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)受法律保護(hù)。

　　第一，在先字號(hào)權(quán)的確定，不能機(jī)械地依照該企業(yè)自身的注冊(cè)登記時(shí)間，而是應(yīng)該看字號(hào)權(quán)的繼承和來源。經(jīng)美國New Balance公司授權(quán)，“New Balance”品牌在我國市場(chǎng)的獨(dú)家經(jīng)銷商企業(yè)名稱于2003年11月17日從“世跑運(yùn)動(dòng)用品(深圳)有限公司”變更為“新百倫運(yùn)動(dòng)用品(深圳)有限公司”(下稱新百倫深圳公司)。新百倫深圳公司為此舉辦了一場(chǎng)大型酒會(huì)，邀請(qǐng)了大量媒體及同行從業(yè)者參與。此后，大量媒體報(bào)道“New Balance”品牌時(shí)均使用“新百倫”的名稱。新百倫深圳公司企業(yè)名稱的獲取及使用均在周樂倫“新百倫”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日(2004年6月4日)前，因而美國New Balance公司的“新百倫”字號(hào)屬于在先權(quán)利。鑒于新百倫深圳公司是由美國New Balance公司為其在我國市場(chǎng)進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)而授權(quán)的主體，其對(duì)“新百倫”字號(hào)的獲得和使用是基于美國New Balance公司的授權(quán)，因此“新百倫”字號(hào)的相關(guān)權(quán)益理應(yīng)歸屬于美國New Balance公司。2006年12月27日，美國New Balance公司設(shè)立新百倫中國公司作為其在我國的總經(jīng)銷商。新百倫中國公司獲得授權(quán)使用美國New Balance公司所擁有的“新百倫”字號(hào)，承繼了與“新百倫”字號(hào)相關(guān)的在先權(quán)利。

　　第二，早在上個(gè)世紀(jì)90年代，美國New Balance公司已經(jīng)在我國大量銷售“New Balance”品牌運(yùn)動(dòng)鞋，通過廣告宣傳、商業(yè)贊助等方式，使“New Balance”品牌的運(yùn)動(dòng)鞋在我國具有較高知名度。因此，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定“New Balance”品牌運(yùn)動(dòng)鞋是知名商品。美國New Balance公司自2003年起便開始使用“新百倫”企業(yè)字號(hào)，其“新百倫”“New Balance 新百倫”和“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)在短時(shí)間內(nèi)為消費(fèi)者和媒體所熟知，成為“New Balance”品牌運(yùn)動(dòng)鞋的特有名稱，使消費(fèi)者將“新百倫”“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)與“New Balance”品牌運(yùn)動(dòng)鞋緊密聯(lián)系在一起。因此，美國New Balance公司的“新百倫”“New Balance 新百倫”和“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)已經(jīng)成為知名商品特有名稱。新百倫中國公司被授權(quán)使用“新百倫”“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)，系善意行使其在先的知名商品特有名稱權(quán)。

　　第三，美國New Balance公司通過新百倫深圳公司，于2003年至2004年6月1日期間在我國市場(chǎng)上投放了大量包含“New Balance 新百倫”和“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)的宣傳廣告，相關(guān)媒體報(bào)道也證實(shí)在周樂倫持有的涉案商標(biāo)“新百倫”的申請(qǐng)注冊(cè)日前，美國New Balance公司的“New Balance 新百倫”與“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)便已具有較高知名度，而且周樂倫及其家族均在廣東省從事鞋帽生產(chǎn)、銷售活動(dòng)，理應(yīng)知曉美國New Balance公司及其“新百倫”標(biāo)識(shí)的知名度。因此，新百倫中國公司的“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為在先使用并有一定影響的商標(biāo)。

　　綜上，新百倫中國公司系基于其在先商號(hào)權(quán)、知名商品特有名稱權(quán)使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)，并不存在抑制周樂倫“新百倫”商標(biāo)進(jìn)行商業(yè)運(yùn)作的主觀故意，而周樂倫在得知新百倫中國公司啟用“新百倫”字號(hào)之后搶注“新百倫”商標(biāo)，未構(gòu)成反向混淆這種特殊的侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。因此，應(yīng)對(duì)新百倫中國公司的在先權(quán)利抗辯主張予以支持。

　　是否造成公眾混淆誤認(rèn)

　　對(duì)于新百倫中國公司使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)是否構(gòu)成與周樂倫“百倫”商標(biāo)的混淆，華東政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院教授黃武雙認(rèn)為，判斷商標(biāo)的使用是否會(huì)產(chǎn)生混淆，應(yīng)當(dāng)考慮多種因素來進(jìn)行綜合判斷。該案中，新百倫中國公司使用“新百倫”標(biāo)識(shí)的行為大多為搭配其他英文標(biāo)識(shí)使用和在授權(quán)專營店中使用?！癗ew Balance”品牌的英文標(biāo)識(shí)、廣告、專柜和專賣店都有其獨(dú)有的設(shè)計(jì)并具有較高的識(shí)別度，能夠讓消費(fèi)者準(zhǔn)確地區(qū)分其產(chǎn)品和服務(wù)的來源。在這種情況下，很難造成消費(fèi)者將新百倫中國公司的“新百倫”標(biāo)識(shí)與周樂倫的“百倫”及“新百倫”商標(biāo)產(chǎn)生混淆。

　　首先，“新百倫”“紐巴倫”“新平衡”等均屬于英文“New Balance”對(duì)應(yīng)的合理中文表達(dá)。將英文的商標(biāo)、商品名稱、地名等翻譯為中文時(shí)，通常采用的方法包括“音譯”“意譯”或者“音譯+意譯”等多種不同方法，其目的是為了讓相關(guān)公眾能夠在英文和中文之間建立合理的聯(lián)系，以便達(dá)到記憶、接受等認(rèn)知效果。就熟悉中文的相關(guān)公眾而言，“新百倫”“紐巴倫”“新平衡”等中文表達(dá)均可以同時(shí)指向英文“New Balance”。以熟悉中文的消費(fèi)者視角觀察，中文“新百倫”是英文“New Balance”的合理對(duì)應(yīng)翻譯。因此，新百倫中國公司使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)，有助于消費(fèi)者區(qū)分商品或服務(wù)來源，具有合理性。

　　其次，新百倫中國公司所使用的“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)，與周樂倫持有的涉案商標(biāo)“百倫”并不完全相同。其次，即便“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)的主要部分與周樂倫的“百倫”商標(biāo)相同或相似，新百倫中國公司的使用方式也不會(huì)使其與周樂倫持有的“百倫”商標(biāo)混淆。同時(shí)，新百倫中國公司的被訴侵權(quán)產(chǎn)品在實(shí)體店的展示和銷售行為，均系在新百倫中國公司的專賣店和專柜進(jìn)行。新百倫中國公司從未在任何產(chǎn)品上使用“新百倫”標(biāo)識(shí)。雖在售后銷售小票中使用了“新百倫”字樣，或在運(yùn)動(dòng)鞋下方的標(biāo)簽上標(biāo)注有“新百倫鞋”“新百倫運(yùn)動(dòng)鞋”字樣，但因其專賣店的門口、店內(nèi)裝潢、產(chǎn)品包裝等處大量、突出使用了“New Balance”“N”和“NB”商標(biāo)，故消費(fèi)者不會(huì)將新百倫中國公司的產(chǎn)品與周樂倫的產(chǎn)品相混淆。

　　新百倫中國公司在其官網(wǎng)及天貓商城與京東商城上開設(shè)的“New Balance旗艦店”中大量使用“New Balance”“N”和“NB”商標(biāo)，每雙鞋的側(cè)邊標(biāo)注有明顯的“N”商標(biāo)，故消費(fèi)者不會(huì)對(duì)被訴侵權(quán)產(chǎn)品與周樂倫的產(chǎn)品產(chǎn)生混淆。同時(shí)，新百倫中國公司在廣告宣傳中僅在特定情況下使用“新百倫”字樣作為其中文名稱或企業(yè)商號(hào)，新百倫中國公司大量、突出使用“New Balance”“N”和“NB”商標(biāo)，因此消費(fèi)者不會(huì)對(duì)被訴侵權(quán)產(chǎn)品與周樂倫的產(chǎn)品產(chǎn)生混淆。

　　綜上，在無法證明周樂倫已經(jīng)大量使用“新百倫”商標(biāo)證據(jù)的情況下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定周樂倫持有的“新百倫”商標(biāo)在市場(chǎng)上尚未累積商譽(yù)，沒有市場(chǎng)知名度。而新百倫中國公司使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標(biāo)識(shí)，不會(huì)造成相關(guān)公眾與“新百倫”商標(biāo)實(shí)際混淆，并不存在混淆可能性。

　　侵權(quán)賠償數(shù)額如何確定

　　針對(duì)該案賠償數(shù)額的確定，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭原法官王永昌認(rèn)為，商標(biāo)侵權(quán)案件中侵權(quán)賠償數(shù)額的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)適用填平原則，在周樂倫沒有舉證證明其具有市場(chǎng)和市場(chǎng)盈利能力，或證明雙方存在市場(chǎng)競爭關(guān)系的情況下，將新百倫中國公司因涉案侵權(quán)行為獲利的1/2作為損害賠償有待商榷。

　　首先，在判斷商標(biāo)侵權(quán)數(shù)額中應(yīng)考慮多種因素，特別是涉案商標(biāo)究竟對(duì)被告的盈利有多大的貢獻(xiàn)。該案中，新百倫中國公司的盈利與其在我國的流行是由多種因素導(dǎo)致的，其中包括“New Balance”品牌鞋的高科技性能、獨(dú)特的設(shè)計(jì)、廣告投入、名人效應(yīng)等，而“新百倫”中文標(biāo)識(shí)對(duì)其盈利的貢獻(xiàn)相較而言僅占較小的一部分。在這種情況下，一審法院判決將新百倫中國公司的凈利潤的50%作為其因侵權(quán)而獲得的盈利，有待商榷。為了更加準(zhǔn)確、客觀地計(jì)算商標(biāo)的盈利貢獻(xiàn)率，人民法院可以參考專業(yè)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估意見的方法來實(shí)現(xiàn)。

　　其次，確定商標(biāo)侵權(quán)的賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)考慮多種因素，并需注意侵權(quán)賠償數(shù)額和侵權(quán)行為之間的因果關(guān)系。如果以新百倫中國公司的侵權(quán)獲利來確定侵權(quán)賠償數(shù)額，需要考慮因果關(guān)系，即新百倫中國公司的獲利是否是因?yàn)榍謾?quán)的事實(shí)而產(chǎn)生。影響商品銷售利潤的要素包括技術(shù)（如專利技術(shù)、技術(shù)秘密）、商標(biāo)及外觀設(shè)計(jì)等標(biāo)識(shí)、銷售渠道、材料特殊性、生產(chǎn)能力等多重要素，就鞋類產(chǎn)品而言，款式、色彩、材料等也起著非常重要的作用。因此，即便新百倫中國公司侵犯了周樂倫持有“新百倫”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，在計(jì)算損害賠償金額時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分甄別上述因素，厘清用以支持損害賠償?shù)囊蚬P(guān)系。

　　而該案中，周樂倫沒有任何證據(jù)證明“新百倫”標(biāo)識(shí)對(duì)于新百倫中國公司銷售獲利的貢獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利后果；新百倫中國公司所獲得的凈利潤是基于眾多因素的貢獻(xiàn)，并非僅僅依靠商標(biāo)的貢獻(xiàn)，亦或是“新百倫”的貢獻(xiàn)；周樂倫沒有充分證明其對(duì)涉案商標(biāo)的實(shí)際使用。因此，該案應(yīng)僅判決新百倫中國公司賠償周樂倫合理維權(quán)費(fèi)用即可，以符合民事賠償?shù)奶钇皆瓌t。

　　此外，如果在案證據(jù)可以證明周樂倫注冊(cè)和使用“新百倫”商標(biāo)帶有明顯的惡意，根據(jù)我國民法中的誠實(shí)信用原則，賠償數(shù)額不應(yīng)過高。在此情況下，如果將侵權(quán)損害賠償數(shù)額定得過高，反而會(huì)讓商標(biāo)搶注者通過提起訴訟而獲得不正當(dāng)?shù)睦妫羞`民法上的誠實(shí)信用原則。因此，法院應(yīng)將周樂倫是否具有惡意搶注的情形考慮在內(nèi)，來進(jìn)行侵權(quán)數(shù)額的判定。

來源：中國知產(chǎn)網(wǎng)

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