先申請(qǐng)專利再銷售，就萬(wàn)無(wú)一失了嗎？

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作者：羅賢水浙江杭知橋律師事務(wù)所知產(chǎn)律師（實(shí)習(xí)）/專利代理人

原標(biāo)題：先申請(qǐng)專利再銷售，就萬(wàn)無(wú)一失了嗎？

代理人和代理機(jī)構(gòu)往往會(huì)建議或者要求客戶在專利申請(qǐng)?zhí)峤缓笤黉N售其產(chǎn)品，因?yàn)槿绻麑＠跈?quán)后，其保護(hù)期限是從專利申請(qǐng)日開始計(jì)算的。但專利申請(qǐng)?zhí)峤缓笤黉N售該產(chǎn)品，這樣就萬(wàn)無(wú)一失了嗎？

眾所周知，如果一個(gè)產(chǎn)品、技術(shù)方案或設(shè)計(jì)在提交專利申請(qǐng)前，已經(jīng)在市場(chǎng)中銷售或公開，嚴(yán)重的后果是專利申請(qǐng)可能會(huì)因在先公開而無(wú)法授權(quán)，或者即使專利申請(qǐng)僥幸通過審核獲得授權(quán)后，在之后的專利維權(quán)中，因?qū)＠南忍烊毕?，有很大可能專利?huì)被無(wú)效或被訴者提現(xiàn)有技術(shù)抗辯不侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，代理人和代理機(jī)構(gòu)往往會(huì)建議或者要求客戶在專利申請(qǐng)?zhí)峤缓笤黉N售其產(chǎn)品，因?yàn)槿绻麑＠跈?quán)后，其保護(hù)期限是從專利申請(qǐng)日開始計(jì)算的。

但專利申請(qǐng)?zhí)峤缓笤黉N售該產(chǎn)品，這樣就萬(wàn)無(wú)一失了嗎？

筆者認(rèn)為，答案是否定的。

我們知道，發(fā)明專利最晚自申請(qǐng)日起滿18個(gè)月公布，發(fā)明申請(qǐng)至結(jié)案一般2-3年；實(shí)用新型審核周期7-14個(gè)月；外觀設(shè)計(jì)專利審核周期一般3-6個(gè)月。那么在專利申請(qǐng)日至授權(quán)公開期間，他人的實(shí)施行為是否構(gòu)成侵權(quán)？應(yīng)當(dāng)承擔(dān)怎樣的法律責(zé)任？專利申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)呢？

在專利的申請(qǐng)日至公布日（發(fā)明專利）和專利的申請(qǐng)日至授權(quán)公告日（實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)）期間，他人未經(jīng)允許實(shí)施專利的行為是否應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任，《專利法》并沒有明文規(guī)定。就此問題，筆者站在專利申請(qǐng)人的角度，簡(jiǎn)要分析其中的維權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和可施行的應(yīng)對(duì)措施。

《專利法》中有幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)專利權(quán)人和公眾的權(quán)利義務(wù)關(guān)系有重大影響；在不同的時(shí)間，他人未經(jīng)許可，實(shí)施專利，均需要承擔(dān)其相應(yīng)的法律責(zé)任。

對(duì)于發(fā)明專利，這幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)分別為申請(qǐng)日、公布日和授權(quán)公告日；

對(duì)于實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利，這幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)為申請(qǐng)日和授權(quán)公告日；

在申請(qǐng)日前、申請(qǐng)公布日至授權(quán)公告日（發(fā)明專利）、授權(quán)公告日后的他人實(shí)施行為，相關(guān)法律皆有明文規(guī)定，因此筆者僅做簡(jiǎn)要概述。

一、申請(qǐng)日以前

1.1現(xiàn)有技術(shù)抗辯，現(xiàn)有技術(shù)是指專利申請(qǐng)日前已經(jīng)公開的技術(shù)，若實(shí)施人所實(shí)施的技術(shù)方案落入了專利權(quán)的保護(hù)范圍，但現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，實(shí)施人的行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)，實(shí)施人可以自由的實(shí)施該技術(shù)方案。

1.2先用權(quán)抗辯，在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)。使用、許諾銷售、銷售上述情形下制造的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品的，也不視為侵犯專利權(quán)。

先用權(quán)抗辯是不視為侵權(quán)的抗辯，現(xiàn)有技術(shù)抗辯是不侵權(quán)抗辯；不視為侵權(quán)的抗辯屬于侵犯專利權(quán)的例外情形，其在專利權(quán)授權(quán)后的實(shí)施自由度要小于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的實(shí)施自由度，受到“僅在原有范圍”和“不能轉(zhuǎn)讓自己的在先實(shí)施技術(shù)”等限制。

二、公布日至授權(quán)公告日

發(fā)明專利的公布日至授權(quán)公告日即為臨時(shí)保護(hù)期，在發(fā)明專利申請(qǐng)公布后，授權(quán)公告日之前的實(shí)施行為，專利授權(quán)后的專利權(quán)人可以要求實(shí)施其發(fā)明的實(shí)施者支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用。其實(shí)施行為不屬于侵犯專利權(quán)的行為。

值得注意的是：

1、發(fā)明專利的申請(qǐng)公布日文本和授權(quán)公告文本保護(hù)范圍不一致的，實(shí)施者實(shí)施的技術(shù)方案僅落入其中一個(gè)保護(hù)范圍的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定在臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)未實(shí)施該發(fā)明。

2、專利權(quán)人對(duì)于實(shí)施者專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)實(shí)施其發(fā)明的行為并不享有請(qǐng)求停止實(shí)施的權(quán)利；在專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)制造、銷售、進(jìn)口被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實(shí)施行為，即使未經(jīng)專利權(quán)人許可，在專利授權(quán)后，實(shí)施者還可以繼續(xù)使用、許諾銷售、銷售該產(chǎn)品，即專利權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人對(duì)專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)制造、銷售、進(jìn)口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品的后續(xù)使用、許諾銷售、銷售。（后續(xù)不得再制造，僅限使用、和銷售已經(jīng)制造的庫(kù)存）。

3、若實(shí)施者既沒有支付適當(dāng)?shù)暮侠碣M(fèi)用也沒有明確表示愿意支付適當(dāng)費(fèi)用的，在專利授權(quán)公告日后，實(shí)施者在臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)已制造、進(jìn)口的產(chǎn)品，專利權(quán)人也可以依法主張要求實(shí)施者停止繼續(xù)使用、許諾銷售、銷售。

三、申請(qǐng)日至公布日

重點(diǎn)來(lái)了，從上分析可知，以發(fā)明專利為例，專利申請(qǐng)日→公布日→授權(quán)公告日，隨著時(shí)間的遞進(jìn)，專利權(quán)人的權(quán)利不斷加強(qiáng)，公眾的權(quán)利逐漸受到限制。根據(jù)法律舉重明輕原理，他人在申請(qǐng)日至公布日期間實(shí)施專利所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，不應(yīng)低于申請(qǐng)日之前實(shí)施應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，也不應(yīng)高于公布日至授權(quán)公告日期間所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

毫無(wú)疑問的是，在專利申請(qǐng)日至公布日，他人可以在該期間內(nèi)實(shí)施該技術(shù)方案，問題在于：

1、專利授權(quán)公告后，專利權(quán)人是否可以要求其就此期間的實(shí)施行為支付費(fèi)用？

2、在該期間實(shí)施該技術(shù)方案所生產(chǎn)的產(chǎn)品，制造者或銷售、購(gòu)買者（非普通消費(fèi)者）繼續(xù)銷售、許諾銷售或者使用的行為是否構(gòu)成侵權(quán)？是否應(yīng)當(dāng)禁止？

3、在專利授權(quán)公告后，他人是否可以繼續(xù)制造專利產(chǎn)品、使用該專利技術(shù)方案？

筆者的給出的答案如下：

一、不可以；從立法目的看，在專利申請(qǐng)日至公開日期間生產(chǎn)專利產(chǎn)品的責(zé)任應(yīng)低于或等于在專利公開日至授權(quán)日期間生產(chǎn)專利產(chǎn)品的責(zé)任。對(duì)于專利公開日至授權(quán)日期間生產(chǎn)產(chǎn)品所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，法律只規(guī)定支付使用費(fèi)，并未規(guī)定承擔(dān)停止侵權(quán)的責(zé)任。因此，對(duì)于專利申請(qǐng)日至公開日期間生產(chǎn)的產(chǎn)品，在專利授權(quán)日之后，對(duì)其進(jìn)行銷售或使用，不構(gòu)成侵權(quán)行為，也不應(yīng)向?qū)＠麢?quán)人支付費(fèi)用。只有這樣解釋，才符合法律舉重明輕的邏輯。

二、不構(gòu)成侵權(quán)，不應(yīng)當(dāng)禁止；在專利申請(qǐng)日至公開日期間生產(chǎn)的專利產(chǎn)品，如果在專利授權(quán)后，禁比其銷售或使用，勢(shì)必造成社會(huì)整體財(cái)產(chǎn)的浪費(fèi)。而如果允許其銷售或使用，則并不會(huì)妨礙《專利法》立法目的的實(shí)現(xiàn)，不會(huì)阻礙申請(qǐng)人申請(qǐng)專利，公開技術(shù)。相反，如果專利不盡早公開，就會(huì)影響專利申請(qǐng)人的利益，所以它會(huì)促進(jìn)專利申請(qǐng)人盡早公開專利，以期獲得保護(hù)。因此，在專利申請(qǐng)日至專利公開日期間生產(chǎn)的專利產(chǎn)品，生產(chǎn)者、銷售者或使用者在專利授權(quán)日后繼續(xù)銷售或使用，不構(gòu)成侵權(quán)行為，不承擔(dān)法律責(zé)任。

三、不可以，若他人繼續(xù)實(shí)施制造專利產(chǎn)品、使用專利技術(shù)；仍然構(gòu)成侵犯專利權(quán)；因?yàn)榇似陂g不足以構(gòu)成先用權(quán)，其享有的權(quán)利邊界應(yīng)當(dāng)?shù)陀谙扔脵?quán)抗辯的權(quán)利邊界，如前所述，先有權(quán)的抗辯是視為不侵權(quán)，是侵權(quán)行為的例外性規(guī)定，其在專利授權(quán)后的繼續(xù)實(shí)施受“僅在原有范圍”等重重限制；因此，舉輕以明重，在該期間內(nèi)，他人己經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者己經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，亦不能構(gòu)成先用權(quán)，在專利授權(quán)后，即使只在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造專利產(chǎn)品、使用專利技術(shù)的，仍構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為。

實(shí)用新型專利申請(qǐng)日至專利授權(quán)公告日期間等同于發(fā)明專利的專利申請(qǐng)日至公布日期間，相關(guān)責(zé)任亦相同。

四、應(yīng)對(duì)建議

市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，專利申請(qǐng)?zhí)峤缓笤賹a(chǎn)品鋪向市場(chǎng)，已經(jīng)是忍耐的極限了，如果等到專利授權(quán)后再將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，黃花菜都涼了；有些快消品，設(shè)計(jì)定型推向市場(chǎng)到其換季下架只有1-3個(gè)月的市場(chǎng)壽命，產(chǎn)品及時(shí)推向市場(chǎng)是商業(yè)經(jīng)營(yíng)的必然考量，但現(xiàn)在很多客戶的產(chǎn)品提交專利申請(qǐng)后一推向市場(chǎng)，急短的時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)上就不計(jì)其數(shù)的仿冒品出現(xiàn)，而此時(shí)專利申請(qǐng)尚未授權(quán)，維權(quán)無(wú)門；面對(duì)這種困境，有什么辦法呢？筆者有如下幾點(diǎn)建議：

一、做好商業(yè)秘密保護(hù)，普通公眾可能會(huì)知道專利是一種以公開換保護(hù)的規(guī)則制度，但不知道專利申請(qǐng)是一種跑馬圈地的技術(shù)博弈；打個(gè)比喻你需要保護(hù)的技術(shù)方案是一株人參，一位合格專業(yè)的專利代理人撰寫的專利文件會(huì)努力把生長(zhǎng)這株人參的山圍起來(lái)給你，相當(dāng)于專利文件公開的只是這座山里有株人參，而人參具體生長(zhǎng)在哪，最快到人參的路怎么走，掌握在你的手上。具體到實(shí)踐中，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拿著專利文件能做出產(chǎn)品，但做不出或者很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)做不出你們做的產(chǎn)品這么好；因此，在申請(qǐng)專利的同時(shí)，不可輕視對(duì)商業(yè)秘密保護(hù)，可以做以下幾點(diǎn)：提升員工知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，定期全員組織知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)，簽訂必要的保密協(xié)議和競(jìng)業(yè)協(xié)議，設(shè)置技術(shù)工藝的的涉密級(jí)別和員工權(quán)限級(jí)別，關(guān)鍵工序的生產(chǎn)線不同工位絕緣阻斷，防止串崗導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)線的工藝泄露，特殊生產(chǎn)車間做好保密措施，設(shè)置門禁管理，禁止拍照等。若他人的實(shí)施技術(shù)方案構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密，權(quán)利人可以以《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》對(duì)自己的技術(shù)請(qǐng)求保護(hù)。附帶說一句：雖然很多企業(yè)的知產(chǎn)貫標(biāo)都是為了拿政府補(bǔ)助，但GB/T29490-2013的知產(chǎn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)還是有不錯(cuò)的參考借鑒價(jià)值了，有條件的企業(yè)可以選擇性的推行。

二、供應(yīng)鏈管理，一個(gè)技術(shù)方案的完整實(shí)現(xiàn)，往往包括材料、模具等下游供應(yīng)鏈的支持，材料的規(guī)格選型、模具的調(diào)試磨合都是需要時(shí)間，也會(huì)影響到產(chǎn)品質(zhì)量；管理好自己的供應(yīng)鏈，盡量不要讓自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手知悉自己的下游供應(yīng)商；必要時(shí)和供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議和獨(dú)家供貨協(xié)議。以模具為例，避免自己花大價(jià)錢長(zhǎng)周期調(diào)試定型的模具，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手找到我們的模具供應(yīng)商，說：“我要一副和他們一樣的模具?！蹦＞吖?yīng)商說：“哎喲，你是找對(duì)人了，你是不知道啊，這副模具我們和他們調(diào)試返工了N個(gè)月才成功，終稿圖紙已經(jīng)成熟歸檔了，你再要一副的話圖紙拿來(lái)就能用，按給他的價(jià)算你7.5折，交期1個(gè)月....”

三、申請(qǐng)優(yōu)先審查，《專利優(yōu)先審查管理辦法》已經(jīng)于2017年8月1日起施行了，只要滿足必要的條件，專利申請(qǐng)或者專利復(fù)審案件都可以請(qǐng)求優(yōu)先審查，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)?jiān)趦蓚€(gè)月內(nèi)結(jié)案；發(fā)明專利申請(qǐng)?jiān)谒氖迦諆?nèi)發(fā)出第一次審查意見通知書，并在一年內(nèi)結(jié)案。遠(yuǎn)遠(yuǎn)縮短專利申請(qǐng)審查周期。

四、同時(shí)做版權(quán)登記，根據(jù)著作權(quán)法第三條的規(guī)定，產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖和工業(yè)產(chǎn)品外觀本身是受著作權(quán)法保護(hù)的，因此，對(duì)于一些外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品，作為權(quán)利人，可以在申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利的同時(shí)，做工業(yè)產(chǎn)品版權(quán)登記，版權(quán)登記加急1天即可以拿到版權(quán)登記證。在無(wú)法主張專利權(quán)時(shí)，可以對(duì)實(shí)施的他人主張著作權(quán)，著作權(quán)停止侵權(quán)的責(zé)任也包括停止使用和賠償損失。至于為什么既要申請(qǐng)專利又要申請(qǐng)版權(quán)登記，它們之間的區(qū)別是什么，感興趣的讀者可以移步筆者以前的兩篇文章《與轎車相似的玩具汽車構(gòu)成外觀專利侵權(quán)嗎？》和《外觀設(shè)計(jì)終止對(duì)其中圖片著作權(quán)的影響》。

五、巧用專利標(biāo)識(shí)，專利權(quán)人有權(quán)在其專利產(chǎn)品或者該產(chǎn)品的包裝上標(biāo)明專利標(biāo)識(shí)；專利標(biāo)識(shí)的作用可以在一定程度上威懾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，值得注意的是，《專利標(biāo)識(shí)標(biāo)注辦法》對(duì)如何標(biāo)示專利標(biāo)識(shí)有相應(yīng)規(guī)定，在專利授權(quán)前，按照《專利標(biāo)識(shí)標(biāo)注辦法》的規(guī)范使用標(biāo)識(shí)專利，威懾力不大，但違反該《辦法》的規(guī)定，會(huì)有相應(yīng)的懲罰措施，其中罰則中的“可以”是法官和執(zhí)法單位的可以根據(jù)實(shí)際個(gè)案情況自由裁量；所謂自由裁量就是HR常發(fā)的招聘信息，某某崗位，薪資5000-50000元/月，招聘企業(yè)可以自由裁量是5000元/月還是100000元/月，筆者言盡于此，以下會(huì)列明法條，以作風(fēng)險(xiǎn)告知。

五、專利標(biāo)識(shí)法律規(guī)范

專利標(biāo)識(shí)標(biāo)注辦法第五條　標(biāo)注專利標(biāo)識(shí)的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明下述內(nèi)容：

（一）采用中文標(biāo)明專利權(quán)的類別，例如中國(guó)發(fā)明專利、中國(guó)實(shí)用新型專利、中國(guó)外觀設(shè)計(jì)專利；

（二）國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)的專利號(hào)。

除上述內(nèi)容之外，可以附加其他文字、圖形標(biāo)記，但附加的文字、圖形標(biāo)記及其標(biāo)注方式不得誤導(dǎo)公眾。

專利標(biāo)識(shí)標(biāo)注辦法第六條　在依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品、該產(chǎn)品的包裝或者該產(chǎn)品的說明書等材料上標(biāo)注專利標(biāo)識(shí)的，應(yīng)當(dāng)采用中文標(biāo)明該產(chǎn)品系依照專利方法所獲得的產(chǎn)品。

專利標(biāo)識(shí)標(biāo)注辦法第七條　專利權(quán)被授予前在產(chǎn)品、該產(chǎn)品的包裝或者該產(chǎn)品的說明書等材料上進(jìn)行標(biāo)注的，應(yīng)當(dāng)采用中文標(biāo)明中國(guó)專利申請(qǐng)的類別、專利申請(qǐng)?zhí)?，并?biāo)明“專利申請(qǐng)，尚未授權(quán)”字樣。

專利標(biāo)識(shí)標(biāo)注辦法第八條 專利標(biāo)識(shí)的標(biāo)注不符合本辦法第五條、第六條或者第七條規(guī)定的，由管理專利工作的部門責(zé)令改正。

專利標(biāo)識(shí)標(biāo)注不當(dāng)，構(gòu)成假冒專利行為的，由管理專利工作的部門依照專利法第六十三條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

專利法第六十三條 假冒專利的，除依法承擔(dān)民事責(zé)任外，由管理專利工作的部門責(zé)令改正并予公告，沒收違法所得，可以并處違法所得四倍以下的罰款；沒有違法所得的，可以處二十萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

專利法實(shí)施細(xì)則第八十四條 下列行為屬于專利法第六十三條規(guī)定的假冒專利的行為：

（一）在未被授予專利權(quán)的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識(shí)，專利權(quán)被宣告無(wú)效后或者終止后繼續(xù)在產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識(shí)，或者未經(jīng)許可在產(chǎn)品或者產(chǎn)品包裝上標(biāo)注他人的專利號(hào)；

（二）銷售本條第（一）項(xiàng)所述產(chǎn)品；

（三）在產(chǎn)品說明書等材料中將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)稱為專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)，將專利申請(qǐng)稱為專利，或者未經(jīng)許可使用他人的專利號(hào)，使公眾將所涉及的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)；

（四）偽造或者變?cè)鞂＠C書、專利文件或者專利申請(qǐng)文件；

（五）其他使公眾混淆，將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)的行為。

專利權(quán)終止前依法在專利產(chǎn)品、依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識(shí)，在專利權(quán)終止后許諾銷售、銷售該產(chǎn)品的，不屬于假冒專利行為。

銷售不知道是假冒專利的產(chǎn)品，并且能夠證明該產(chǎn)品合法來(lái)源的，由管理專利工作的部門責(zé)令停止銷售，但免除罰款的處罰。

刑法第二百一十六條　【假冒專利罪】假冒他人專利，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

PS：因考慮到文章篇幅，文中提及的若干要點(diǎn)并未全部展開，如現(xiàn)有技術(shù)抗辯具體比對(duì)規(guī)范；享有先用權(quán)抗辯的條件和限制；優(yōu)先審查的要求和具體流程；為什么既要申請(qǐng)專利又要申請(qǐng)版權(quán)登記，外觀專利和著作權(quán)之間的區(qū)別和聯(lián)系；歡迎添加筆者微信一起溝通探討。

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