從審查意見(jiàn)通知書的角度談申請(qǐng)文件中技術(shù)方案的撰寫

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原標(biāo)題：從審查意見(jiàn)通知書的角度談申請(qǐng)文件中技術(shù)方案的撰寫

審查員是從公眾角度出發(fā)，希望找到能夠盡可能多地公開獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案。如果審查員并未找到實(shí)質(zhì)公開獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案，那么可能審查員基于對(duì)申請(qǐng)文件的理解，找到能夠“字面公開”獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案。本文討論了如何根據(jù)審查意見(jiàn)通知書中“字面公開”的評(píng)述意見(jiàn)，來(lái)指導(dǎo)代理師對(duì)申請(qǐng)文件的撰寫和答復(fù)，以形成質(zhì)量較高的專利申請(qǐng)。

背景介紹

依據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，無(wú)論是發(fā)明專利、實(shí)用型專利還是外觀設(shè)計(jì)專利，專利管理部門進(jìn)行審查后，都會(huì)將審查意見(jiàn)的結(jié)果（即審查意見(jiàn)通知書）通知申請(qǐng)人。尤其是針對(duì)發(fā)明專利在實(shí)審過(guò)程中下發(fā)的審查意見(jiàn)通知書，常常涉及技術(shù)方案的創(chuàng)造性問(wèn)題，這也是專利代理師在答復(fù)審查意見(jiàn)通知書過(guò)程中碰到的最常見(jiàn)的問(wèn)題。

關(guān)于如何爭(zhēng)取創(chuàng)造性，代理師都應(yīng)當(dāng)知道是爭(zhēng)辯本申請(qǐng)的技術(shù)方案（主要是指代理師自己認(rèn)為的區(qū)別技術(shù)特征）和對(duì)比文件公開的技術(shù)方案不同。至于如何爭(zhēng)辯不同，則主要是爭(zhēng)辯技術(shù)方案未被對(duì)比文件公開，不是公知常識(shí)，且具有意料不到的效果。

然而，在面對(duì)二者（即本申請(qǐng)和對(duì)比文件）的技術(shù)方案確實(shí)比較接近時(shí)，最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是代理師如何利用二者的差異性進(jìn)行意見(jiàn)陳述，這樣才可能說(shuō)服審查員，以使本申請(qǐng)的技術(shù)方案具有授權(quán)前景。筆者不才，答復(fù)過(guò)一些涉及電學(xué)領(lǐng)域和機(jī)械領(lǐng)域關(guān)于創(chuàng)造性問(wèn)題的審查意見(jiàn)通知書，在答復(fù)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)：上面提及的差異性是可以從審查意見(jiàn)通知書中隱含察覺(jué)到的。

知曉了這個(gè)差異性，有利于提高代理師在撰寫階段的撰寫水平，即將申請(qǐng)文件的技術(shù)方案盡可能地細(xì)化表述，如此方便后續(xù)代理師將因這些細(xì)化表述產(chǎn)生的差異性的技術(shù)特征補(bǔ)入到獨(dú)立權(quán)利要求中，從而提高專利的授權(quán)率。當(dāng)然，這個(gè)發(fā)現(xiàn)也許眾多經(jīng)驗(yàn)豐富代理師早已發(fā)現(xiàn)并熟練地掌握了解決方式，即便如此，筆者也想在本文談?wù)勛约旱南嚓P(guān)看法。若有表述不當(dāng)之處，還望海涵。

案例演繹

（一）本申請(qǐng)的技術(shù)方案介紹

技術(shù)背景

在對(duì)生物質(zhì)進(jìn)行氣化時(shí)，由于生物質(zhì)的能流密度較煤炭低，且生物質(zhì)中含有大量的揮發(fā)分，氣化過(guò)程中的熱解段容易產(chǎn)生焦油。

發(fā)明構(gòu)思

在爐體內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流件，一方面可以使生物質(zhì)燃料更加順暢地向下流動(dòng)，另一方面也可以使下部熱量沿導(dǎo)流件向上傳遞，進(jìn)而使得更多的下部熱量向上傳遞，從而可進(jìn)一步防止生物質(zhì)燃料結(jié)焦。

具體方案

從審查意見(jiàn)通知書的角度談申請(qǐng)文件中技術(shù)方案的撰寫

圖1

從審查意見(jiàn)通知書的角度談申請(qǐng)文件中技術(shù)方案的撰寫

圖2

參見(jiàn)圖1和圖2，裝置包括爐體100，生物質(zhì)燃料從進(jìn)料口1進(jìn)入爐體100內(nèi)部后向下移動(dòng)，氣化劑從爐柵21進(jìn)入爐體100內(nèi)部后向上移動(dòng)。爐體100內(nèi)設(shè)置有中心管3，生物質(zhì)燃料氣化產(chǎn)生的可燃?xì)怏w經(jīng)由中心管3排出爐體100。爐體100內(nèi)還設(shè)置有導(dǎo)流件4，生物質(zhì)燃料5能沿導(dǎo)流件4由上至下流動(dòng)。

在說(shuō)明書中描述導(dǎo)流件4的細(xì)節(jié)方案包括：（1）導(dǎo)流件4設(shè)置有多個(gè)第一通孔43。在生物質(zhì)燃料5和氣化劑在逆流相遇時(shí)，通過(guò)在導(dǎo)流件4上設(shè)置的第一通孔43，可使生物質(zhì)燃料5和氣化劑接觸的機(jī)會(huì)大大增加。（2）導(dǎo)流件4設(shè)置于爐體100的內(nèi)壁上，例如通過(guò)焊接的方式將導(dǎo)流件4固定于爐體100的內(nèi)壁上。導(dǎo)流件4沿爐體100徑向方向上的尺寸為爐體100的內(nèi)徑的5%-20%，如此可使生物質(zhì)燃料5向下移動(dòng)地更為順暢。（3）導(dǎo)流件4由上至下為連續(xù)且螺旋設(shè)置的方式，如此可保證生物質(zhì)燃料5向下移動(dòng)的連貫性，即不會(huì)產(chǎn)生太多的阻力。（4）導(dǎo)流件4具有多個(gè)朝向第一方向F1設(shè)置的第一螺旋段41和朝向第二方向F2設(shè)置的第二螺旋段42，第一方向F1和第二方向F2不同向。如此可使生物質(zhì)燃料5和氣化劑在導(dǎo)流件4上的混合程度更加均勻，即增加了二者的混亂程度。

（二）第一次審查意見(jiàn)通知書的介紹

對(duì)比文件1公開了爐體、中心管等基礎(chǔ)部件的方案，未公開導(dǎo)流件相關(guān)的區(qū)別技術(shù)特征。對(duì)比文件2（請(qǐng)參見(jiàn)圖3）公開了第一導(dǎo)料機(jī)構(gòu)21和第二導(dǎo)料機(jī)構(gòu)22，其中：第一導(dǎo)料機(jī)構(gòu)21，具有第一導(dǎo)料口3和至少一將物料導(dǎo)入第一導(dǎo)料口3的第一傾斜面211；第二導(dǎo)料機(jī)構(gòu)22，與爐體1內(nèi)壁之間形成一允許物料通過(guò)的第二導(dǎo)料口4；第一導(dǎo)料口3和第二導(dǎo)料口4交錯(cuò)設(shè)置，形成物料由固體進(jìn)料口11運(yùn)動(dòng)至固體出料口12的通道。

審查員認(rèn)為：對(duì)比文件2給出了氣化爐內(nèi)部設(shè)置導(dǎo)料機(jī)構(gòu)可以使得氣化劑與固體物料的接觸更加均勻，進(jìn)一步提高物料的轉(zhuǎn)化率的技術(shù)啟示。而本領(lǐng)域已知，物料的轉(zhuǎn)化率提高的同時(shí)，氣化反應(yīng)會(huì)更加完全，可以減少物料的結(jié)焦。在此基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)采用對(duì)比文件2教導(dǎo)的導(dǎo)料機(jī)構(gòu)結(jié)合于對(duì)比文件1的中，得到獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案。

從審查意見(jiàn)通知書的角度談申請(qǐng)文件中技術(shù)方案的撰寫

圖3

（三）第一次意見(jiàn)陳述的介紹

根據(jù)筆者對(duì)本申請(qǐng)和對(duì)比文件2的理解，可以明顯的知道二者所公開的導(dǎo)流件的結(jié)構(gòu)和作用均不同，即對(duì)比文件2實(shí)際上確實(shí)公開的是獨(dú)立權(quán)利要求中對(duì)導(dǎo)流件限定的范圍，但是并未公開具體的細(xì)節(jié)方案。因此，筆者對(duì)上述的細(xì)節(jié)方案進(jìn)行分析，確定出細(xì)節(jié)方案（3）和（4）的創(chuàng)造性高度比較明顯，故將細(xì)節(jié)方案（3）和（4）補(bǔ)入原獨(dú)立權(quán)利要求中，形成新的技術(shù)方案。

然后，筆者針對(duì)細(xì)節(jié)方案（3）和（4），與對(duì)比文件2公開的導(dǎo)流件相關(guān)方案進(jìn)行區(qū)別的意見(jiàn)陳述，主要陳述效果作用不同、結(jié)構(gòu)不同，因此對(duì)比文件2并未公開細(xì)節(jié)方案（3）和（4）。

（四）第二次審查意見(jiàn)通知書的介紹

審查員認(rèn)可筆者的爭(zhēng)辯理由。

不過(guò)，審查員在二通引用了一篇對(duì)比文件3，對(duì)比文件3（請(qǐng)參見(jiàn)圖4）公開了在熱解氣化爐的爐體內(nèi)壁設(shè)置螺旋落料通道使得物料可以沿螺旋落料通道從上至下流動(dòng)，螺旋落料通道由上至下且連續(xù)設(shè)置；爐膛內(nèi)壁上帶通風(fēng)微孔的螺旋落料通道可保證各處均燃燒充分、均勻。對(duì)比文件3給出了在氣化爐內(nèi)壁設(shè)置螺旋結(jié)構(gòu)的導(dǎo)流件的技術(shù)啟示，其結(jié)構(gòu)與本申請(qǐng)一樣，均是由上至下為連續(xù)且螺旋設(shè)置，因此公開了獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案。

從審查意見(jiàn)通知書的角度談申請(qǐng)文件中技術(shù)方案的撰寫

圖4

（五）第二次意見(jiàn)陳述的介紹

筆者認(rèn)真分析了對(duì)比文件3的技術(shù)方案后，認(rèn)可審查員的評(píng)述邏輯。即主要是對(duì)比文件3“字面公開”了由上至下為連續(xù)且螺旋設(shè)置的導(dǎo)流件。但實(shí)質(zhì)上而言，二者的導(dǎo)流件的作用和結(jié)構(gòu)也并非完全相同，理由是：對(duì)比文件3的導(dǎo)流件是用于進(jìn)料和出料的，且該導(dǎo)流件為全封閉結(jié)構(gòu)；而本申請(qǐng)的導(dǎo)流件是用來(lái)防止物料在爐體頂部進(jìn)入爐內(nèi)后發(fā)生堵塞或者換熱不均勻的，且該導(dǎo)流件為開放式結(jié)構(gòu)，即具有朝向四周的螺旋狀表面。

在審查員下發(fā)的二通可以看出，審查員就是基于公眾的角度，逐漸地查找能夠盡可能公開（或“字面公開”，即公開了獨(dú)立權(quán)利要求的字面上的技術(shù)方案）獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案的對(duì)比文件。基于筆者的經(jīng)驗(yàn)，如果二通不進(jìn)行修改，只陳述爭(zhēng)辯理由，則駁回的可能性將會(huì)很高。那么如何進(jìn)行修改，才能將本申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍可以和審查員找到的對(duì)比文件具有一定的區(qū)分度，這也是筆者在本文想和各位看官分享的。

還依稀記得，筆者在入行的時(shí)候，筆者的指導(dǎo)老師和我說(shuō)過(guò)，要盡可能地將發(fā)明人提供的技術(shù)方案細(xì)化表達(dá)，比如描述一顆長(zhǎng)了梨的蘋果樹（此處想表達(dá)的是這個(gè)蘋果樹是具有新穎性的），通常代理人可能想到的描述方式為一顆蘋果樹上長(zhǎng)了梨，而描述最得當(dāng)?shù)姆绞絼t不僅僅要描述這顆蘋果樹長(zhǎng)了梨，還要描述這個(gè)梨的品種（即為了表明是所有的梨都能長(zhǎng)在這顆蘋果樹上嗎？）、這個(gè)梨的其它屬性，比如大小、顏色、生長(zhǎng)周期等。這么做的方式就是為了審查員假如找到了公開一顆蘋果樹的對(duì)比文件1和公開梨可以長(zhǎng)在桃樹（或其它非梨樹）上的對(duì)比文件2，那么審查員就可以結(jié)合對(duì)比文件1和對(duì)比文件2來(lái)評(píng)述我們這顆蘋果樹的創(chuàng)造性。而上述我們說(shuō)的還要描述梨的品種和其它屬性，就是為了出現(xiàn)這個(gè)情況時(shí)，我們能夠與審查員進(jìn)行更好的爭(zhēng)辯。

基于對(duì)技術(shù)方案更細(xì)化的表達(dá)，筆者在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，在撰寫說(shuō)明書時(shí)記載過(guò)這樣一個(gè)技術(shù)特征：導(dǎo)流件兩側(cè)的表面均為朝向四周的螺旋狀，其中，導(dǎo)流件兩側(cè)的表面為分別與生物質(zhì)燃料和氣化劑相對(duì)的表面。從這一技術(shù)特征可以看出，本申請(qǐng)的技術(shù)方案可以充分地與審查員找的對(duì)比文件區(qū)分開，因此筆者將該技術(shù)特征補(bǔ)入到獨(dú)立權(quán)利要求，既對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行了修改，又對(duì)與對(duì)比文件公開的技術(shù)方案進(jìn)行了更好的區(qū)分。

基于上述分析，筆者的陳述理由（以下為簡(jiǎn)述后的陳述理由）如下：

首先，對(duì)比文件1和對(duì)比文件3的進(jìn)料方式不同，存在結(jié)合障礙。

其次，即便能夠結(jié)合，結(jié)合后的方案仍然為對(duì)比文件3的導(dǎo)流件，對(duì)比文件3的結(jié)構(gòu)和作用也與獨(dú)立權(quán)利要求的區(qū)別技術(shù)特征不同，其中：結(jié)構(gòu)的不同在于，本申請(qǐng)的導(dǎo)流件兩側(cè)的表面均為朝向四周的螺旋狀，導(dǎo)流件兩側(cè)的表面為分別與生物質(zhì)燃料和氣化劑相對(duì)的表面，而對(duì)比文件3的導(dǎo)流件為封閉式結(jié)構(gòu)；作用的不同在于，本申請(qǐng)的導(dǎo)流件的作用為防止物料在爐體頂部進(jìn)入爐內(nèi)后發(fā)生堵塞或者換熱不均勻，對(duì)比文件3的導(dǎo)流件的作用為用于進(jìn)料和出料。

最后，筆者為了更清楚地向?qū)彶閱T表明二者的結(jié)構(gòu)不同，特地引用了一個(gè)DNA結(jié)構(gòu)（請(qǐng)參見(jiàn)圖5），即說(shuō)明圖2的導(dǎo)流件結(jié)構(gòu)和圖5的DNA結(jié)構(gòu)相似，從而增加了與對(duì)比文件3的導(dǎo)流件結(jié)構(gòu)進(jìn)行區(qū)分的爭(zhēng)辯力度。當(dāng)然，這個(gè)類似DNA結(jié)構(gòu)的想法在筆者撰寫時(shí)并未發(fā)現(xiàn)，否則將類似于DNA結(jié)構(gòu)的表述添加到說(shuō)明書中也是非常好的結(jié)構(gòu)描述方式。

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圖5

總結(jié)

經(jīng)過(guò)了第二次意見(jiàn)陳述，審查員認(rèn)可了筆者的爭(zhēng)辯理由，該案也得到了授權(quán)。從上文的分析，筆者想和各位看官分享的是：審查員是從公眾角度出發(fā)，希望找到能夠盡可能多地公開獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案。如果審查員并未找到實(shí)質(zhì)公開獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案，那么可能審查員基于對(duì)申請(qǐng)文件的理解，找到能夠“字面公開”獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案。例如，上述案例中審查員找到的對(duì)比文件2和對(duì)比文件3，都是公開了不同階段的獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案。

但是實(shí)際上，審查員和代理師都明白二者的技術(shù)方案并不相同，那么審查員利用對(duì)比文件2和對(duì)比文件3進(jìn)行評(píng)述的潛臺(tái)詞是：就目前階段的獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，是不具有授權(quán)前景的，需要代理師進(jìn)行進(jìn)一步地限縮式修改。代理師在知曉了這一潛臺(tái)詞后，那么對(duì)應(yīng)的爭(zhēng)辯理由也自然能夠說(shuō)服審查員。

話又說(shuō)回來(lái)，在知曉這一潛臺(tái)詞后，如何能夠在不超范圍的前提下進(jìn)行限縮式修改，是需要代理師在撰寫階段就要對(duì)本申請(qǐng)的技術(shù)方案進(jìn)行細(xì)化表達(dá)，盡可能地覆蓋多個(gè)描述角度，這樣才能撰寫出一份授權(quán)率高、穩(wěn)定性高的專利申請(qǐng)。

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供稿：北京格允知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從審查意見(jiàn)通知書的角度談申請(qǐng)文件中技術(shù)方案的撰寫（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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