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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：胡?；?北京市鑄成律師事務所 顧問 商標代理人
馬媛 北京市鑄成律師事務所 律師
魯琪 北京市鑄成律師事務所 商標代理人助理
原標題：商標共存協議的接受度趨勢淺析
商標共存是指兩個不同的市場主體使用相似或者相同的商標進行商品或服務的營銷而不必然干擾商業(yè)活動的情形。本文就近期商標共存協議在商標駁回復審案件中被商標行政和司法機構所接受程度的動態(tài)趨勢進行分析，力圖通過對趨勢的了解及時作出適應調整，最大程度地維護商標注冊申請人的利益。
近年來，隨著公眾知識產權保護意識的增強，我國商標申請量呈井噴式增長。截至2021年底，我國有效商標注冊量為3724萬件。[1]在先申請/注冊商標的增多，意味著商標申請中遇到近似商標阻礙的概率升高，同時注冊高顯著性商標難度越來越大。因此，商標共存協議作為一種用時較短、操作便捷的方案正在被商標申請人廣泛應用和選擇。本文就近期商標共存協議在商標駁回復審案件中被商標行政和司法機構所接受程度的動態(tài)趨勢進行分析，力圖通過對趨勢的了解及時作出適應調整，最大程度地維護商標注冊申請人的利益。
一、商標共存協議的理論基礎和制度基礎
根據世界知識產權組織（WIPO）的報告，商標共存是指兩個不同的市場主體使用相似或者相同的商標進行商品或服務的營銷而不必然干擾商業(yè)活動的情形。[2]實踐中，商標協議共存的主要體現為相同/近似商標雙方簽署的共存協議或在先商標權利人出具的商標共存同意書等形式。（為便于敘述，以下將“商標共存協議”及“商標共存同意書”統(tǒng)稱為“商標共存協議”）
商標權作為知識產權的重要組成部分，屬于民事財產權利，具有私權屬性。在私權沖突的情形下，權利人可根據意思自治原則對自身權益進行處分，同時當事人對自身權益作出的合法處分應予以充分尊重。但與此同時，保護消費者利益是《商標法》的立法目的之一。在實踐中為避免消費者對商標及商品/服務來源的混淆誤認，損害相關消費者權益，相關機構對近似商標共存協議往往采用較為審慎的審查標準。
一方面，商標審查中對商標共存協議的認可和接受，是對商標權利人私權處分和消費者權益保護權衡的結果，是民法意思自治原則的延伸，也是市場經濟自由發(fā)展的需要。另一方面，商標共存協議在商標審查中發(fā)揮的作用也體現了對商標是否具有混淆可能的判斷是應該以審查員的判斷為準還是以市場主體的判斷為準。[3]考慮到市場主體出于保護自身權益和商業(yè)運行的目的，對混淆可能性的判斷標準往往高于審查員的判斷標準，因此，其考量后的理性判斷和處分，應該給予尊重和認可。
在我國，商標共存協議雖缺乏明確的法律規(guī)定，實踐中卻一直在進行不斷探索和完善?！渡虡嗽u審規(guī)則》第八條：“在商標評審期間，當事人有權依法處分自己的商標權和與商標評審有關的權利。在不損害社會公共利益、第三方權利的前提下，當事人之間可以自行或者經調解以書面方式達成和解?！辟x予了商標共存協議存在的基礎。
2018年7月，北京市高級人民法院民三庭發(fā)布的《當前知識產權審判中需要注意的若干法律問題（2018）》的文章中，針對知識產權審判實踐中共存協議問題提出了指導意見，即：在不存在損害公共利益、故意規(guī)避法律等情形下，“共存協議”、“同意書”可以作為初步排除混淆的依據，但是若引證商標與申請商標的商標標志相同或基本相同的，且使用在同一種或類似商品上，則不能僅以引證商標權利人同意為由準予申請商標注冊。
2019年4月15日，北京市高級人民法院在《商標授權確權行政案件審理指南》明確了商標共存協議的屬性，即：“判斷訴爭商標與引證商標是否構成近似商標，共存協議可以作為排除混淆的初步證據”。同時明確規(guī)定了共存協議的形式要件及法律效果等問題，并對共存協議的法律效果，做出了如下限定：“引證商標與訴爭商標的商標標志相同或者基本相同，且使用在相同或者類似商品上的，不能僅以共存協議為依據，準予訴爭商標的注冊申請。引證商標與訴爭商標的商標標志近似，使用在相同或者類似商品上，引證商標權利人出具共存協議的，在無其他證據證明訴爭商標與引證商標的共存足以導致相關公眾對商品來源發(fā)生混淆的情況下，可以認定訴爭商標與引證商標不構成近似商標。”
二、商標審查實務中相關機構對商標共存協議的接受程度變化趨勢
（一）商標駁回復審行政階段國家知識產權局審查趨勢
在國家知識產權局（以下簡稱“國知局”）審理階段，不同于以往“在獲得共存協議且無其他證據表明存在混淆的可能性或共存協議會對公共利益造成損害的情況下，共存協議通常會被作為排除混淆的初步證據予以采信”，國知局在近期對商標共存協議進行審查時，接受度呈更為謹慎之態(tài)度。除了如
（第53410252號）和
（第18835023號）這種涉及近似度極高的兩商標的共存協議不被接受外，也不乏
（第50632829號）和
（第23308019號）這類商標整體仍有一定區(qū)分度的相關同意書。
在對2021年第四季度國知局作出并公開的656件商標駁回復審決定書的初步統(tǒng)計中[4]，僅有64件案件國知局作出了有利于商標申請人的決定或接受共存協議，接受比例僅為約10%。其中，36件案件國知局直接評述并以共存協議為基礎排除了引證商標作為障礙，其余案件中則未對共存協議進行評述而是認定了申請商標與引證商標不近似性。
值得注意的是，在申請商標和引證商標的所有人為關聯公司的情況下，鑒于兩個商標使用中所累積的商譽實際歸屬于同一家主體，對于相關的共存協議通?？梢耘懦嚓P公眾混淆的可能性，從而直接予以認定。然而，上述統(tǒng)計案件中，有35件案件涉及申請商標和引證商標所有人為關聯主體的情形。其中，僅有10件案件國知局對相應的共存協議予以認定。如第51932107號
申請商標的所有人為“新周刊（廣州）新媒體發(fā)展有限公司”，與第46741987號
引證商標的所有人廣東新周刊雜志社有限公司實為關聯公司，國知局仍認定“在案共存同意書不能排除相關消費者混淆或誤認”，從而更多考量了“保護消費者利益這一《商標法》的立法宗旨”，對涉案共存協議不予采納。
類似的情況出現在在前案中國知局曾對相同標樣的兩個商標在類似商品/服務上的共存協議予以認定，在更新商標號重新提交的共存協議中，國知局卻以“不能排除相關公眾對服務提供者產生混淆的可能性”，不予認可。如第53661918號
申請商標與第13156679號
引證商標的相關共存協議，并未因第41335252號
商標中相關共存協議曾被接受，而被同等對待。
關于商標共存協議不被接受的理由，總結大致可分為如下三類：
（1）造成市場混淆可能性高——申請商標和引證商標完全相同或高度近似，且商品或服務相同或高度關聯，審查員認為兩商標共存于市場，易使相關公眾對商品或服來源產生混淆或誤認。商標共存協議無法排除混淆可能性，出于保護消費者的目的，不予認可。
（2）程序瑕疵——國內商標權利人的共存協議未經公證，或域外商標權利人的共存協議未完成公證認證程序。
（3）商標權利人主體瑕疵——出具共存協議的并非商標所有人或商標經過轉讓等程序，出具商標共存協議的并非商標的現所有人。
（二）商標駁回復審案件司法階段法院的認可度情況
2021年全年共有約85例商標駁回復審行政訴訟案件涉及共存協議的認定問題。[5]其中，50件判決接受了商標共存協議，在司法階段對商標共存協議的接受比例達到了約60%。[6]此比例遠高于國知局接受的比例（10%）。因此，即使在國知局階段不被接受的商標共存協議，司法階段尚有較大比例可別接受。
整體而言，除非共存協議中的涉案商標基本相同或高度近似，如第G1408732號
和第G664921號
商標【（2020）京行終5883號】，第41104419號
和第6146277號
商標【（2021）京73行初7188號】，在兩商標存在一定的區(qū)分度時，商標共存協議通常予以認可，如第34379993號
商標和第1111644號
商標。另外，雖然涉案商標文字構成相同，但如果雙方商標的設計區(qū)分度高且商標的所有人商業(yè)領域關聯性小，目前的司法中仍有對相關的共存協議予以認定的可能性，如第19230293號
商標和第6275769號
商標【（2020）京行終4525號】。
對于司法判例中不予接受共存協議的理由，通常分為以下幾類：
（1）引起消費者混淆誤認的可能性——法院雖然認可商標專用權具有私權屬性，但是商標法在保障生產、經營者利益的同時，亦需保障消費者的利益。在申請商標與引證商標高度近似、顯著識別文字部分完全相同或僅有細微差別時，在隔離比對的狀態(tài)下，相關公眾以一般注意力無法區(qū)分，使用在相同或類似商品/服務上易使相關公眾對商品/服務的來源產生誤認。在此種情況下，如果考慮到商標共存協議的因素允許商標注冊，將會損害共存關系的利害關系人之一—消費者的利益，因此，共存協議書不能作為排除申請商標與引證商標共存可能會造成相關公眾混淆誤認的決定因素。
（2）提交的證據存在程序瑕疵——與行政階段國知局的要求相似，申請商標與引證商標的商標共存協議需要完成公證、認證等程序。未經公證認證程序的共存協議存在效力瑕疵，法院可能對其真實性不予認可。
（3）共存同意書形式要件存在瑕疵——在（2020）京行終7245號案件的行政判決書中，因共存協議附加了如下條件：“本協議為商標共存協議，假設行政部門或者司法最終認定本協議各方所涉商標構成市場混淆，則本協議失去共存法律基礎”，法院認為該協議為附條件的共存協議，因此不予接受。在（2020）京73行初9418號二審判決中，法院認為原告所提交的商標共存同意書缺乏必要的形式要件，無法證明簽字人有權簽署同意書，因形式要件存在瑕疵，法院未接受該同意書。
由上述數據及案例可知，在雙方商標高度近似或相同、商標核定使用的商品或服務亦相同或高度關聯的情況下，考慮到商標共存可能造成的市場混淆的風險，為維護相關消費者的利益避免消費者對商品或服務來源的誤認，國家知識產權局及法院均對于商標共存協議的采信和接受度呈現不同程度的收緊趨勢。其中，在國知局的駁回復審階段想要依靠共存協議克服引證商標的概率，進一步降低。
三、商標申請人的應對之策
盡管近期國知局對商標共存協議的審查采用更為嚴格、謹慎的態(tài)度，考慮到商標在申請人正常的生產經營活動中扮演的重要角色，為克服引證商標獲得商標注冊并在其商業(yè)領域內安全使用，商標共存協議仍可作為一種有效的策略和手段進行應用，并在國知局對共存協議不予認可的情況下進一步通過法院爭取對相關共存協議進行審查，以便最終獲得商標注冊。
除雙方商標完全相同或顯著部分基本相同的情形外，獲得商標共存協議仍為目前克服引證商標并獲得商標注冊的重要方式之一，在實踐中應發(fā)揮其重要作用。
然而，在共存協議是否會作為排除引證商標的證據進行審查時，除了共存協議中涉及商標的近似性影響對共存協議的接受和認可之外，我們特從以上提及案件中總結出如下幾點注意之處供參考，以防出現在努力拿到共存協議后，因為近似性認定之外的因素導致共存協議不被認可的“悲慘”結果。
1.共存協議的公證/公證認證程序
根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定（2019）》中規(guī)定，域外形成的涉及身份關系的證據，應當經所在國公證機關證明并經我國駐該國使領館認證，或者履行我國與該所在國訂立的有關條約中規(guī)定的證明手續(xù)。
實務中，為保障申請人提交的商標共存協議的真實性，國家知識產權局或法院均要求域外主體出具的共存協議需完成公證認證手續(xù)，而國內主體的共存協議則需進行公證，并提交公證/公證認證后的原件。因而，商標共存協議是否完成相應的公證認證手續(xù)對于該共存協議是否被采信存在著重要影響。第49666879、G1530560及47174519號等商標的駁回復審裁定中，國家知識產權局均因商標共存協議未完成公證認證程序，認為商標共存協議存在瑕疵；在第（2021）京73行初1570號案件（涉案商標：第G1431852號
商標）的一審判決中，北京知識產權法院也因為商標共存協議未經公證認證而不予認可其效力。
2.明確商標的具體信息及商標權利人等信息
根據《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第15.11條“共存協議的形式要件”中要求，引證商標權利人應以書面形式同意訴爭商標申請注冊，明確載明訴爭商標的具體信息。
因而共存協議中需載明雙方商標信息，確認商標權利人，否則共存協議有不被接受的風險。例如，第48571032號商標的駁回復審裁定中，國知局認為申請人提交的《商標共存同意書》并非本案引證商標權利人出具，故對于該證據不予認可。第49536992號商標的駁回復審裁定中，國知局認為申請人提交的引證商標權利人出具的與第37075072號商標共存同意書，雖然申請商標與該商標文字相同，但并非是引證商標權利人同意與本案申請商標共存的同意書，因此該同意書未被接受。
3.附條件或者附期限的共存協議一般不予采信
根據《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第15.11條“共存協議的形式要件”規(guī)定：附條件或者附期限的共存協議一般不予采信。廣州依妙實業(yè)有限公司訴國家知識產權局關于第26227742號商標駁回復審案件即為此種情況，一審及二審【二審案號：（2020）京行終7245號】均因為共存協議附帶條件而未被接受。
4.域外主體出具的共存協議需同時附證明簽字人有簽字權的相關文件
在（2020）京73行初9418號駁回復審行政糾紛案件（涉案商標：第36565468號
商標）的一審判決中，北京知識產權法院即指出原告所提交的商標共存同意書缺乏必要的形式要件，無法證明簽字人有權簽署同意書，因而對原告提交的商標共存同意書未予以認可。這同時也提醒相關商標申請人和代理機構，在獲取相關共存協議時，為滿足法院的相關要求，最好同時請求引證商標所有人出具相關的證明共存協議簽字人有簽字權限的文件，并盡快完成公證認證。該份文件在近來國知局關于共存協議的認可度趨于嚴格的前提下，變得尤為重要。
實踐中，對于商標所有人為外國公司或外國自然人的，除需要提供共存協議的公證認證件原件以外，在行政訴訟階段往往要求提供證明簽字人有權簽署該共存協議的證明文件作為補充。關于簽字權的證明文件，不同國家和地區(qū)存在不同的規(guī)定和要求。對此，北京市律協于2021年4月發(fā)布了《北京涉外知識產權案件立案簽字權證明文件律師指引》，對美國部分州、英國、法國、德國、意大利、日本、韓國、澳大利亞等國家和地區(qū)對應的簽字權證明文件進行了介紹，可以此為參考。[7]
另外，在雙方商標相同或基本相同、且商業(yè)領域沖突的情況下，即使達成商標共存協議，考慮到雙方商標共存造成市場混淆并損害相關消費者權益風險，無論是國家知識產權局還是法院對此類商標共存協議接受度均較低。此時，通過商標共存協議克服阻礙并獲得商標注冊難度較大。若要在短期內克服引證商標，也可以靈活考慮通過談判轉讓引證商標或通過談判刪除沖突服務/商品項等方式，采用多元方式化解權利沖突，如（2020）京73行初9026號案件中，鑒于涉案商標第37868840號
商標和第38032374號
商標完全相同，在從引證商標所有人處取得同意書的同時，原告三得利控股株式會社著手將引證商標轉讓至其名下，并最終通過商標轉讓方式克服了引證商標并獲得了商標注冊。
注釋：
[1]數據來源：中華人民共和國國務院新聞辦公室http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/47673/47698/zy47702/Document/1718808/1718808.htm
[2]WIPO MAGAZINE “IP and Business: Trademark Coexistence” November 2006
[3]薛潔.商標共存制度初探，.電子知識產權，2010(08)：67-69+75.
[4]數據來源：摩知輪。筆者僅統(tǒng)計裁定作出時間為2021年9月28日至2021年12月3日，其中已排除申請人主張跟引證商標權利人協商商標共存，但截止審理時并未提交證明商標共存的有效書面證明材料的情形。
[5]2021年全年涉及共存協議的行政訴訟為94件，其中9件商標無效宣告案件未統(tǒng)計在內。商標無效宣告行政訴訟中，有8件案例法院接受共存協議，僅1件不接受。
[6]排除一例因程序瑕疵不予認定的一審判決，申請人于二審中補強證據，包含該案二審程序共計84件駁回復審行政訴訟。
[7]北京市律師協會：北京涉外知識產權案件立案簽字權證明文件律師指引。https://www.beijinglawyers.org.cn/cac/1620718599259.htm
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：胡海花 北京市鑄成律師事務所 顧問 商標代理人
馬媛 北京市鑄成律師事務所 律師
魯琪 北京市鑄成律師事務所 商標代理人助理
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：商標共存協議的接受度趨勢淺析 （點擊標題查看原文）
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