從一起商標侵權(quán)案看我國對服務(wù)商標的保護

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【小D導讀】

近年來，服務(wù)商標的社會價值日益凸顯，只把商品商標列入《刑法》保護范圍不僅不符合保護服務(wù)商標的國際趨勢和TRIPS 協(xié)議，也不符合我國《商標法》的規(guī)定。對于嚴重的服務(wù)商標侵權(quán)行為，只進行行政處罰而不進行刑事處罰，與其嚴重的社會危害后果明顯不相適應(yīng)。

案　情

2014年7月，上海市工商局檢查總隊接到中國銀聯(lián)股份有限公司（以下簡稱中國銀聯(lián)）關(guān)于A公司冒充銀聯(lián)公司開展業(yè)務(wù)活動的舉報。上海市工商局檢查總隊第四支隊迅速行動，會同上海市公安經(jīng)偵總隊及閘北經(jīng)偵支隊，對位于閘北區(qū)虬江路1000號某大廈15樓進行現(xiàn)場檢查。與此同時，重慶市、山東省、湖北省三地工商部門和公安部門協(xié)同開展了聯(lián)合檢查行動，分別對轄區(qū)內(nèi)的相關(guān)涉案單位展開調(diào)查。

經(jīng)查，A公司未經(jīng)允許擅自在其經(jīng)營場所招牌、員工工號牌、名片、宣傳資料、POS機等載體上使用“銀聯(lián)”和“UnionPay銀聯(lián)”標識，并以“中國銀聯(lián)上海分公司”的名義偽造授權(quán)書。從2014年初至案發(fā)短短幾個月時間內(nèi)，A公司在上海利用銀聯(lián)名義發(fā)展各類商戶334家，共收取商戶押金996400元。為推廣POS收單業(yè)務(wù)，A公司違規(guī)套用低扣率，偽造虛假商戶和商戶信息，將大量餐娛類、一般類等高扣率商戶交易套用低扣率的民生類及封頂類（如批發(fā)類）商戶交易。

上海市工商局檢查總隊認為，A公司的行為違反了《商標法》第五十七條第（一）項和《商標法》第四條第二款的規(guī)定，構(gòu)成侵犯注冊商標專用權(quán)的違法行為。根據(jù)《商標法》第六十條的規(guī)定，責令當事人立即停止侵權(quán)行為，罰款6萬余元。

爭　議

本案中的銀聯(lián)不是一般商標侵權(quán)案中的商品商標，而是服務(wù)商標。在查辦案件過程中，執(zhí)法人員在3個方面存在不同意見。

1.服務(wù)商標是否屬于《刑法》中商標犯罪的對象？

一種觀點認為，服務(wù)商標屬于《刑法》中商標犯罪的對象。在《商標法》中，關(guān)于商品商標的規(guī)定同樣適用于服務(wù)商標，從立法一致性的角度考慮，既然《商標法》將二者等同對待，《刑法》中針對商品商標的犯罪同樣適用于服務(wù)商標。

另一種觀點認為，服務(wù)商標不屬于《刑法》中商標犯罪的對象?！缎谭ā返诙僖皇龡l和第二百一十四條明文規(guī)定，假冒注冊商標罪和銷售假冒注冊商標的犯罪對象是商品商標。我國實行嚴格的罪刑法定原則，禁止類推，不能將《刑法》中未規(guī)定的服務(wù)商標等同于商品商標一并保護。

2.A公司的行為是否屬于對銀聯(lián)商標的合理使用？

一種觀點認為，A公司的行為屬于對銀聯(lián)商標的合理使用。在本案中，A公司確實向部分商戶和消費者提供了中國銀聯(lián)的金融服務(wù)。國家工商總局商標局《關(guān)于保護服務(wù)商標若干問題的意見》第七條規(guī)定，他人正常使用服務(wù)行業(yè)慣用的標志，以及以正常方式使用商號（字號）、姓名、地名、服務(wù)場所名稱，表示服務(wù)特點，對服務(wù)事項進行說明等，不構(gòu)成侵犯服務(wù)商標專用權(quán)行為，但具有明顯不正當競爭意圖的除外。

另一種觀點認為，A公司的行為不屬于對中國銀聯(lián)商標的合理使用，因為A公司具有明顯的不正當競爭意圖，是惡意使用注冊商標。

3.圍繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接是否屬于A公司構(gòu)成商標侵權(quán)的必要條件？

中國銀聯(lián)是我國目前唯一的跨行交易清算組織，傳統(tǒng)的跨行交易模式是收單—轉(zhuǎn)接—清算，即收單機構(gòu)將相關(guān)交易信息發(fā)送至中國銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)，轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)再將該交易信息發(fā)送至發(fā)卡行進行授權(quán)應(yīng)答。繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接是指，收單機構(gòu)直接與各發(fā)卡銀行聯(lián)系，繞開中國銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)進行交易。

一種觀點認為，繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接是A公司構(gòu)成商標侵權(quán)的必要條件。如果A公司并未繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接即最終通過中國銀聯(lián)進行轉(zhuǎn)接清算，實際上還是提供了中國銀聯(lián)的金融服務(wù)，此時A公司使用中國銀聯(lián)注冊商標，應(yīng)當被認為是商標的合理使用而非侵權(quán)行為。

另一種觀點認為，繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接不是A公司構(gòu)成商標侵權(quán)的必要條件。中國銀聯(lián)從未授權(quán)A公司使用其注冊商標，在未獲得商標權(quán)利人許可的情況下，不管A公司是否繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接、是否通過中國銀聯(lián)進行清算轉(zhuǎn)接，只要其使用了中國銀聯(lián)的注冊商標，就侵犯了中國銀聯(lián)的商標專用權(quán)。

評　析

（一）服務(wù)商標不屬于《刑法》中商標犯罪的對象

我國《刑法》明確規(guī)定了假冒注冊商標罪和銷售假冒注冊商標的犯罪對象是商品商標。根據(jù)《刑法》第二百一十三條的規(guī)定，未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，構(gòu)成假冒注冊商標罪。根據(jù)《刑法》第二百一十四條的規(guī)定，銷售明知是假冒注冊商標的商品，銷售金額數(shù)額較大的，構(gòu)成銷售假冒注冊商標的商品罪。

根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，具有法定情形的，屬于《刑法》第二百一十三條規(guī)定的情節(jié)嚴重，應(yīng)當以假冒注冊商標罪論處。該《解釋》第二條規(guī)定，銷售明知是假冒注冊商標的商品，銷售金額在5萬元以上的，屬于《刑法》第二百一十四條規(guī)定的數(shù)額較大。由此可見，兩高的司法解釋將假冒注冊商標罪和銷售假冒注冊商標的犯罪對象限定為商品商標。

罪刑法定原則是我國《刑法》的基本原則之一，其基本含義就是法無明文規(guī)定不為罪，法無名文規(guī)定不處罰。罪刑法定原則要求禁止類推解釋，因此不能依據(jù)《商標法》第四條第二款“本法有關(guān)商品商標的規(guī)定，適用于服務(wù)商標”和第六十七條“未經(jīng)商標注冊人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，構(gòu)成犯罪的，除賠償被侵權(quán)人的損失外，依法追究刑事責任”的規(guī)定，認為服務(wù)商標屬于《刑法》中商標犯罪的對象。

值得注意的是，服務(wù)商標雖然目前未納入我國《刑法》的保護體系，但筆者認為修改《刑法》第二百一十三條、第二百一十四條，將服務(wù)商標同樣作為商標犯罪的對象已經(jīng)迫在眉睫。近年來，服務(wù)商標的社會價值日益凸顯，只把商品商標列入《刑法》保護范圍不僅不符合保護服務(wù)商標的國際趨勢和TRIPS 協(xié)議，也不符合我國《商標法》的規(guī)定。對于嚴重的服務(wù)商標侵權(quán)行為，只進行行政處罰而不進行刑事處罰，與其嚴重的社會危害后果明顯不相適應(yīng)。

（二）A公司的行為不屬于對中國銀聯(lián)商標的合理使用

商標的合理使用是指行為人可以在一定條件下使用商標權(quán)人的商標，不構(gòu)成侵權(quán)也不必支付任何對價的行為。目前，我國知識產(chǎn)權(quán)制度中的合理使用主要用于著作權(quán)和專利權(quán)領(lǐng)域，在商標權(quán)領(lǐng)域還處于發(fā)展階段，我國《商標法》對商標合理使用尚未明確規(guī)定。

《商標法》第五十九條對商標合理使用作出了原則性規(guī)定。該條規(guī)定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。國家工商總局《關(guān)于保護服務(wù)商標若干問題的意見》第七條規(guī)定，他人正常使用服務(wù)行業(yè)慣用的標志，以及以正常方式使用商號（字號）、姓名、地名、服務(wù)場所名稱，表示服務(wù)特點，對服務(wù)事項進行說明等，不構(gòu)成侵犯服務(wù)商標專用權(quán)行為，但具有明顯不正當競爭意圖的除外。

首次提出并使用“商標合理使用”的機構(gòu)是北京高院。2004年北京高院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》規(guī)定，商標合理使用應(yīng)當具備以下構(gòu)成要件：使用出于善意，不是作為商標使用，使用只是為了說明或者描述自己的商品或者服務(wù)，使用不會造成相關(guān)公眾的混淆、誤認。下列行為，可以認定為商標合理使用行為：使用注冊商標中所含有的本商品的通用名稱、圖形、型號的，使用注冊商標中直接表示或者服務(wù)的性質(zhì)、用途、質(zhì)量、主要原料、種類及其他特征的標志的，規(guī)范使用自己的企業(yè)名稱及其字號的，使用自己所在地的地名的，其他可以認定為商標合理使用的行為。2006年北京高法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》改變了2004年解答中的商標合理使用構(gòu)成要件，刪掉第四點“使用不會造成相關(guān)公眾的混淆、誤認”。

關(guān)于商標合理使用的構(gòu)成要件，我國法律和司法解釋沒有明確規(guī)定。北京高院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》對商標合理使用的構(gòu)成要件的更改，說明業(yè)界對何為商標合理使用有諸多爭議，但無論是2004年還是2006年的解答，都把“使用出于善意”放在構(gòu)成要件的首位，其重要程度可見一斑。另外，國家工商總局《關(guān)于保護服務(wù)商標若干問題的意見》第七條列舉了不構(gòu)成侵犯服務(wù)商標專用權(quán)的行為，同時該條有一個特別規(guī)定，即“具有明顯不正當競爭意圖的除外”。

在本案中，辦案人員認為A公司偽造中國銀聯(lián)上海分公司印章，使用偽造的授權(quán)書開展POS機布點業(yè)務(wù)，其主觀惡性顯而易見，不符合善意使用的原則。此外，A公司在其經(jīng)營場所招牌、員工工號牌、名片、宣傳資料等載體上使用“銀聯(lián)”和“UnionPay銀聯(lián)”標識，也超出為推廣的POS機而必需使用的范圍。因而，A公司的行為不是對銀聯(lián)商標的正當使用。

（三）繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接不是本案中A公司構(gòu)成商標侵權(quán)的必要條件

本案中，A公司推廣的POS機提供的跨行交易服務(wù)中，只有一部分是繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接的，剩下的交易并未繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，即A公司確實向部分商戶和消費者提供了中國銀聯(lián)的金融服務(wù)。辦案人員認為，中國銀聯(lián)從未授權(quán)A公司使用其注冊商標，也未授權(quán)其合作方允許A公司使用銀聯(lián)注冊商標。在未獲得商標權(quán)利人許可的情況下，即使A公司并未繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，交易最終通過中國銀聯(lián)進行清算轉(zhuǎn)接，只要該公司使用了中國銀聯(lián)的注冊商標，就侵犯了中國銀聯(lián)的商標專用權(quán)。

正如前文所述，A公司對銀聯(lián)商標的使用并非正當使用，缺乏構(gòu)成侵權(quán)行為的抗辯事由。因此，繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接不是本案中A公司構(gòu)成商標侵權(quán)的必要條件。A公司未經(jīng)允許，擅自在其經(jīng)營場所的招牌、員工的工號牌、名片、宣傳資料、POS機等載體上使用“銀聯(lián)”和“UnionPay銀聯(lián)”標識的行為已構(gòu)成商標侵權(quán)。

案件影響

本案是上海市工商局檢查總隊查辦的首起金融領(lǐng)域服務(wù)商標侵權(quán)案。通過本案，工商部門有效地規(guī)范了銀行卡收單市場秩序，維護了金融業(yè)務(wù)涉及的上游機構(gòu)、收單機構(gòu)、商戶及刷卡消費者的多方利益。

一是規(guī)范了銀行卡收單行業(yè)的金融秩序。辦案機關(guān)以本案為抓手。協(xié)助中國銀聯(lián)對虛假商戶及商戶虛假信息進行了清理，有效地消除了銀行卡收單行業(yè)的不安全因素，規(guī)范了銀行卡收單行業(yè)的金融秩序。

二是保護了商戶的知情權(quán)及商戶、消費者的資金安全。A公司使用銀聯(lián)名義開展經(jīng)營活動，導致接受其POS收單業(yè)務(wù)的商戶對服務(wù)來源產(chǎn)生誤解，侵犯了商戶的知情權(quán)。

三是保護了當事人收取的商戶押金的安全。A公司以中國銀聯(lián)的名義與商戶簽訂服務(wù)協(xié)議，約定收取商戶POS機押金1500元至4000元不等，并分兩年返還。截至案發(fā)時，當事人共發(fā)展商戶334家，收取商戶押金996400元。由于當事人未取得中國銀聯(lián)的任何授權(quán)，也非收單機構(gòu)授權(quán)的外包機構(gòu)，該筆押金存在一定風險。目前，A公司已將部分商戶的押金悉數(shù)退回。

四是保護了銀聯(lián)注冊商標專用權(quán)。A公司以中國銀聯(lián)的名義在上海開展POS收單業(yè)務(wù)，該公司還在其經(jīng)營場所的招牌、員工的工號牌、名片、宣傳資料等載體上使用“銀聯(lián)”和“UnionPay銀聯(lián)”標識，不僅導致相關(guān)公眾對服務(wù)來源產(chǎn)生混淆誤認，還侵犯了中國銀聯(lián)的注冊商標專用權(quán)。案件辦結(jié)后，中國銀聯(lián)專門發(fā)函給國家工商總局和上海市工商局，感謝工商部門對此案的迅速妥善處理。

來源：中國工商報作者：楊超 ? 陳夢旎（上海市工商局）編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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