先申請專利再銷售，就萬無一失了嗎？

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作者：羅賢水浙江杭知橋律師事務(wù)所知產(chǎn)律師（實(shí)習(xí)）/專利代理人

原標(biāo)題：先申請專利再銷售，就萬無一失了嗎？

代理人和代理機(jī)構(gòu)往往會建議或者要求客戶在專利申請?zhí)峤缓笤黉N售其產(chǎn)品，因?yàn)槿绻麑＠跈?quán)后，其保護(hù)期限是從專利申請日開始計算的。但專利申請?zhí)峤缓笤黉N售該產(chǎn)品，這樣就萬無一失了嗎？

眾所周知，如果一個產(chǎn)品、技術(shù)方案或設(shè)計在提交專利申請前，已經(jīng)在市場中銷售或公開，嚴(yán)重的后果是專利申請可能會因在先公開而無法授權(quán)，或者即使專利申請僥幸通過審核獲得授權(quán)后，在之后的專利維權(quán)中，因?qū)＠南忍烊毕?，有很大可能專利會被無效或被訴者提現(xiàn)有技術(shù)抗辯不侵權(quán)的風(fēng)險。

因此，代理人和代理機(jī)構(gòu)往往會建議或者要求客戶在專利申請?zhí)峤缓笤黉N售其產(chǎn)品，因?yàn)槿绻麑＠跈?quán)后，其保護(hù)期限是從專利申請日開始計算的。

但專利申請?zhí)峤缓笤黉N售該產(chǎn)品，這樣就萬無一失了嗎？

筆者認(rèn)為，答案是否定的。

我們知道，發(fā)明專利最晚自申請日起滿18個月公布，發(fā)明申請至結(jié)案一般2-3年；實(shí)用新型審核周期7-14個月；外觀設(shè)計專利審核周期一般3-6個月。那么在專利申請日至授權(quán)公開期間，他人的實(shí)施行為是否構(gòu)成侵權(quán)？應(yīng)當(dāng)承擔(dān)怎樣的法律責(zé)任？專利申請人應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對呢？

在專利的申請日至公布日（發(fā)明專利）和專利的申請日至授權(quán)公告日（實(shí)用新型和外觀設(shè)計）期間，他人未經(jīng)允許實(shí)施專利的行為是否應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任，《專利法》并沒有明文規(guī)定。就此問題，筆者站在專利申請人的角度，簡要分析其中的維權(quán)風(fēng)險和可施行的應(yīng)對措施。

《專利法》中有幾個時間點(diǎn)對專利權(quán)人和公眾的權(quán)利義務(wù)關(guān)系有重大影響；在不同的時間，他人未經(jīng)許可，實(shí)施專利，均需要承擔(dān)其相應(yīng)的法律責(zé)任。

對于發(fā)明專利，這幾個時間點(diǎn)分別為申請日、公布日和授權(quán)公告日；

對于實(shí)用新型和外觀設(shè)計專利，這幾個時間點(diǎn)為申請日和授權(quán)公告日；

在申請日前、申請公布日至授權(quán)公告日（發(fā)明專利）、授權(quán)公告日后的他人實(shí)施行為，相關(guān)法律皆有明文規(guī)定，因此筆者僅做簡要概述。

一、申請日以前

1.1現(xiàn)有技術(shù)抗辯，現(xiàn)有技術(shù)是指專利申請日前已經(jīng)公開的技術(shù)，若實(shí)施人所實(shí)施的技術(shù)方案落入了專利權(quán)的保護(hù)范圍，但現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，實(shí)施人的行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)，實(shí)施人可以自由的實(shí)施該技術(shù)方案。

1.2先用權(quán)抗辯，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)。使用、許諾銷售、銷售上述情形下制造的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品的，也不視為侵犯專利權(quán)。

先用權(quán)抗辯是不視為侵權(quán)的抗辯，現(xiàn)有技術(shù)抗辯是不侵權(quán)抗辯；不視為侵權(quán)的抗辯屬于侵犯專利權(quán)的例外情形，其在專利權(quán)授權(quán)后的實(shí)施自由度要小于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的實(shí)施自由度，受到“僅在原有范圍”和“不能轉(zhuǎn)讓自己的在先實(shí)施技術(shù)”等限制。

二、公布日至授權(quán)公告日

發(fā)明專利的公布日至授權(quán)公告日即為臨時保護(hù)期，在發(fā)明專利申請公布后，授權(quán)公告日之前的實(shí)施行為，專利授權(quán)后的專利權(quán)人可以要求實(shí)施其發(fā)明的實(shí)施者支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用。其實(shí)施行為不屬于侵犯專利權(quán)的行為。

值得注意的是：

1、發(fā)明專利的申請公布日文本和授權(quán)公告文本保護(hù)范圍不一致的，實(shí)施者實(shí)施的技術(shù)方案僅落入其中一個保護(hù)范圍的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定在臨時保護(hù)期內(nèi)未實(shí)施該發(fā)明。

2、專利權(quán)人對于實(shí)施者專利臨時保護(hù)期內(nèi)實(shí)施其發(fā)明的行為并不享有請求停止實(shí)施的權(quán)利；在專利臨時保護(hù)期內(nèi)制造、銷售、進(jìn)口被訴侵權(quán)產(chǎn)品的實(shí)施行為，即使未經(jīng)專利權(quán)人許可，在專利授權(quán)后，實(shí)施者還可以繼續(xù)使用、許諾銷售、銷售該產(chǎn)品，即專利權(quán)人無權(quán)禁止他人對專利臨時保護(hù)期內(nèi)制造、銷售、進(jìn)口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品的后續(xù)使用、許諾銷售、銷售。（后續(xù)不得再制造，僅限使用、和銷售已經(jīng)制造的庫存）。

3、若實(shí)施者既沒有支付適當(dāng)?shù)暮侠碣M(fèi)用也沒有明確表示愿意支付適當(dāng)費(fèi)用的，在專利授權(quán)公告日后，實(shí)施者在臨時保護(hù)期內(nèi)已制造、進(jìn)口的產(chǎn)品，專利權(quán)人也可以依法主張要求實(shí)施者停止繼續(xù)使用、許諾銷售、銷售。

三、申請日至公布日

重點(diǎn)來了，從上分析可知，以發(fā)明專利為例，專利申請日→公布日→授權(quán)公告日，隨著時間的遞進(jìn)，專利權(quán)人的權(quán)利不斷加強(qiáng)，公眾的權(quán)利逐漸受到限制。根據(jù)法律舉重明輕原理，他人在申請日至公布日期間實(shí)施專利所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，不應(yīng)低于申請日之前實(shí)施應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，也不應(yīng)高于公布日至授權(quán)公告日期間所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

毫無疑問的是，在專利申請日至公布日，他人可以在該期間內(nèi)實(shí)施該技術(shù)方案，問題在于：

1、專利授權(quán)公告后，專利權(quán)人是否可以要求其就此期間的實(shí)施行為支付費(fèi)用？

2、在該期間實(shí)施該技術(shù)方案所生產(chǎn)的產(chǎn)品，制造者或銷售、購買者（非普通消費(fèi)者）繼續(xù)銷售、許諾銷售或者使用的行為是否構(gòu)成侵權(quán)？是否應(yīng)當(dāng)禁止？

3、在專利授權(quán)公告后，他人是否可以繼續(xù)制造專利產(chǎn)品、使用該專利技術(shù)方案？

筆者的給出的答案如下：

一、不可以；從立法目的看，在專利申請日至公開日期間生產(chǎn)專利產(chǎn)品的責(zé)任應(yīng)低于或等于在專利公開日至授權(quán)日期間生產(chǎn)專利產(chǎn)品的責(zé)任。對于專利公開日至授權(quán)日期間生產(chǎn)產(chǎn)品所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，法律只規(guī)定支付使用費(fèi)，并未規(guī)定承擔(dān)停止侵權(quán)的責(zé)任。因此，對于專利申請日至公開日期間生產(chǎn)的產(chǎn)品，在專利授權(quán)日之后，對其進(jìn)行銷售或使用，不構(gòu)成侵權(quán)行為，也不應(yīng)向?qū)＠麢?quán)人支付費(fèi)用。只有這樣解釋，才符合法律舉重明輕的邏輯。

二、不構(gòu)成侵權(quán)，不應(yīng)當(dāng)禁止；在專利申請日至公開日期間生產(chǎn)的專利產(chǎn)品，如果在專利授權(quán)后，禁比其銷售或使用，勢必造成社會整體財產(chǎn)的浪費(fèi)。而如果允許其銷售或使用，則并不會妨礙《專利法》立法目的的實(shí)現(xiàn)，不會阻礙申請人申請專利，公開技術(shù)。相反，如果專利不盡早公開，就會影響專利申請人的利益，所以它會促進(jìn)專利申請人盡早公開專利，以期獲得保護(hù)。因此，在專利申請日至專利公開日期間生產(chǎn)的專利產(chǎn)品，生產(chǎn)者、銷售者或使用者在專利授權(quán)日后繼續(xù)銷售或使用，不構(gòu)成侵權(quán)行為，不承擔(dān)法律責(zé)任。

三、不可以，若他人繼續(xù)實(shí)施制造專利產(chǎn)品、使用專利技術(shù)；仍然構(gòu)成侵犯專利權(quán)；因?yàn)榇似陂g不足以構(gòu)成先用權(quán)，其享有的權(quán)利邊界應(yīng)當(dāng)?shù)陀谙扔脵?quán)抗辯的權(quán)利邊界，如前所述，先有權(quán)的抗辯是視為不侵權(quán)，是侵權(quán)行為的例外性規(guī)定，其在專利授權(quán)后的繼續(xù)實(shí)施受“僅在原有范圍”等重重限制；因此，舉輕以明重，在該期間內(nèi)，他人己經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者己經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，亦不能構(gòu)成先用權(quán)，在專利授權(quán)后，即使只在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造專利產(chǎn)品、使用專利技術(shù)的，仍構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為。

實(shí)用新型專利申請日至專利授權(quán)公告日期間等同于發(fā)明專利的專利申請日至公布日期間，相關(guān)責(zé)任亦相同。

四、應(yīng)對建議

市場瞬息萬變，專利申請?zhí)峤缓笤賹a(chǎn)品鋪向市場，已經(jīng)是忍耐的極限了，如果等到專利授權(quán)后再將產(chǎn)品推向市場，黃花菜都涼了；有些快消品，設(shè)計定型推向市場到其換季下架只有1-3個月的市場壽命，產(chǎn)品及時推向市場是商業(yè)經(jīng)營的必然考量，但現(xiàn)在很多客戶的產(chǎn)品提交專利申請后一推向市場，急短的時間內(nèi)市場上就不計其數(shù)的仿冒品出現(xiàn)，而此時專利申請尚未授權(quán)，維權(quán)無門；面對這種困境，有什么辦法呢？筆者有如下幾點(diǎn)建議：

一、做好商業(yè)秘密保護(hù)，普通公眾可能會知道專利是一種以公開換保護(hù)的規(guī)則制度，但不知道專利申請是一種跑馬圈地的技術(shù)博弈；打個比喻你需要保護(hù)的技術(shù)方案是一株人參，一位合格專業(yè)的專利代理人撰寫的專利文件會努力把生長這株人參的山圍起來給你，相當(dāng)于專利文件公開的只是這座山里有株人參，而人參具體生長在哪，最快到人參的路怎么走，掌握在你的手上。具體到實(shí)踐中，競爭對手拿著專利文件能做出產(chǎn)品，但做不出或者很長時間內(nèi)做不出你們做的產(chǎn)品這么好；因此，在申請專利的同時，不可輕視對商業(yè)秘密保護(hù)，可以做以下幾點(diǎn)：提升員工知識產(chǎn)權(quán)意識，定期全員組織知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)，簽訂必要的保密協(xié)議和競業(yè)協(xié)議，設(shè)置技術(shù)工藝的的涉密級別和員工權(quán)限級別，關(guān)鍵工序的生產(chǎn)線不同工位絕緣阻斷，防止串崗導(dǎo)致整個生產(chǎn)線的工藝泄露，特殊生產(chǎn)車間做好保密措施，設(shè)置門禁管理，禁止拍照等。若他人的實(shí)施技術(shù)方案構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密，權(quán)利人可以以《反不正當(dāng)競爭法》對自己的技術(shù)請求保護(hù)。附帶說一句：雖然很多企業(yè)的知產(chǎn)貫標(biāo)都是為了拿政府補(bǔ)助，但GB/T29490-2013的知產(chǎn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)還是有不錯的參考借鑒價值了，有條件的企業(yè)可以選擇性的推行。

二、供應(yīng)鏈管理，一個技術(shù)方案的完整實(shí)現(xiàn)，往往包括材料、模具等下游供應(yīng)鏈的支持，材料的規(guī)格選型、模具的調(diào)試磨合都是需要時間，也會影響到產(chǎn)品質(zhì)量；管理好自己的供應(yīng)鏈，盡量不要讓自己的競爭對手知悉自己的下游供應(yīng)商；必要時和供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議和獨(dú)家供貨協(xié)議。以模具為例，避免自己花大價錢長周期調(diào)試定型的模具，競爭對手找到我們的模具供應(yīng)商，說：“我要一副和他們一樣的模具?！蹦＞吖?yīng)商說：“哎喲，你是找對人了，你是不知道啊，這副模具我們和他們調(diào)試返工了N個月才成功，終稿圖紙已經(jīng)成熟歸檔了，你再要一副的話圖紙拿來就能用，按給他的價算你7.5折，交期1個月....”

三、申請優(yōu)先審查，《專利優(yōu)先審查管理辦法》已經(jīng)于2017年8月1日起施行了，只要滿足必要的條件，專利申請或者專利復(fù)審案件都可以請求優(yōu)先審查，實(shí)用新型和外觀設(shè)計專利申請?jiān)趦蓚€月內(nèi)結(jié)案；發(fā)明專利申請?jiān)谒氖迦諆?nèi)發(fā)出第一次審查意見通知書，并在一年內(nèi)結(jié)案。遠(yuǎn)遠(yuǎn)縮短專利申請審查周期。

四、同時做版權(quán)登記，根據(jù)著作權(quán)法第三條的規(guī)定，產(chǎn)品設(shè)計圖和工業(yè)產(chǎn)品外觀本身是受著作權(quán)法保護(hù)的，因此，對于一些外觀設(shè)計產(chǎn)品，作為權(quán)利人，可以在申請外觀設(shè)計專利的同時，做工業(yè)產(chǎn)品版權(quán)登記，版權(quán)登記加急1天即可以拿到版權(quán)登記證。在無法主張專利權(quán)時，可以對實(shí)施的他人主張著作權(quán)，著作權(quán)停止侵權(quán)的責(zé)任也包括停止使用和賠償損失。至于為什么既要申請專利又要申請版權(quán)登記，它們之間的區(qū)別是什么，感興趣的讀者可以移步筆者以前的兩篇文章《與轎車相似的玩具汽車構(gòu)成外觀專利侵權(quán)嗎？》和《外觀設(shè)計終止對其中圖片著作權(quán)的影響》。

五、巧用專利標(biāo)識，專利權(quán)人有權(quán)在其專利產(chǎn)品或者該產(chǎn)品的包裝上標(biāo)明專利標(biāo)識；專利標(biāo)識的作用可以在一定程度上威懾競爭對手，值得注意的是，《專利標(biāo)識標(biāo)注辦法》對如何標(biāo)示專利標(biāo)識有相應(yīng)規(guī)定，在專利授權(quán)前，按照《專利標(biāo)識標(biāo)注辦法》的規(guī)范使用標(biāo)識專利，威懾力不大，但違反該《辦法》的規(guī)定，會有相應(yīng)的懲罰措施，其中罰則中的“可以”是法官和執(zhí)法單位的可以根據(jù)實(shí)際個案情況自由裁量；所謂自由裁量就是HR常發(fā)的招聘信息，某某崗位，薪資5000-50000元/月，招聘企業(yè)可以自由裁量是5000元/月還是100000元/月，筆者言盡于此，以下會列明法條，以作風(fēng)險告知。

五、專利標(biāo)識法律規(guī)范

專利標(biāo)識標(biāo)注辦法第五條　標(biāo)注專利標(biāo)識的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明下述內(nèi)容：

（一）采用中文標(biāo)明專利權(quán)的類別，例如中國發(fā)明專利、中國實(shí)用新型專利、中國外觀設(shè)計專利；

（二）國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)的專利號。

除上述內(nèi)容之外，可以附加其他文字、圖形標(biāo)記，但附加的文字、圖形標(biāo)記及其標(biāo)注方式不得誤導(dǎo)公眾。

專利標(biāo)識標(biāo)注辦法第六條　在依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品、該產(chǎn)品的包裝或者該產(chǎn)品的說明書等材料上標(biāo)注專利標(biāo)識的，應(yīng)當(dāng)采用中文標(biāo)明該產(chǎn)品系依照專利方法所獲得的產(chǎn)品。

專利標(biāo)識標(biāo)注辦法第七條　專利權(quán)被授予前在產(chǎn)品、該產(chǎn)品的包裝或者該產(chǎn)品的說明書等材料上進(jìn)行標(biāo)注的，應(yīng)當(dāng)采用中文標(biāo)明中國專利申請的類別、專利申請?zhí)枺?biāo)明“專利申請，尚未授權(quán)”字樣。

專利標(biāo)識標(biāo)注辦法第八條 專利標(biāo)識的標(biāo)注不符合本辦法第五條、第六條或者第七條規(guī)定的，由管理專利工作的部門責(zé)令改正。

專利標(biāo)識標(biāo)注不當(dāng)，構(gòu)成假冒專利行為的，由管理專利工作的部門依照專利法第六十三條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

專利法第六十三條 假冒專利的，除依法承擔(dān)民事責(zé)任外，由管理專利工作的部門責(zé)令改正并予公告，沒收違法所得，可以并處違法所得四倍以下的罰款；沒有違法所得的，可以處二十萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

專利法實(shí)施細(xì)則第八十四條 下列行為屬于專利法第六十三條規(guī)定的假冒專利的行為：

（一）在未被授予專利權(quán)的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，專利權(quán)被宣告無效后或者終止后繼續(xù)在產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，或者未經(jīng)許可在產(chǎn)品或者產(chǎn)品包裝上標(biāo)注他人的專利號；

（二）銷售本條第（一）項(xiàng)所述產(chǎn)品；

（三）在產(chǎn)品說明書等材料中將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計稱為專利技術(shù)或者專利設(shè)計，將專利申請稱為專利，或者未經(jīng)許可使用他人的專利號，使公眾將所涉及的技術(shù)或者設(shè)計誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計；

（四）偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件；

（五）其他使公眾混淆，將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計的行為。

專利權(quán)終止前依法在專利產(chǎn)品、依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，在專利權(quán)終止后許諾銷售、銷售該產(chǎn)品的，不屬于假冒專利行為。

銷售不知道是假冒專利的產(chǎn)品，并且能夠證明該產(chǎn)品合法來源的，由管理專利工作的部門責(zé)令停止銷售，但免除罰款的處罰。

刑法第二百一十六條　【假冒專利罪】假冒他人專利，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

PS：因考慮到文章篇幅，文中提及的若干要點(diǎn)并未全部展開，如現(xiàn)有技術(shù)抗辯具體比對規(guī)范；享有先用權(quán)抗辯的條件和限制；優(yōu)先審查的要求和具體流程；為什么既要申請專利又要申請版權(quán)登記，外觀專利和著作權(quán)之間的區(qū)別和聯(lián)系；歡迎添加筆者微信一起溝通探討。

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